Post on 17-Aug-2015
Alma Mater Studiorum
Gestione della Proprietà Intellettuale
e forme di ricerca collaborativa
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Università di Bologna
Giuseppe Conti
updated to September 2011
1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)
Indice
Il contesto _ ALMA MATER STUDIORUM
5 Campuses based in Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini and one decentralized location in Buenos Aires
About 83.000 students enrolled, making this university one of the largest in Italy (A.Y. 2009/10)
23 Faculties, 69 Departments, 20 Research Centres, 220 degree programmes activated
51 PhD/Doctoral degree programmes, 70 Master's degree programmes, 52 higher training courses
3.098 permanent teachers and researchers, 3.151 TA units, some 2.000 contract teachers and over 2.200 contract collaborators involved to a varying extent in research activities
Il contesto _MULTI-CAMPUS
• The multi-campus system of Alma Mater in the Romagna region - created in 2001 - is today considered a model for decentralization, allowing for deployment of learning opportunities and activation of a stable research activity across the territory.
• About 28% of the first-year students enrolled in the A.Y. 2009/10 chose Romagna campuses
• 934.000 sqm surface area assigned to teaching, scientific and cultural activities distributed among the 5 Campuses
1. IRT (Integrated Research Teams)– Science and technology of cultural heritage– Agro/food– Social economy and civil society
2. CRR (Centers for Research Resources)– Animal Research Facilities (sharing of facilities for animal
research)– BioFarmaMed (network of facilities for research on genomics and
proteomics)– Multimedia (sharing of tools and services for the capture,
production and storage of multimedia files)
1. Forme di ricerca collaborativa…interne
An integrated vision
A unique point of access
An innovative toolto coordinate and integrate the variety and complexity of research activities at the University of Bologna
to multi-disciplinary competences in the field
A critical mass of scientists working on common objectives
An interdisciplinary and complementary
approach to research
to promote scientific excellence
Alma Mater RESEARCH Initiatives– IRT
Alma Mater RESEARCH Initiatives – IRT food
Research Institutes,
Universities
Policy makers,Public Institutions,
Industry
ALMAFOOD IRT
Response to research demand
Support tools to policy makers
Vision documents
Promotion of private-public
co-operation
•Consumer Science (Food&Consumer)
•Food Chain Economics and Management (Food Chain Management)
•Plant and Animal Production and By-Products Valorisation (Sustainable Food Production)
•Quality and Processing of Plant and Animal Derived Food and Feed (Food Quality and Manufacturing)
•Food Safety (Food Safety)
•Biochemistry, Physiology and Nutrition, Clinical Aspects (Food and Health)
Alma Food
Structured on the ETP’s research areas
Integrated Research Team
Alma Mater RESEARCH Initiatives - CRR
Management system for research facilities
Human resources administrativemanagement (CRA)
Steering Committee
Services & cooperative resources
RESEARCH STRUCTURE
S
SERVICES FOR
RESEARCH
UNIBO
Dept. Dept. Dept. …
With a total of 7 Interdepartmental Research Centres the University will take part into technological poles provided by the Network of High Technology of the Emilia-Romagna Region, benefitting from important European and regional aids.
Bologna
Rimini
Ravenna
CesenaForlì
Faenza
FAENZA• Advanced Applications in
Mechanical Engineering and Materials Technology
• Advanced Applications in MechanicalEngineeringand Materials Technology
• Buiding and Construction• Energy and Enviroment• Health Science and Technologies• ICT
RAVENNA• AdvancedApplications in Mechanical
Engineeringand Materials Technology• Buidingand Construction• Energy and Enviroment
RIMINI• Advanced Applications in Mechanical
Engineering and Materials Technology• Energy and Enviroment
FORLÌ• Aeronautics• ICT
CESENA• Agro-food• ICT
Alma Mater RESEARCH Initiatives - CIRI
Alma Mater RESEARCH Initiatives - CIRI
10
39
74
3236
83
45
3
14
28
1115
30
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
professors andresearchers involved
new personnel
319 professor and researchers involved 119 new researchers
1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne
2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)
Indice
P r o d u c t i o n
Support
Legal office
Communication
IT Tools
Research monitoring/evaluation
Administrative center
Alma Mater RESEARCH Procedures and Organization
Production
KTO Knowledge
Transfer Office
KTO Knowledge
Transfer Office
SSRResearch
System Support
SSRResearch
System Support
NationalfundingNationalfunding
University
Industryfunding
University
Industryfunding
Europeanfunding
Europeanfunding
FINARIC Researchfunding
FINARIC Researchfunding
IP
Exploitation
IP
Exploitation
IP
Protection
IP
Protection
Univers.fundingUnivers.funding
CIRICIRICRRCRR
Alma Mater RESEARCH Procedures and Organization
1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi
3. La gestione della PI nella ricerca commissionata4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)
Indice
3. STRATEGIE per la RICERCA e COLLABORAZIONE
* Piano Strategico 2010-2013 Alma Mater Studiorum
Gestione efficace ed efficiente delle forme contrattuali
Semplificazione amministrativa– Il docente responsabile del contratto può avere supporto nel negoziare
clausole sulle quali ha poca competenza
Maggiore rapidità nella firma dei contratti– L’approvazione del contratto è condizionata solo al raggiungimento
dell’accordo relativo alle attività di ricerca, ai risultati attesi e all’importo economico
Gestione uniforme delle condizioni contrattuali: titolarità dei risultati, modalità di recesso ecc.
– Sia l’Impresa che l’Università si sentono più tutelate – Il ricercatore rischia di non conoscere gli obblighi a cui si deve attenere
A tendere …“Rivoluzione copernicana” nei rapporti tra Università e Azienda mediante Accordi Quadro
– L’Ateneo dialoga con l’Azienda (tipicamente con gli Headquarters) per stabilire un accordo di collaborazione ampio e di lungo periodo
PERCHE’ e COME ?
C’è un vero “conflitto di interessi” tra Università e Impresa per quanto riguarda la proprietà intellettuale per cui è necessario “litigare” a lungo ? ... molto meno di quanto si creda !
CONFLITTO sulla Gestione della PI ?
Cosa vuole l’Università Il giusto riconoscimento per il trasferimento
tecnologico – background + cotitolarità dei brevetti
Corrispettivi “fair” per motivare i propri ricercatori
La possibilità di continuare le ricerche nello stesso settore
L’uso gratuito del know how/brevetti per la ricerca e didattica
La possibilità di effettuare pubblicazioni scientifiche
Stabilire rapporti duraturi con le aziende
Cosa vuole l’ Impresa (percepito) Acquisire la titolarità del know-how generato
dal contratto
La libertà di sfruttare commercialmente i risultati della ricerca
La titolarità/licenza (esclusiva) dei brevetti
La possibilità di gestire il processo di scrittura, deposito ed estensione internazionale dei brevetti
La possibilità di condurre la difesa legale dei brevetti in caso di contraffazione
La riservatezza sui risultati di interesse industriale
- con apposito e contestuale accordo, pieno diritto di sfruttamento industriale e commerciale del trovato inerente l'oggetto della commessa di ricerca da parte dell'impresa (cosi come con la piena titolarità)
- possibilità di documentare e pubblicizzare, che l'invenzione brevettata è nata nell'ambito della collaborazione università-impresa
- miglioramento del ranking (con potenziali ricadute del finanziamento alla ricerca) delle università e del sistema regionale/nazionale della ricerca
- nessun onere aggiuntivo per l'impresa per deposito, estensione, gestione (in realtà c'è vantaggio e risparmio fiscale per il mancato pagamento delle tasse per la quota di titolarità dell'università)
Motivazioni e risultati di una strategia condivisa 1/2
- se l'invenzione utilizza di background dell'università, possibilità di creare filiera tecnologica per l'utilizzo del brevetto in cotitolarità con accordo a condiz eque
- la previsione di un corrispettivo una tantum a fronte dell'utilizzo sarebbe un incentivo per l'università che aumenterebbe l'attenzione e la gestione responsabile dei trovati brevettabili oltre il fatto che favorirebbe la fattiva collaborazione nella fase tecnica di supporto alla scrittura del brevetto
- possibilità e apertura delle università a condividere costi e rischi della procedura brevettuale a fronte di un potenziale beneficio derivante da un ritorno economico percentuale calcolato sul fatturato netto della commercializzazione del brevetto
Motivazioni e risultati di una strategia condivisa 2/2
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “background”, conoscenze detenute e/o sviluppate in modo autonomo (dello specifico gruppo di ricercatori che svolgono la ricerca) prima della sottoscrizione del Contratto.
b) al proprio “sideground”, conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento della ricerca ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
ARTICOLATO: TITOLARITA’ Background e Sideground 1/6
Le Parti si riconoscono un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della ricerca-contratto e limitatamente alla durata della stessa ( senza diritto di sub licenziare a terzi).
E’ espressamente vietato l’utilizzo del Sideground in assenza di espresso accordo fra le Parti
ARTICOLATO: DIRITTO di utilizzo del Backg. e Sideg.2/6
Diritto di pubblicare previa comunicazione al committente con suo diritto di differire la pubblicazione ai fini del deposito di un titolo brevettuale
No uso segni distintivi senza preventiva autorizzazione
ARTICOLATO: Pubblicazione e utilizzo marchio3/6
Titolarità dell’università (se forte apporto background università e contratto limitato
nell’entità economica e contributo di ricerca)
Diritto d’uso del committente:- una licenza esclusiva a titolo oneroso a condizioni economiche
eque e non discriminatorie che dovranno essere concordate fra le parti in 60gg,
- un diritto di utilizzazione dei Risultati della Ricerca non brevettati o non brevettabili e mantenuti in regime di segreto (know-how)
Diritto di utilizzo gratuito per l’università a fini didattici e di ricerca
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 14/6
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 1
InvenzioneTitolarità 100% UNIBO
Valutaz. apporto
background
Licenza a condizioni
eque e non discriminatorie
Diritto uso gratuito per
unibo
a fini di ricerca
si
Si rimanda
opzione 2 o 3
si
no
no
no
Deposito UNIBO
Azienda ha diritto didepositare a suo
nome
Accordo di licenzaUniversità può cedere
a terzi salvo prelazione
si
alternativa A) comproprietà tra l’Università ed il committente in ragione delle quote predeterminate _____% (____ per cento) per l’Università e del _____.% per il committente
Oppure
alternativa B) comproprietà tra l’Università ed il Committente, in ragione dei rispettivi apporti inventivi e dei contributi in termini di strumentazione e risorse finanziarie impiegate.
Impegno a sottoscrivere accordo di gestione della cotitolarità con un sistema di corrispettivo equo e non discriminatorio
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 25/6
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 2
InvenzionecoTitolarità X % UNIBO
Riconoscimento corrispettivo
se utilizzo
si
Accordo gestioneno
Deposito congiunto
InvenzionecoTitolarità UNIBO
da definire
Verso soluzione 1 o 3
si
Diritto uso gratuito per
unibo
a fini di ricerca
- Università comunica invenzione- Committente esprime interesse e decide strategia di protezione- Se disinteresse procede autonomamente università- Deposito in cotitolarità a cura e costi del committente- Licenza o cessione quota da parte dell’università- Corrispettivi una tantum legati alla vita del brevetto e suo
utilizzo- Meccanismo di subentro gratuito in caso di abbandono - Meccanismo di ritorno % su fatturato del prodotto eccedente
soglie predeterminate (cap su blockbuster)
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca - OPZIONE 36/6
Titolarità e diritto d’uso per attività di ricerca- OPZIONE 3
InvenzionecoTitolarità X% UNIBO
Azienda vuolebrevettare
Deposito del brevettoa titolarità congiunta
Unibo cede a Azienda i suoi diritti
Patrimoniali
Azienda paga al UniBOil premio inventivo(YYYY + XXXX €)
si
Azienda includeL’invenzione nei“trade secrets”
Azienda paga ad Uniboil premio inventivo
(YYYY €)
si
no
no
Azienda vuolebrevettare
si
Stop
no
Azienda eserc.l’opzione di acq.
totale
Unibo rimanetitolare dei diritti
patrimoniali
Azienda ha diritto diprelazione su terzi
Diritto uso gratuito per
unibo
a fini di ricerca
1. Forme di ricerca collaborativa : interne ed esterne2. Il TTO e il suo ruolo nei processi3. La gestione della PI nella ricerca commissionata
4. Procedure e strumenti di valutazione della PI (DD, DF…)
Indice
Due Diligence 1/3
Brevetti concessi, compresi rapporti di ricerca di autorità nazionali e/o internazionali. Certificati complementari di protezione rilasciati da autorità nazionali o internazionali. Domande di brevetto pendenti, continuations, continuations-in-part, divisionali, compresi rapporti di ricerca nazionali e/o internazionali.Marchi registrati .Domande pendenti di registrazione di marchi.Registrazioni di diritti di autore (comprese banche dati).Registrazioni di software.Vendite/cessioni dagli inventori all’attuale depositante/titolareComunicazioni ufficiali rilevanti relative alla titolarità (p.es., ex art. 65 Codice della proprietà industriale).Accordi di acquisto/cessioni in entrata.Accordi di acquisto/cessioni in uscita.
Due Diligence 2/3
Accordi di licenza in entrata/uscita, compresa ogni licenza di tipo open source/free software.Certificati di registrazione di nomi a dominio.Opzioni, lettere di intenti, MofU relativi alla proprietà intellettuale.Prove, prototipi, rappresentazioni grafiche e fotografie della tecnologia proprietaria.Accordi di lavoro, consulenza, collaborazione con individui. Accordi interistituzionali relativi alla gestione della proprietà intellettuale.Manuali, guide e libri di istruzioni.Lista di know-how disponibile.Accordi di riservatezza.Accordi per il trasferimento di materiali (MTA).Accordi di non concorrenza.Lista delle misure tecnologiche di protezione relative a codice sorgente.Documenti relativi a test pre-clinici e clinici.Lettere di diffida o di contestazione, inviate o ricevute, relative alla proprietà intellettuale.
Due Diligence 3/3
Copie di ogni decisione giudiziaria o lodo arbitrale, decreti, ordinanze, inibitorie rese nei cinque anni precedenti e relative alla proprietà intellettuale.Lista di tutte le controversie pendenti di fronte a autorità giudiziarie o corti arbitrali relative alla proprietà intellettuale.Libri di laboratorio o report di laboratorio comunque denominati.
Disclosure Form
Descrizione tecnica “patent like”
Analisi brevettuale• Stato dell’arte brevettuale• Requisiti• Intelligence analysis
Analisi di mercato• prodotto-processo-tecnologia• stadio di sviluppo• time to market• ciclo di vita• costo di sviluppo e produzione• …
Analisi brevettuale
Analisi brevettuale
Analisi brevettuale
Analisi brevettuale
Analisi brevettuale
Grazie !!