[BLT] 특허침해 및 권리범위해석

BLT patent & law firm

특허 침해 및 권리범위 해석 BLT 특허법률사무소, 정 태 균 변리사

Seoul November, 2014


정태균 변리사

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• 연세대 공과대학 전기전자공학과

• 변리사

• 국방부 지식재산권 관리

• 변리사시험 학원 특허법 전임강사

• BLT 특허 법률 사무소 근무


치명적 타격을 주는 침해소송

• 코닥 vs. 폴라로이드 특허소송

– 코닥은 1976년부터 14년간 진행되었던 특허소송에서 패소

– 9억2000만 달러의 배상금 지급

– 15억 달러를 투자한 공장을 폐쇄하고 700명의 종업원을 해고

• 특허소송에 패소할 경우, 경제적 손실이 불가피

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Beyond the Limit, Together!


저작권 분쟁 사례 #1 - 봄버맨


저작권 분쟁 사례 #1 - 봄버맨 저작권침해금지청구권등부존재확인·저작권침해금지등 [서울중앙지법 2007.1.17, 선고, 2005가합65093, 판결 : 항소]

【판시사항】

[1] 게임 저작물의 복제권 또는 2차적 저작물 작성권의 침해가 인정되기 위한 요건

[2] 저작권법에 의해 보호받기 위하여 요구되는 저작물의 창작성의 정도

[3] 저작권의 보호대상 및 게임 저작물의 실질적 유사성 유무의 판단 기준

[4] 게임 저작물에 있어서 게임의 전개방식, 규칙 등의 아이디어 자체 또는 위 아이디어를

게임화하는 데 있어 필수불가결하거나 공통적 또는 전형적으로 수반되는 표현 등이 저작권법에 의한

보호대상이 되는지 여부(소극)

[5] 게임의 전개방식, 규칙 등이 게임 저작물의 내재적 표현으로 인정되어 저작권의 보호대상이

되기 위한 요건

[6] “봄버맨” 게임의 각종 설정, 전개방식과 규칙은 저작권법이 보호하는 내재적 표현으로 볼 수 없고,

플레이필드, 맵, 캐릭터, 아이템, 폭탄 등의 구체적인 표현에 있어서 “크레이지 아케이드 비엔비”

게임과 “봄버맨” 게임이 실질적으로 유사하지 않다고 본 사례


저작권 분쟁 사례 #1 - 봄버맨 저작권침해금지청구권등부존재확인·저작권침해금지등 [서울중앙지법 2007.1.17, 선고, 2005가합65093, 판결 : 항소]

【판결요지】 중 일부

[3] 저작권법은 문학·학술 또는 예술에 관하여 사람의 정신적 노력으로 얻어진 사상 또는 감정을 말, 문자,

음, 색 등에 의하여 구체적으로 표현한 창작적인 표현형식을 보호하는 것이고, 표현되어 있는 내용, 즉

아이디어나 사상, 기능 및 감정 자체는 그것이 독창적이라고 하더라도 원칙적으로 저작권의 보호대상이

되지 않는 것

[4] 아이디어를 게임화하는데 있어 필수불가결하거나 공통적 또는 전형적으로 수반되는 표현 등은

저작권법에 의한 보호대상이 될 수 없다.

[6] 직사각형의 플레이필드 안에서 폭탄을 이용하여 상대방 캐릭터를 죽이는 것을 기본원리로 하는

게임에서 게임의 각종 설정, 전개방식과 규칙 등을 전체로서 배열하고 선택하는 데 저작자의 다양한 표현의

여지가 없으므로 “봄버맨” 게임의 각종 설정, 전개방식, 규칙 등은 저작권법이 보호하는 내재적 표현으로 볼

수 없고, 이를 제외하고 저작권법상 보호받는 플레이필드, 맵, 캐릭터, 아이템, 폭탄 등의 구체적인 표현에

있어서 “크레이지 아케이드 비엔비” 게임과 “봄버맨” 게임이 실질적으로 유사하지 않다고 본 사례.


저작권 분쟁 사례 #2 - 신야구


저작권의 실효성 여부

• 아이디어 자체는 저작권으로 보호 불가능

• 저작권으로 보호되는 대상인지 자체를 입증해야 하는 부담

• 다소 불명확한 판례의 태도

• 표현된 자체에 대해서만 보호

• 표현 자체를 달리할 경우 쉽게 모방 회피

• 실질적 유사성의 좁은 범위

• 권리보호에 미흡

특징적인 기술적인 요소나

아이디어 자체는 특허 로 보호


BLT에서 등록받은 게임 특허 (퍼즐앤고)


컴퓨터프로그램(게임어플리케이션) 관련 특허 분쟁


쿠키런 이슈 - 등록특허 제10-0389093호


쿠키런 이슈 - 등록특허 제10-0389093호

<청구항 1>

데이터 통신이 가능한 단말기(100)를 이용하여

서버컴퓨터(500)로부터 게임을 다운받아 단말기에서

게임을 실행하고, 게임 중에 필요한 아이템을 구매하는

방법에 있어서,

(A) 서버컴퓨터(500)로부터 게임프로그램 및 락(lock)이

설정된 아이템 데이터를 다운로드 받는 단계;

(B) 단말기(100)로부터 선택된 아이템의 요구사항을

서버컴퓨터(500)로 입력하는 단계;

(C) 입력된 아이템에 해당하는 주문서를 단말기로 출력하는

단계;

(D) 단말기(100)로부터 작성된 주문서를 서버컴퓨터(500)로

입력하는 단계;

(E) 입력된 주문서에 따른 구매정보의 저장 및 구매정보 중

아이템에 해당하는 키(key) 데이터를 추출하고, 그 결과를

단말기로 출력하는 단계;및

(F) 출력된 키데이터로 단말기(100)에 저장된 아이템을

언락(unlock)하여 아이템을 사용할 수 있도록 활성화하는

단계;를 특징으로 하는 게임 아이템을 구매하는 방법.


3D프린터, 준비 없이 진출하면 특허소송 ‘폭탄’

• 유효한 특허권을

• 정당한 권원 없는 자가

• 보호범위 내에서

• 업으로 실시

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유효한 특허권이 존속 중! – 존속기간 내

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특허출원 설정등록 존속기간 만료

특허출원일로부터 20년

제3자 특허발명 실시

특허 침해


유효한 특허권이 존속 중! – 존속기간 내

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특허출원 설정등록 존속기간 만료

특허출원일로부터 20년

제3자가 발명 실시하면?

보상금청구권을 설정등록 후에 행사할 수 있다!

(출원공개 및 경고가 조건)


유효한 특허권이 존속 중! – 무효 되지 않은 특허

•무효심판에 의한 특허가 무효가 되면,

특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

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특허권의 대항을 받는 자

특허권자

등록특허에 기한 특허침해금지청구의 소

무효심판



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특허법원

특허심판원

고등법원

지방법원

대법원

무효심판(소송) 침해소송


특허발명의 실시! – 실시태양

• 물건의 발명인 경우

– 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

• 방법의 발명인 경우

– 그 방법을 사용하는 행위

• 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우

– 그 방법을 사용하는 행위

– 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

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특허발명의 실시! – 실시태양

‘수출’은?

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특허권의 권리범위 내?- 문언침해

•문언침해

– 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에

기재된 사항에 의하여 정하여진다.

(특허법 제97조)

– 구성요소 완비의 원칙 (All Element Rule)

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특허권자의 등록권리

A, B ,C

C

제3자 실시 C A

상세한 설명

청구범위

침해 침해X



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특허권자의 등록권리 a+b+c a+b+d

a+b+c

제3자 실시 a+c+d a+b+c+e

상세한 설명

청구범위

침해 침해X


특허권의 권리범위 내? - 균등론

침해자가 실시한 발명과 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소가 완전히 일치하지는 않지만,

통상의 기술자가 특허청구범위에 기재된 구성요소로부터 용이하게 치환하여 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있을

때에는 실시한 발명이 특허발명의 기술사항과 균등한 것으로 판단

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특허권의 권리범위 내? - 균등론

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구성요소 완비의 원칙

실시 발명

특허발명 A+B+C

(B : b1, b2, b3)

실시발명 A+b1’+C+d


종래기술 본 발명

침해판단 연습


[청구항 1]

앉아 있을 때 사람의 몸을 걸치는 도구로서,

사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;

상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리; 및

상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는

뒤판;을 포함하는 의자.

침해판단 연습


본 발명 침해물품

[청구항 1]




상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒤판;을 포함하는 의자.

침해판단 연습


침해판단 연습


[청구항 1]




상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 도구에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒤판;을 포함하는 의자.


[청구항 1]

받침대와;

상기 받침대의 일단에 결합되어 있는 등받이와;

상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는 4개의 다리와;

상기 받침대 및 상기 등받이에 결합되어 있는 팔걸이

를 포함하는 의자.

침해판단 연습


[청구항 1]

받침대와;

상기 받침대의 일단에 결합되어 있는 등받이;

상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는 4개의 다리; 및

상기 받침대 및 상기 등받이에 결합되어 있는 팔걸이;


침해판단 연습



침해판단 연습


[청구항 1]

받침대와;

상기 받침대의 일단에 결합되어 있는 등받이;

상기 받침대 하부에 연결되어 상기 받침대를 지지하는 4개의 다리; 및

상기 받침대 및 상기 등받이에 결합되어 있는 팔걸이;



특허괴물(Patent Troll)의 등장

http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek

0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214

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http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214



특허괴물(Patent Troll)의 등장

http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek

0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214

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쉬운 먹이감이 되지 말자!

업체의 웹사이트에 자세히 제품에 대해 기재할 경우,

기재된 내용을 통해 상대방은 업체제품이 특허침해 될 지 판단 가능

따라서,

① 제품, 서비스의 ‘구성’을 홈페이지에 과도하게 노출하지 말것

② 제품안내서를 받으려면 메일 리스트에 가입하도록 할 것

③ 메일리스트 가입자 주소를 확인할 것

④ TEXT검색 못하도록 할 것

⑤ 상세SPEC 노출 말 것

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애플 진영(록스타) vs. 구글 진영

애플의 특허매입 다양한 기업으로부터 특허를 매입해 분쟁에 활용하거나, 자사특허포트폴리오를 강화


애플 진영(록스타) vs. 구글 진영


나우마케팅 vs 앱디스코

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나우마케팅 -돈플

앱디스코 -애드라떼


나우마케팅 vs 애드라떼

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*CPI (Cost Per Installation) : 이용자가 스마트폰에 앱을 설치하면 그 대가로 게임 머니, 게임 아이템, 현금 등을 지급해 주는 마케팅 방식


‘돈플’의 ‘나우마케팅’ 웹사이트!

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나우마케팅 보유 특허권

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무선 단말기용 어플리케이션이 업로드되어 있는 어플 스토어 서버; 광고 대행사에서 제작한 광고 대행 어플리케이션이 상기 어플 스토어 서버를 통해서 설치된 각 유저의 무선 단말기; 상기 광고 대행 어플리케이션을 통해서 접속되는 광고 대행사 서버; 상기 어플 스토어 서버에 업로드된 광고 대상 어플리케이션을 상기 광고 대행사 서버에 등록하는 어플리케이션 제작자의 유무선 단말기를 포함하며, 상기 광고 대행 어플리케이션은,

① 상기 광고 대행사 서버에 등록된 광고 대상 어플리케이션을 확인하고,

② 유저의 무선 단말기에 설치되는 광고 대상 어플리케이션 정보를 상기 광고 대행사 서버로 전송하며,

③ 각 유저가 설치한 광고 대상 어플리케이션을 통해서 획득한 지원 금액을 확인할 수 있는 것

을 특징으로 하는 무선단말기용 어플리케이션 설치를 통한 광고 시스템.

등록 청구항



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㈜앱디스코 (애드라떼)가 무효심판을 청구하였다가 취하!

왜?



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나우마케팅 vs 애드라떼

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• 사운드앤샷 CASE

삼성 갤럭시S4 vs 개인(!?)


사운드앤샷 관련 특허권

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사운드앤샷 관련 특허권

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진보성(특허법 제29조제2항) 위반 – 심결 확정 X

‘삼성전자’의 무효심판 청구!!


유디아이디 vs 네이버



• 네이버 밴드 CASE

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그룹 기반의 관계 설정을 위한 SNS(Social Network Service) 어플리케이션 또는 웹 사이트를 통해 사용자 단말과 연동하는 SNS 서버에서의 그룹 기반 관계 설정 방법에 있어서, (a) 상기 SNS 어플리케이션을 제1 사용자 단말로 제공하거나, 상기 웹 사이트를 통해 상기 제1 사용자 단말이 접속되는 단계; (b) 상기 제1 사용자 단말로부터 상기 SNS 어플리케이션 또는 상기 웹 사이트의 구동을 통해 상기 제1 사용자 단말의 가입자 정보를 수신하고 가상의 특정 그룹에 대한 그룹명 및 하나 이상의 구성원 정보를 포함하는 그룹 정보를 수신하는 단계; (c) 상기 제1 사용자 단말과 연계하여 상기 수신된 그룹 정보를 저장하는 단계; 및 (d) 상기 저장된 그룹 정보의 상기 하나 이상의 구성원 정보를 기초로 각 구성원에 대응하는 제2 사용자 단말에게 상기 특정 그룹과의 관계 맺기를 추천하는 추천 메시지를 발송하는 단계; (e) 상기 SNS 어플리케이션을 제 2 사용자 단말로 제공하거나, 상기 웹 사이트를 통해 상기 제2 사용자 단말이 접속되는 단계; (f) 상기 제2 사용자 단말로부터 상기 SNS 어플리케이션 또는 상기 웹 사이트의 구동을 통해 상기 제2 사용자 단말의 가입자 정보가 수신되면, 상기 단계 (a) 내지 (c)를 통해 저장된 하나 이상의 그룹 정보 중에서 상기 수신된 가입자 정보가 구성원 정보로 포함된 해당 그룹 정보를 상기 제2 사용자 단말로 제공하는 단계; 및 (g) 상기 제2 사용자 단말로부터 상기 제공된 그룹 정보에 대한 수신 동의가 있으면, 상기 제2 사용자 단말과 연계하여 상기 동의된 그룹 정보를 저장하고, 상기 제2 사용자 단말의 사용자와 상기 동의된 그룹 정보의 구성원 간에 친구 관계를 형성하는 단계 를 포함하는 소셜 네트워크 서비스를 위한 그룹 기반 관계 설정 방법.

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코웨이-동양매직 정수기소송

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코웨이 디자인 침해 1심 불복... 특허법원서 항소심 진행


비아그라 디자인 침해소송!

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엘앤피코스메틱 vs 산성엘엔에스

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산성엘엔에스 등록디자인 무효소송

77 산성앨엔에스 특허 무효 심결


엘앤피코스메틱 등록디자인 무효소송

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산성은 엘앤피의 등록디자인이 한국특허청에 등록출원되기 약 3개월 전인 2009년 1월에 동일한 디자인을 국내 인터넷 쇼핑몰에서 판매하여 ‘신규성이 결여’되었기에

무효화되어야 한다고 주장 무효심결

신규성상실예외 주장을 하지 않음!!


엘앤피코스메틱 vs 산성엘엔에스 결과!!

•결과적으로 엘앤피와 산성의 등록디자인은

모두 무효화 될 위기

•두 회사 모두 무효심판청구 소송을 취하

•각 사의 권리를 소멸시켜 공공의 디자인으로

만들기보다 권리를 나눠 갖기로 합의!!

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경고장을 받은 경우

• ‘경고장’은 내용증명 우편으로

발송

• 내용증명이란, 우편물의 내용인

문서내용을 등본에 의하여

증명하는 제도!

• 내용증명에 쫄지말자!

•침묵! 침착! 검토!

침해주장 한 특허가 뭐지?

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• 침착하게 특허침해주장을 한 특허발명을 검토하자!

• 침해 주장한 ‘특허문헌’이 첨부되지 않았다면,

• 특허정보검색DB를 이용하자! (KIPRIS 또는 WIPS)

101216037

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• 키프리스에서 포대원부를 발급받아서

행정정보, 보정, 연혁 등을 파악해보자!

• 출원경과참작의 방식 고려 – 빠져나갈 구멍을 찾아!

• 외국 특허는, 대부분 PCT국제특허이므로,

패밀리특허의 이력정보를 파악하여,

외국에서의 거절 또는 무효의 인용정보를 탐색!!

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감각이 있는 변리사를 찾자!

• 대응방향을 파악하기 어렵다면...

• 장기적인 관계를 가질 수 있는 변리사를 찾아라!

사업적으로 관심을 갖고

제대로 된 방향을 잡아줄 변리사

• 전문적인 특허법 지식을 바탕으로, 침해에 해당하는지

여부를 판단받고, 대응방향을 결정할 수 있다

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신중하게 ‘전 투 방 법’을 선택하자!

• 해당 특허권을 검토한 결과, 침해가 아니라고 판단되는 경우,

무 대 응!!

• 상대가 계속 침해주장을 하면, 적절한 대응방안 선택!!

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1. 비침해 감정서 (150 ~ 200)

2. 상대방 특허 무효감정서 (200 ~ 1000)

3. 특허 컨설팅 (1000 ~ )

4. 소극적 권리범위확인 심판 (400 ~ 800)

5. 경고장 회신 (100 ~ )

6. 비침해논리 설계 후 무대응 (500 ~ )


신중하게 ‘전 투 방 법’을 선택하자!

• 무효심판 청구

– 상대방의 권리는 등록받을 수 있는 요건을 갖추지 못하였다!!

• 소극적 권리범위 확인심판 청구

– 나의 제품은 상대방 특허권의 권리범위에 해당하지 않는다!!

• 침해소송에서 항변

– 설계한 비침해논리를 바탕으로 적극적으로 항변

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특허침해라고 판단되면, 피해 가자!!

회피 설계

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특허침해라고 판단되면, 피해 가자!!

크로스 라이센스

(Cross License)

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사업화할 기술의 특허출원

빠른 출원일 확보가 가장 중요하다

<국내우선권주장을 이용한 추가출원>

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사업화할 기술의 특허출원 – 가출원스러운 출원!

출원을 최대한 빨리해야 하는 이유?

<국내우선권주장을 이용한 추가출원>

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• 분쟁의 핵심이 되는 등록특허임



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왜? 특허경영이 필요할까?

1. 특허가 사업에 꼭 필요한 것은 아님

2. 그러나, 특허가 없는 영역에서는 원가절감, 노동력착취에 의한 가격경쟁이 발생함

3. 가격경쟁에서 벗어나기 위해서는 좋은 발명을 만들어 독점권을 확보

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특허 경영

<특허의 효과>

1. 돈 (손해배상, 라이센싱, 무형자산)

2. 시간(경쟁자 진입저지, 수출입금지)

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특허 경영 사례 (한경희 생활과학)

• 8년간 시장독점

• 자체특허 아이템으로 승부

• 연매출 2000억원

• 스팀청소기 1000만대 판매기록 갱신

• 중견기업으로 성장

스팀청소기 1대에

걸려있는 특허 수는?

99



100



813,538 813,537 813,539

401,327

793,413

881,943 776,841 734,569

101


특허경영 4단계론

102

• 기업의 특허경쟁력은 4단계 특허경영전략으로 성장시킬 수 있음

• 종전 이론과 달리, 시계열적 요소가 강조된 특허경영전략 이론임

도입 단계

양적확대 질적확대 특허경영


특허경영 4단계론 – 단계별 미션

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• 라이센싱부 설치 협상전문가 육성 • 침해자 상시 분석 ㄴ 침해발견 보상 • 연구원들의 실시, 처분보상금 지급

• 특허전담부서 CIPO 선정 • 특허분석 • 해외출원 강화 • 경쟁사 상시분석 • 특허맵 대회(!!!)

• 전담인력, 특허팀 • 발명신고서 의무 • 직무발명 보상금 • 특허 심화교육 ㄴ 연구원, 기획자

• 특허 겸임인력! • 발명기법 교육 • 특허 기초교육 • 선행조사 교육 ㄴ대상:연구원 등

• 단계별 성장과정이 <4단계론>의 특징임

특허경영

질적확대

양적확대

도입단계

발명창출능력 강화

특허창출능력 강화

특허분석능력 강화

시장장악능력 강화


특허경영 4단계

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특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

<양적확대 단계> 미션

•특허전담 관리자 선임

•발명신고서 의무화

•직무발명 보상금 도입

•연구원 특허창출 능력강화

효과

•출원증가

•연구원 자신감 증가

•기술 적용사례 증가

부담스러운 특허출원비용?

특허사무소와 전략적 제휴



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특허경영 질적확대 도입단계

다출원 전략

-출원 수 급증

-출원당 투자비용 최소화(KR, PCT only)

-심사청구를 하지 않음

-중요특허만 등록을 도모함

양적확대



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특허경영 질적확대

특허경영 질적확대 양적확대

• 삼성을 공격한 IP들은 모두

<양적확대>기에 출원된 것들임

• 이후, <질적확대>단계에서 애플은

M&A, NORTEL매입 단행

• <특허경영>단계에서 애플은

Rockstar Bidco LP 등을 통해

전략개시

도입단계 양적확대


애플이 삼성에 제기한 지적재산권들 목록

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특허 7건 7,812,828 7,669,134 6,493,002 7,469,381 7,844,915 7,853,891 7,863,533

양적확대’s IP



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특허경영 질적확대 양적확대 도입단계


비엘티 특허법률사무소

109

• 서울시 서초구 반포동 724-11 씨엘빌딩 6층

• 전화번호 : 070-4100-0102

• 이메일 : [email protected]

• 웹 : www.BLT.kr

[BLT] 특허침해 및 권리범위해석

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