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Strategie di creazione e gestione del portafoglio marchi:

come affrontare i nuovi mercati

Dott. Federico CorradiniDott.ssa Elisabetta Marzi

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1. STRATEGIE DI CREAZIONE DI UN PORTAFOGLIO MARCHI

Il marchio è una risorsa strategica per l’impresa. E’ strumento di distinzione dai propri competitors ma è anche un importante veicolo di comunicazione coi consumatori tanto da rappresentare una parte fondamentale del valore della azienda

La creazione di un marchio rappresenta un momento molto delicato in quanto il segno distintivo che si andrà a creare dovrà svolgere una duplice funzione:

1. favorire il riconoscimento ed il ricordo della marca;2. sviluppare associazioni forti, favorevoli e distintive, nei confronti dell’impresa

che lo detiene.

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Avvenuta la scelta del marchio con cui si decide di contraddistinguere i propriprodotti/servizi, si pone per l’azienda il problema di affrontare uno degli aspetti piùcritici, ossia la creazione e la gestione del portafoglio marchi dell’impresa. Vi può essere ad esempio il caso in cui l’impresa offra un’ampia gamma di prodotti costituita però da più linee del medesimo prodotto; oltre a ciò ognuna di queste linee può essere caratterizzata da un certo numero di varianti. In questo caso si pone il problema per la società di scegliere fra politiche di marchio alternative; fra di esse è intuitivo poterne individuare almeno due ossia:

1. politica di portafoglio mono-brand2. politica di portafoglio multi-brand

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1. politica di portafoglio mono-brand

Questa politica di portafoglio è caratterizzata dal fatto che gli investimenti sono finalizzati allo sviluppo di un’unico marchio; ne deriva che all’atto del lancio sul mercato di un nuovo prodotto, esso sarà contraddistinto da un marchio già esistente. Nell’eventualità che il nuovo prodotto appartenga alla medesima categoria diprodotti, rappresentando ossia semplicemente un perfezionamento o aggiornamento di quanto esistente, si è soliti parlare di allungamento della linea; nel caso in cui invece il nuovo prodotto sia un qualcosa di completamente nuovo e rivolto anche a nuovi settori di business, si parla invece estensione della marca.Presupposti: il cardine della politica mono-brand è la sussistenza di un atteggiamento fiduciario molto marcato verso il marchio esistente da parte delconsumatore. Atteggiamento di fiducia che sarà indirettamente esteso daiconsumatori anche al nuovo prodotto che beneficerà pertanto della fidelizzazionedel consumatore nei confronti del marchio d’origine.

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Vantaggi

riduzione rischi commercialimaggiore efficienza sugli investimenti di marketingcosti ridotti di lancio sul mercato del nuovo prodottopossibilità di rivitalizzazione del marchio originario

Svantaggi

prodotto non accettato dal mercato e consequenziale ricaduta negativa sul marchio originario

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2. la politica di portafoglio multi-brand

Questa politica di portafoglio prevede la presenza di una molteplicità di marchi, la cui esistenza è dettata dalla volontà dell’azienda di operare in vari e diversi segmenti di mercato; il lancio di un nuovo prodotto, indipendentemente dal fatto che avvenga in un settore merceologico ove la l’azienda è già attiva, comporta il contemporaneo utilizzo di un marchio nuovo.Secondo quanto previsto dalla politica del multiple branding, l’elementodenominativo del marchio non è limitato all’utilizzo di un solo termine, ma puòspesso consistere anche nella combinazione di più nomi articolabili su diversi livellied originando così una gerarchia di marchio.

Si può ad esempio distinguere:

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Corporate o company brand - Il nome dell’impresa Family brand - Una marchio utilizzato per più di una categoria di prodottiIndividual brand - Una marchio limitato ad una sola categoria di prodottiModifier - Indica un particolare modello o versione del prodotto

Le gerarchie di marchio hanno la funzione precisa di far comprendere alconsumatore l’esistenza non solo di legami fra le diverse tipologie di prodotti,ma anche di fornirgli un quadro dell’insieme dei marchi detenuti nel proprioportafoglio dall’impresa.

E’ intuitivo comprendere come i vantaggi e svantaggi della politica multi-brandsiano diametralmente opposti rispetto a quelli di politica mono-brand.

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Difficoltà di decisione

Spesso le imprese optano per una soluzione intermedia, che meglio si adatti alle esigenze del mercato in cui opera e che rappresenti per l’impresa un punto di incontro fra costi e benefici.

Una delle politiche di branding più diffuse, infatti, è quella in cui un marchio esistente è combinato con un nuovo marchio: in questo caso, lanciando un nuovo prodotto, l’impresa utilizza un nuovo marchio ancorato a quello originario.

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2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE

Le principali forme di registrazione cui il richiedente può accedere per tutelare il proprio marchio sono:

a) Marchio in Italia

b) Marchio Nazionale Estero

c) Marchio Comunitario

d) Marchio Internazionale

e) Domain name

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a) Marchio in Italia (UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Esame - L’UIBM svolge solo l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale/impedimenti assoluti alla registrazione) e non svolge l’esame di novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione è prevista. Terzi interessati possono depositareuna opposizione contro la domanda di registrazione di un marchio entro 3 mesi a decorreredalla data di pubblicazione della domanda. Durata – La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di primo deposito edè rinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione, tuttavia gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Nel caso di rinnovazione gli effetti della stessa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.Uso del Marchio - L’uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di usoeffettivo entro 5 anni dalla prima registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.

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b) Marchio Nazionale

La via delle registrazioni nazionali (per singoli Stati) è obbligatoria allorquando si intenda estendere la tutela del marchio in quei Paesi che non hanno aderito al Marchio Internazionaleo non sono Stati membri della Unione Europea.

In questi casi occorrerà quindi procedere alla registrazione del marchio localmente pressol’Ufficio Marchi nazionale del paese di interesse.

Ciò implica che queste domande di registrazione avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma, sia nel corso delle rispettive fasi di esame, che per quantoriguarda le formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita.

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Diritto di priorità

Chiunque abbia depositato una domanda di registrazione di marchio presso uno degli Statiaderenti alla Convenzione di Unione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda.

Per poter godere del diritto di priorità il deposito nell'altro Stato aderente deve essereeffettuato entro sei mesi dalla data del primo deposito.

Il marchio può comunque essere esteso all'estero anche dopo i sei mesi senza rivendicare ildiritto di priorità.

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c) Marchio Comunitario (UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno)

Territorio – 27 paesi membri dell’Unione EuropeaEsame - L’UAMI svolge solo l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale/impedimentiassoluti alla registrazione) e non svolge l’esame di novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione è prevista. Terzi interessati possono depositare una opposizione contro la domanda di registrazione di un marchio entro 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda Durata – La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di deposito ed èrinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione e sono opponibili ai terzi a decorreredalla data di pubblicazione della registrazione. Uso del Marchio - L’uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di usoeffettivo entro 5 anni dalla registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrottodi 5 anni.

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d) Marchio Internazionale (OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale)

Territorio – paesi aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid.Esame - L’OMPI svolge solo un esame formale. Il Marchio Internazionale viene disciplinato dalleleggi vigenti in ciascuno Stato designato. Ogni Stato svolge l’esame di registrabilità di un marchio(controllo formale/impedimenti assoluti alla registrazione) ma non tutti gli Stati svolgono l’esamedi novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione può essere attivata solo negli Stati designati che la prevedono. Durata – La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazione ed èrinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione. Uso del Marchio - L’uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. L’uso del marchio è obbligatorio in ciascuno Stato designato.

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e) Domain name

I domain names o nomi a dominio hanno due funzioni: • rappresentano l’indirizzo nella rete Internet di un sito web• svolgono la funzione tipica di segno distintivo, cioè di identificare i prodotti / servizi di una

determinata impresa, in modo da distinguerli da quelli di altre imprese.

In ogni Paese è presente un ente (National Registration Authority) che procede alla registrazionedei domain names aventi come suffisso la rispettiva sigla nazionale (per l'Italia .it). Nella fase di registrazione un problema di confondibilità fra i domain names non si pone (la pienaidentità è tecnicamente esclusa), infatti gli enti preposti alla registrazione stessa non compiono alcunesame sull'eventuale confondibilità delle nuove domande rispetto alle registrazioni preesistenti,valendo il principio del “first come first served”.

La legislazione Italiana in materia di marchi, così come quella sul Marchio Comunitario, prevedonointerferenza tra marchio e nome a dominio aziendale.

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3. GESTIONE E PROTEZIONE DEL PORTAFOGLIO MARCHI

a) Gestione interna b) Uso del marchioc) Prove d’uso del marchiod) Attività di sorveglianza ed Azioni a difesa del marchio

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a) Gestione interna

Persona di riferimentooccorre che l’impresa individui al proprio interno un referente/responsabile per la

gestione del portafoglio marchi (documentazione, dati registrazioni, scadenze …)

⇓

Controllo su utilizzo del marchio il marchio viene usato da molti soggetti interni ed esterni all’azienda: fornitori,

marketing, venditori, distributori, clienti

⇓

Uso effettivo ed Uso corretto

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b) Uso del marchio

Uso effettivo del marchio(requisito di legge a pena di decadenza della registrazione)

⇓Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è

registrato entro 5 anni (Italia) dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni (Italia).

⇓equiparato all’uso:

• apposizione del marchio sui prodotti, anche al solo fine dell’esportazione degli stessi

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IMPORTANTE che l’azienda disciplini, sia al proprio interno sia nei rapporti con soggetti terzi quali clienti – licenziatari – distributori, le modalità in cui debba essere utilizzato il marchio in termini di:

coloregrafica

dimensioneutilizzo nelle campagne pubblicitarie

utilizzo in rassegne stampautilizzo su siti internet

⇓

predisposizione di un MANUALE D’USO DEL MARCHIO

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c) Prove di uso del marchio

In cosa consistono: cataloghi, brochure, depliant, prodotti recanti il marchio, fatture con l’indicazione del marchio, partecipazione a fiere, materiale pubblicitario, rassegna stampa

Una corretta archiviazione/gestione delle prove d’uso dei propri marchi ⇓

1. permette di difendersi in caso ad es. di azioni di cancellazione per non uso e/o opposizioni di terzi oppure in caso di azioni giudiziarie

2. è uno strumento per rafforzare i propri diritti nel caso in cui occorra dimostrare i propri diritti (sia in termini di diffusione che notorietà) , nel caso sia necessario produrre documenti a sostegno delle proprie registrazioni (es. dichiarazione d’uso in USA), qualora occorra dimostrare un preuso del marchio rispetto alle proprie registrazioni…

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d) Attività di sorveglianza ed azioni a difesa del marchio

L'attivazione di un servizio di sorveglianza consente al titolare del marchio posto sotto sorveglianza di venire a conoscenza di depositi di marchi e domain namespotenzialmente confondibili con il proprio brand, dandogli in tal modo la possibilitàdi attivarsi in difesa del proprio marchio sia in via amministrativa, mediante il deposito di opposizioni, sia in via stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.

Le azioni a tutela dei propri diritti consentono, laddove le leggi nazionali prevedano l'applicazione dell'istituto della “convalida per tolleranza”, di evitare che le registrazioni ottenute dai soggetti terzi possano, nel tempo, convalidarsi, e divenire incontestabili.

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4. I NUOVI MERCATI

Se da un lato la globalizzazione ha reso più agevole la penetrazione delle aziende in nuovi mercati, dall’altro lato ha reso indispensabile un rafforzamento nella tutela dei marchi da parte delle imprese.

Spesso nell’affrontare un nuovo mercato le aziende sopravvalutano la possibilità di poter utilizzare,senza problemi, il proprio marchio in quel dato mercato e sottovalutano la necessità di provvederealla sua registrazione ancor prima di iniziare nuovi rapporti commerciali.

Purtroppo non essendo le legislazioni dei singoli paesi omogenee è pressoché impossibilefornire una unica linea guida da considerare quando si affronta un nuovo mercato.

Ci limiteremo quindi ad analizzare gli attuali principali paesi emergenti: Cina, Brasile e India.

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CINA

La Cina ha aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei marchi di impresa.

La registrazione del marchio può pertanto essere effettuata alternativamente nei seguenti modi:1. attraverso una registrazione nazionale di marchio → in questo caso non vige il sistema

multiclasse; occorre depositare tante domande di registrazione di marchio quante sono le classi di prodotti/servizi di interesse dell’azienda

2. attraverso una Registrazione Internazionale che designa la Cina. In questo caso il sistema multiclasse viene accettato con conseguente risparmio di costi.

Nel sistema di tutela dei marchi in Cina, solo la registrazione di marchio conferisce diritti di usoesclusivo sul marchio.Il mero utilizzo di un marchio non registrato non conferisce alcun diritto.

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Quale marchio depositare: caratteri latini o ideogrammi cinesiIn base a quanto previsto dalla legge marchi Cinese, sono suscettibili di registrazione le seguentitipologie di marchio:

(a) marchio in lettere latine; (b) marchio in ideogrammi cinesi;(c) logo (a colori o meno)

È consigliabile procedere alla registrazione contemporanea sia del marchio in lettere latine sia di quello in ideogrammi cinesi

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1. impedire che la clientela cinese dia al prodotto “un nome cinese” basandosi solo sul suonosenza tenere conto della corrispondenza tra il significato della parola e la natura del prodotto;

2. impedire che un terzo registri un marchio la cui traslitterazione possa essere riconducibile al marchio di interesse registrato in caratteri latini.

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Esame - l’Ufficio Marchi nazionale svolge sia l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assolutialla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimentirelativi alla registrazione). Opposizione - La procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazioneed è rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione.

Uso del marchio - L’utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato entro 3 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 3 anni.

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BRASILE

Il Brasile non ha aderito all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid per la RegistrazioneInternazionale dei marchi, per cui, per ottenere la registrazione del marchio occorre procedereattraverso una registrazione nazionale di marchio.

Nel sistema di tutela dei marchi in Brasile, solo la registrazione di marchio conferisce diritti di uso esclusivo sul marchio. Il mero utilizzo di un marchio non registrato non conferisce alcun diritto.

Non è previsto il sistema di deposito multiclasse, occorre depositare tante domande di registrazione di marchio quante sono le classi di prodotti/servizi di interesse dell’azienda

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Esame - l’Ufficio Marchi nazionale svolge sia l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assolutialla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimentirelativi alla registrazione). Opposizione - La procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della domanda di registrazione e in seguito entro 180 dalla pubblicazione della concessione del marchio.Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazione edè rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione.Uso del marchio - L’utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro 5 anni dalla registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.

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INDIA

L’India non ha aderito all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid per la RegistrazioneInternazionale dei marchi, per cui, per ottenere la registrazione del marchio occorre procedereattraverso una registrazione nazionale di marchio.

È previsto il sistema di deposito multiclasse, ed è quindi possibile depositare una soladomanda di registrazione per più classi di prodotti / servizi.

L’uso di un marchio non registrato che (grazie all’uso) è conosciuto in India, conferisceall’utente il diritto di agire, a determinate condizioni, sulla base della concorrenza sleale.

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Esame - l’Ufficio Marchi nazionale svolge sia l’esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assolutialla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimentirelativi alla registrazione). Opposizione - la procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data della domanda ed è rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione, i cui effetti tuttavia decorrono già dalla data di deposito della domanda di registrazione. Uso del marchio - L’utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato entro 5 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.

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