REGISTRO DE MARCAS Y ORDEN PÚBLICO ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9676/1/2019...del...
Transcript of REGISTRO DE MARCAS Y ORDEN PÚBLICO ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/9676/1/2019...del...
FACULTAD DE DERECHO
Carrera de Derecho
REGISTRO DE MARCAS Y ORDEN PÚBLICO: CONSIDERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
SIGNOS DISTINTIVOS DE INDECOPI
Tesis para optar el Título Profesional de Abogado
GRECIA LUCÍA SÁNCHEZ MEDINA
Asesor:
Jorge Alberto Beltrán Pacheco
Lima - Perú
2019
2
Dedicatoria
A aquellos que materializaron los conceptos de apoyo y comprensión.
3
Resumen
El artículo 135 p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina plantea la prohibición
del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden
público, artículo por el cual se derivan diversas controversias entre el solicitante al
registro de marcas y la Dirección de Signos Distintivos, siendo que se verifica un
problema de interpretación respecto al orden público que debe prevalecer en la
actualidad.
En efecto, el objetivo del presente trabajo nace ante la necesidad de determinar si la
prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y
el orden público se encuentra correctamente interpretado o afecta otros derechos tales
como: la libertad de empresa y el derecho de elección del consumidor.
Asimismo, se plantea la diferencia entre marcas que puedan ser consideradas de mal
gusto y marcas que realmente afectan la prohibición del registro establecida en el
artículo 135 p) de la Decisión 486.
Por ende, las propuestas de solución ante la controversia indicada parte de la
premisa de (1) la creación de una directiva de obligatorio cumplimiento para la Dirección
de Signos Distintivos, (2) la propuesta de enmienda al artículo 50º del Decreto
a<Legislativo 1075 siendo que la norma es creada con el objetivo de regular aspectos
complementarios de la Decisión 486 y, por último (3) la elaboración de un boletín que
apoye a los usuarios sobre el conocimiento del registro de marcas de mal gusto y su
diferencia con la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, las
buenas costumbres y el orden público.
Palabras clave: Marcas, orden público, libertad de empresa, derecho de elección del
consumidor, riesgo de confusión, enmienda, directiva, boletín, estático, dinámico.
4
Abstract
Article 135 (p) of Andean Community Decision 486 raises the prohibition of the
registration of marks contrary to law, morality, good customs and public order, an article
which results in various disputes between the applicant in the registration of Directorate
of Distinctive Signs, where a problem of interpretation with respect to public order is
verified and must prevail at present.
Indeed, the objective of this work arises in the need to determine whether the
prohibition of the registration of marks contrary to the law, morality, good customs and
public order is correctly interpreted or affects other rights such as: freedom of enterprise
and the consumer's right of choice.
It also raises the difference between marks which may be regarded as in bad taste
and marks which actually affect the prohibition of registration laid down in Article 135(p)
of Decision 486.
Finally, the proposals for settlement in the face of the dispute indicated part of the
premise of (1) the creation of a mandatory directive for the Directorate of Distinctive
Signs, (2) the proposed amendment to Article 50 of Legislative Decree 1075 - the
standard is created with the aim of regulating complementary aspects of Decision 486 -
and (3) the preparation of a newsletter that supports users on the knowledge of the
registration of bad-taste marks and their difference with the prohibition of the registration
of marks contrary to law, morality, good customs and public order.
Keywords: Trademarks, public order, freedom of enterprise, consumer right of
choice, risk of confusion, amendment, directive, newsletter, static, dynamic.
5
Índice Capítulo 1: Introducción ............................................................................................... 8 1.1.Situación problemática. ............................................................................................. 8
1.2.Formulación del problema. ........................................................................................ 9
1.2.1. Problema general. ................................................................................................. 9
1.3. Objetivos. .................................................................................................................. 9
1.3.1. Objetivo general. ................................................................................................... 9
1.4. Justificación de la investigación. ........................................................................... 10
Capítulo 2: Marco Teórico .......................................................................................... 11 PARTE UNO. Antecedentes
2.1. Antecedentes. ......................................................................................................... 11
PARTE DOS. Orden público
2.2. Sobre el orden público. ........................................................................................... 12
2.3. Afectación del orden público. ................................................................................. 20
PARTE TRES. Derecho de marcas
2.4. Definición de marcas. ............................................................................................. 21
2.5. Principios en el sistema marcario. .......................................................................... 22
2.6. Función de las marcas. .......................................................................................... 25
2.7. Capacidad distintiva de las marcas. ....................................................................... 29
2.8. Clasificación de las marcas. ................................................................................... 31
2.9. Del registro de marcas. .......................................................................................... 32
2.10. Prohibiciones absolutas al registro de marcas. .................................................... 33
2.11. Prohibiciones relativas al registro de marcas. ...................................................... 36
2.12. Sobre el riesgo de confusión. ............................................................................... 37
2.13. Criterios para la determinación del riesgo de confusión. ...................................... 39
2.14. Excepciones: las marcas notorias ........................................................................ 40
2.15. Marcas especiales ................................................................................................ 41
PARTE CUATRO. Libertad de empresa y derecho del consumidor
2.16. Libertad de empresa y derecho marcario. ............................................................ 42
2.17. Sobre la concepción de libertad de empresa. ...................................................... 44
2.18. De las manifestaciones de la libertad de empresa. .............................................. 46
2.19. De la afectación al derecho de la libertad de empresa. ....................................... 48
2.20. Noción del acto de consumo. ............................................................................... 50
2.21. Sobre el derecho del consumidor y el derecho de elección del consumidor. ....... 52
2.22. Sobre el principio de información y el principio de idoneidad. .............................. 54
6
2.23. Importancia del derecho de consumo. ................................................................. 57
2.24. Problemas vinculados a actos de consumo. ........................................................ 59
Capítulo 3: Metodología de la investigación ............................................................. 62 3.1. Tipo de la investigación .......................................................................................... 62
3.2. Diseño de la investigación ...................................................................................... 62
Capítulo 4: Resultados de la investigación .............................................................. 65 PARTE UNO. Del Análisis
4.1. Análisis sobre las marcas contrarias al orden público en función al marco teórico y
entrevistas realizadas .................................................................................................... 65
4.2. Sobre la creatividad para construir marcas que puedan contar con un doble sentido
....................................................................................................................................... 68
4.3. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación de la libertad de empresa
por denegar marcas contrarias al orden público ........................................................... 70
4.4. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación del derecho de elección
del consumidor por denegarse marcas contrarias al orden público ............................. 74
4.5. Respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas sobre el uso de
determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido ...................... 76
PARTE DOS. De las resoluciones
4.6. Sobre la denegación del registro de la marca El Pezweon en primera instancia ... 79
4.7. Del Tribunal de Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y el
otorgamiento del registro de la marca El Pezweon ....................................................... 83
4.8. Sobre la denegación del registro de la marca Del carajo ....................................... 89
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones ......................................................... 92 PARTE UNO. Conclusiones
5.1. Orden público en la calificación del registro de marcas ........................................ 92
5.2. Prohibición del registro de marcas y la libertad empresarial .................................. 94
5.3. Prohibición del registro de marcas y el derecho de elección de los consumidores
....................................................................................................................................... 96
PARTE DOS. Recomendaciones
5.4.Directiva interna de obligatorio cumplimiento .......................................................... 98
5.5. Enmienda al artículo 50 del Decreto Legislativo 1075 ........................................... 99
5.6. Elaboración de boletín informativo ....................................................................... 100
6. Bibliografía de la tesis .......................................................................................... 102
7
7. Anexos .................................................................................................................... 108 7.1.Entrevista al Abogado Alfredo Lindley Russo ....................................................... 108
7.2.Entrevista al Abogado Gonzalo Barreda ............................................................... 109
7.3.Entrevista al Abogado Miguel Mena ...................................................................... 112
7.4.Entrevista al Abogado Miguel Morachimo ............................................................. 116
7.5.Entrevista al Abogado Pierino Stucchi .................................................................. 120
7.6.Entrevista al Abogado Ricardo Beaumont ............................................................. 124
8
Capitulo 1: Introducción
1.1. Situación problemática:
Con fecha 01 de diciembre del 2000, entra en vigencia, dentro de los países suscritos
a la Comunidad Andina, la Decisión 486 sobre el Régimen común de la propiedad
industrial, sustituyendo con ella a la Decisión 344.
En el artículo 135º, inciso p), de la Decisión 486 se indica textualmente que: “no
podrán registrarse marcas que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a
las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, la
subjetividad que distingue al inciso en mención hace nacer diversas controversias entre
la dirección de signos distintivos - encargada de otorgar o denegar el registro de la marca
- y el solicitante de ella.
Uno de los casos más escuchados en derecho de marcas fue la emblemática
resolución de la Dirección de signos distintivos de Indecopi que denegó en primera
instancia el registro de la marca “Pezweon”, (Resolución Nº 15444-2009/DSD-
INDECOPI, 2009) invocándose los argumentos del inciso p) señalados en el párrafo
precedente. Posteriormente, la Sala de propiedad intelectual del Tribunal de Indecopi
otorgó el registro de la marca al no haberse podido demostrar la afectación a la que
hacía mención la Dirección de signos distintivos. (Expediente Nº 370773-2008, 2011)
En ese sentido, la razón de ser de la presente es brindar consideraciones a efectos
de resguardar la libertad de empresa y la protección del derecho de los consumidores
respecto de la discrecionalidad e interpretación subjetiva que en casos puntuales otorga
la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi al artículo 135º, inciso p), al gozar de la
facultad de prohibir el registro de marcas contrarios al orden público, sustituyendo
ocasionalmente lo que define constantemente la sociedad a través de su actuación y lo
que plasma el Estado a través de sus principios y normas.
9
1.2 Formulación del problema: 1.2.1 Problema general:
a. ¿Qué criterios sostienen la noción de la prohibición de registrar marcas
contrarias al orden público al momento en que la Dirección de signos
distintivos califica el registro de una marca?
b. ¿La prohibición de registrar marcas contrarias al orden público, consagrado
en el inciso p) del artículo 135º de la Decisión 486, afecta el derecho a la
libertad de empresa?
c. ¿La aplicación de la prohibición de registro de marcas contrarias al orden
público cumple con proteger el derecho de elección de los consumidores?
1.3 Objetivos: 1.3.1 Objetivo general:
a. Analizar si se encuentra correctamente definida la noción de orden público
cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi califica el registro de
una marca.
b. Explorar si la prohibición del registro de marcas contrarios al orden público
afecta el derecho de libertad de empresa.
c. Evaluar si la aplicación de la prohibición del registro de marcas contrarias al
orden público respeta el derecho de elección de los consumidores.
10
1.4 Justificación de la investigación:
El presente trabajo de investigación es necesario a fin de dar un alcance más
objetivo, y con ello lógico, de lo que realmente quiere explicar y/o lograr la prohibición
de marcas contrarias al orden público.
El articulo 135º, inciso p), relata acerca de la prohibición de registrar marcas
“contrarias a la ley, a la moral, al orden público y las buenas costumbres” (La Comisión
de la Comunidad Andina, 2000) Sin embargo, un caso controvertido en el territorio
nacional se da cuando la Dirección de signos distintivos de Indecopi deniega en primera
instancia el registro de la marca Pezweon (Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI,
2009) donde se indica que la marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición
indicada en el artículo 135º inciso p).
En ese sentido, la Dirección de signos distintivos de Indecopi da luces de que existe
la necesidad y conveniencia de establecer un contenido específico a lo que se entiende
por orden público al momento de que una persona, sea natural o jurídica, solicita
registrar una marca ante la institución en mención.
Se considera que se debe tener en cuenta un alcance más oportuno de lo
mencionado en el párrafo precedente, abocándose a la noción de orden público, con la
finalidad de no pasar por alto la importancia que tiene en el mercado peruano la
protección de una marca para favorecer las inversiones, potenciar el ingenio de los
emprendedores de acuerdo a las necesidades del público objetivo de estos y con ello
dar una herramienta a los miembros de la Dirección de signos distintivos de Indecopi de
cumplir con resguardar el derecho a la libertad de empresa y la protección al derecho
de elección de los consumidores.
Por lo expuesto, los beneficiados con la presente son aquellos que solicitan el registro
de una marca ante la Dirección de Signos Distintivos, el aporte metodológico son
establecer estándares simplificados durante el examen de registrabilidad de una marca
solicitada a registro, considerándose posible el proyecto, siendo necesario el consenso
por parte de la Dirección de Signos Distintivos, estableciendo correctamente las
diferencias entre las marcas de mal gusto y las marcas que atentan el orden público.
11
Capítulo 2: Marco Teórico
PARTE UNO. Antecedentes
2.1. Antecedentes
Kuyeng (2017) en la tesis Reformulando la prohibición de orden público: El orden
público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que límite la
interpretación de esta prohibición, brinda una serie de alternativas ante la prohibición
establecida en el artículo 135º inciso p) de la Decisión 486, avocándose a la prohibición
del registro de marcas contrarias al orden público, concluyendo que el establecimiento
de supuestos que atenten contra el orden público constitucional es la solución adecuada
para proteger los intereses colectivos o difusos de aquellos que se encuentren
vinculados al registro marcario, sean personas naturales o personas jurídicas de
derecho público o privado. (Kuyeng Ruiz, 2017)
Asimismo, Lajo (2013) en su tesis Análisis de las principales prohibiciones absolutas
en el registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales, concluye que el
empleo de encuestas de mercado sería la herramienta más útil para dotar de objetividad
al examen de distintividad cuando exista duda si se encuentra ante un signo genérico,
descriptivo o usual, adicionalmente señala que el mecanismo mencionado se emplea
por diversas cortes norteamericanas. (Lajo Estrada, 2013)
Lindley-Russo (2013) en su articulo denominado: Cuestionando la existencia de la
prohibición absoluta de registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público
o lasbuenas costumbres, indica que la prohibición absoluta al registro de marcas no
resulta justificable, siendo innecesarios por diversos motivos que expone, tales como:
ello es generador de un gasto público, la prohibición absoluta de marcas no guarda
coherencia con el uso de marcas no inscritas, por tanto, no sancionadas y, entre otros,
señala que la prohibición absoluta nace de un argumento paternalista del Estado por
proteger a determinados grupos conservadores de personas. (Lindley-Russo, 2013)
Adicionalmente, Martín (2018) en el artículo español Límite al registro: marcas
contrarias al orden público o a las buenas costumbres indica que el Reglamento (UE)
2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea contempla en el artículo 7.1 f) uno de
los motivos de denegación absoluta, en particular, el relativo a las marcas contrarias al
orden público o a las buenas costumbres. En ese sentido, Martín señala que no se debe
amparar, por parte de la Administración Pública, a aquellas personas físicas o jurídicas
12
que persiguen sus objetivos comerciales mediante marcas que ofenden determinados
valores básicos de una sociedad democrática y civilizada y del Estado de derecho.
(Martin, 2018)
Por último, Quintero (2019) en el artículo colombiano de nombre: Marcas contrarias
a la moral y orden público, señala también que las prohibiciones del registro marcario
contrarias a la moral y al orden público es viable siempre y cuando el examinador o
autoridad competente realice un balance adecuado para que sus sus fallos sean un
reflejo de la postura de la sociedad en el momento de la aplicación y atiendan a la
evolución cultural del país al momento de realizar el análisis de registrabilidad de un
signo. (Quintero Cuello, 2019)
PARTE DOS. Orden público
2.2. Sobre el orden público:
La doctrina que nos brinda definiciones respecto a orden público es abundante,
muchas de ellas contienen un alcance similar al afirmar que el orden público nace
numerosas veces a lo largo de la vida, por lo que siempre debe ir amoldándose al
contexto de la sociedad en la que se desenvuelve.
Asimismo, se precisa que “el orden público es un estándar jurídico, es decir, está
compuesto de normas de contenido variable, que dejan su materia a criterio discrecional
del magistrado judicial, encargado en última instancia de resolver estos problemas”
(Rubio Correa, pág. 91). Entonces, se puede señalar que sería incorrecto el aplicar
soluciones basadas en experiencias personales o excesivamente subjetivas respecto al
caso concreto en el que el representante del Estado deba decidir respecto a la viabilidad
de un tema que verse en torno al orden público.
Al contar con el deber de amoldarse al contexto en la que cada sociedad se
desenvuelve, se tiene como resultado, conforme Lezana (1993) indica:
No siempre actúa como fuerza represiva, inhibitoria, respecto del
individuo, sino que actúa también para vitalizar la norma, adecuándola al
momento en que se la aplica, o para desecharla como lastre cuando
impide el progreso, o para impulsar al órgano encargado de mantenerla
actualizada, a realizar su función. (pág. 14).
13
En ese sentido, se reitera el afán de establecer la correcta aplicación del orden
público como un deber u obligación jurídica, la de priorizar el crecimiento de la sociedad
y el interés general, sin necesidad de establecer prohibiciones fundamentadas en
creencias personales y poco justificables.
Se considera entonces que uno de los pilares del orden público está basado en el
carácter promotor del progreso de la sociedad en la que se rodea. Por tanto, se piensa
firmemente que una forma de cuidar de la igualdad de la comunidad es mediante el
respeto de las formas de crear de los ciudadanos, claro está, siempre y cuando no
constituyan palabras o formas que denigren objetivamente y de forma fundamentada a
algún miembro o ente de la sociedad, incitando la violencia o la discriminación.
En el mismo sentido, se concuerda con Alsina (1993) cuando define al orden público
como:
Indefinido, porque varía en el tiempo y en el espacio, pero puede decirse
que el conjunto de reglas en que reposa el bienestar
común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares,
porque interesan a las sociedades colectivamente más que a los
ciudadanos aisladamente considerados. (pág. 58).
En relación a lo expuesto, se verifica que el orden público no es rígido ni estático sino
que varía de tiempo en tiempo de acuerdo a las necesidades de la sociedad y
enhorabuena se precisa que el orden público se preocupa de la armonía de la
colectividad y no de determinados grupos conservadores.
Asimismo, la efectividad del orden público se halla en la capacidad de amoldarse
dentro de la realidad en la que se desenvuelve, es por esa razón que “el concepto
estático del orden público limita a la autonomía privada, debiéndose considerar el
concepto dinámico del mismo, entendido como una obligación de un Estado promotor
de la satisfacción de las necesidades de sus integrantes”. (Espinoza Espinoza, pág.
304) Entonces, se precisa que el desafío a llevar a cabo trata de mantener un orden
público que no colisione con la necesidad que la sociedad requiere al momento de
efectuar sus emprendimientos.
Es por ello que, se considera que una de las finalidades principales de todo Estado
es impulsar a su comunidad a vivir en una economía social de mercado, fortaleciendo
14
las inversiones y, con ello, motivar a todos al progreso, beneficiando no solo a los
empresarios sino también a la comunidad en general.
Adicionalmente, el Tribunal Constitucional del Perú (2002) precisa al señalar respecto
a la nulidad de actos jurídicos contrarios a la ley, al orden público y las buenas
costumbres, Título Preliminar V del Código Civil, indicando sobre la nulidad de
cualesquiera obligación que afecte el interés general:
Por todo lo anterior, este Tribunal considera que «la intangibilidad de los
contratos de concesión protegida por el artículo 62 de la Constitución»,
el mismo que se interpreta en concordancia con los preceptos generales
que la ley de la materia dispone, esto es, en el Título Preliminar V
concordado con los artículos 1403 y 1404 del Código civil, no puede estar
por encima, ni ser ajena al cambio en las circunstancias que posibilita
que éstos pierdan validez, convirtiéndose la obligación
en ilícita o prohibida, cuando su realización afectare el interés general,
el cual, para el caso, se ve expresado en los fundamentos de las normas
que se impugnan, las mismas que cumplen con el principio de
razonabilidad y proporcionalidad. (Sentencia del Tribunal Constitucional,
2002)
De esa forma, se indica que el orden público debe ser razonable y proporcional,
debiendo ser entendido de acuerdo a como se desenvuelve la sociedad en el momento
determinado de su aplicación de tal forma que su aplicación no límite la prevalencia del
interés general de la comunidad, no debiendo priorizarse el interés de determinadas
minorías que pudiesen pecar en extremo de conservadores al encontrarse
desactualizados en información sobre la sociedad en la que actualmente se encuentran.
Así, la afectación del orden público se materializa mediante la realización de
actuaciones que busquen promover la violencia o la discriminación contra determinados
grupos de personas, siendo constituida mediante discursos que violenten o discriminen
en razón a la religión, raza, sexo, condición económica u otros análogos.
En este orden de ideas podemos resaltar que el orden público trata de las personas,
de su libre desenvolvimiento, garantizando el desarrollo social, económico y moral de
todos sus habitantes.
15
Asimismo, se considera que es deber del Estado caminar al ritmo de cómo la
sociedad se desenvuelve en determinado momento en la que su aplicación resulte
necesaria, por ende, resulta que el orden público es un factor determinante para la
realización de los objetivos de toda persona, motivo por el cual el estado debe garantizar
su correcta aplicación.
Por consiguiente, se coincide con Ponssa de Miguens (1994) respecto a la noción
del orden público:
La sociedad quiere mantener en defensa de
la integridad y totalidad de la comunidad jurídica de que se
trate. Pero, esas valoraciones que son objetivas, por tener
intersubjetividad trascendental, por ser valoraciones positivas
para todos los miembros integrantes de esa sociedad, no son
estáticas, sino variables en espacio y tiempo histórico; de ahí
que el concepto de orden público no unívoco, sino dinámico,
movible y elusivo. (pág. 84)
Se coincide totalmente que el Estado – mediante sus representantes – tiene el deber
de direccionar el orden público por buen caminar; caso contrario, no florecería la
armonía en la República. Por ello, se señala que “es el Estado el que fija los límites en
nombre de los intereses sociales, los cuales deben ser interpretados espacial y
temporalmente” (Morales Godo , 2009, pág. 37) De esa forma, se coincide con la
necesidad de aplicar el orden público de acuerdo al desenvolvimiento de la sociedad en
determinado momento, sin convertirse en deber del Estado el mantenerlo estático sino
que deba ser dinámico en el tiempo.
Resulta fácil notar que la base del orden público es cuidar de la armonía y el libre
desenvolvimiento a la que toda sociedad democrática aspira. Por consiguiente, el orden
público trata de cómo la sociedad interactúa en cada tiempo concreto, asimismo, es
obligación del Estado interpretar el orden público de acuerdo a las necesidades
actualizadas de la sociedad, en beneficio de la prosperidad y de la plenitud de su Nación,
lo que evidentemente llevaría al éxito social y económico del Estado, caso contrario, de
existir un orden público desactualizado, existiría con ello una comunidad reprimida
respecto a sus ideales y sin aspiración por desenvolverse dentro del Estado al cual
pertenecen.
16
En ese sentido, se indica que “los tribunales averiguan, en cada especie, si el objeto
de la convención o de la obligación es contrario a las
necesidades actuales del orden público; tienen por misión determinar
ese ámbito.” (Mazeaud, Mazeaud, & Mazeaud, pág. 283).
Entonces, se comprende que es deber de los tribunales averiguar, indagar más allá
de la norma y explorar como la sociedad se desenvuelve en la actualidad con la finalidad
de determinar si realmente determinado acto afecta el orden público. Asimismo, si
previamente el tribunal no explora las realidades de la sociedad el resultado se
encontraría desactualizado y con ello perjudicial.
De imaginar el orden público como un concepto estático en el tiempo se tendría
como resultado el estancamiento del libre desenvolvimiento de la sociedad, existirían
aún trabas para el registro de marcas consideradas como contrarias al orden público
por el motivo de ser inventadas con originalidad o por ser poco comprensibles por
determinadas entidades del Estado que no logran comprender que si el público
consumidor aceptó la marca previamente es porque no es observada como lesiva al
orden público.
Adicionalmente, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre acción de
amparo da luces acerca de una concepción precisa de orden público, concepto que
nadie debería pasar por alto cuando de representar al Estado se trata ya que tiene por
misión velar por el libre desenvolvimiento de la sociedad.
De esa forma, el Tribunal Constitucional señala (2004):
El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de
comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo
propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida
coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias,
intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la
realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude
a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual
se constituye en el basamento para la organización y estructuración de
la sociedad. (pág. 152)
17
De existir un sinónimo de orden público no cabe duda en que sería constante y/o
cambiante, y se afirma que siempre es para mejor, se recuerda que en tiempo pasado
hacer que el voto de las mujeres se encuentre configurado como prohibido era parte del
orden público, al estar establecido en norma.
Adicionalmente, el orden público constituye la razón de ser de todo Estado, de no
existir orden público la población tendría complicaciones para desenvolverse con
naturalidad en sus actuaciones cotidianas, complicaciones que evidentemente
conllevaría a la pérdida de confianza para con el Estado.
Es por ello que, se coincide con Martinez Paz (1942) en la noción que presenta de
orden público:
En una palabra, si la noción de orden
público es por su naturaleza especial, nacional, eminentemente
condicionada, variable, resulta que no será posible obtener una
fórmula concreta que la exprese. No se puede decir, entonces, que
sea concretamente de orden público y que corresponde al orden
privado; sólo puede intentarse una concepción de tipo formal
que contenga los elementos, las bases universales, susceptibles
de ser integradas con una materia temporal. (pág. 89)
En consecuencia, se comprende que el orden público nace diferentes veces,
mediante distintas decisiones que establece la sociedad en su conjunto, en beneficio
del interés general y en favor del desarrollo de la Nación.
Asimismo, se piensa firmemente que el interés de las mayorías, que busquen
prevalecer la paz y la tranquilidad justificadamente, debe encontrarse siempre en primer
lugar frente a intereses de determinados grupos minoritarios que buscan prevalecer un
orden público estático, basado en preferencias de cómo se desenvolvía aquel en
determinado tiempo pasado, lo cual evidentemente no apoyaría el libre
desenvolvimiento.
Es por ello que, Smith (1968) menciona:
La ley se impone imperativamente a todos, subordinando el interés
individual al interés social. Proteger los efectos de
18
las convenciones particulares contra los efectos de aquella ley
suprema, implicaría colocar la voluntad de los individuos por
encima de la voluntad general de la sociedad. (pág. 57)
Adicionalmente, se precisa que “los intereses comunes que deben primar por sobre
los intereses particulares; estos intereses comunes traducen “la voluntad social” que
jurídicamente constituye el orden público” (Morales Godo , 2009, pág. 46) De esa forma,
se hace necesario resaltar la necesidad de priorizar los intereses de la nación ante los
intereses de determinados grupos conservadores.
Gracias a lo señalado en el párrafo precedente podemos obtener las luces del
caminar del orden público en la República. La voluntad social consolida el orden público;
sin embargo, el poder del Estado muchas veces no ejerce un deber adecuado, al
confundirse discrecionalidad con orden público.
En ese sentido, sobre la variabilidad del orden público, Perez Solft (2012) indica:
En lo que respecta a sus características el orden público se tiene a
clasificar de la siguiente forma: a) relatividad/inestabilidad; y b)
contemporaneidad. De este modo, el concepto de orden público es
relativo, inestable, variando en el tiempo y espacio. Por dicha
característica diferenciadora, el aplicador de la ley es obligado a estar
atento al estado de la situación en la época en que juzgará la cuestión,
sin tener en cuenta la mentalidad prevaleciente en la época en que
ocurrieron los hechos. (pág. 7)
Así, con magistrados vinculados al real movimiento de la sociedad, únicamente de
esa forma, es que prevalecerá el orden público. De esa forma, se señala que “el
concepto de orden público ha evolucionado paulatinamente. Ya no es inmutable, por el
carácter dinámico que tienen los hechos sociales. Pero tampoco puede ser
esencialmente variable, a conveniencia subjetiva del juzgador o intérprete de turno”
(Perez Solft, 2012, pág. 14) Por lo indicado, es que se hace necesario que el orden
público acompañe el andar de la sociedad, en beneficio del interés general y del libre
desenvolvimiento.
Con lo señalado en los párrafos precedentes se puede ver que el nacimiento del
orden público no surge únicamente en el Derecho, el origen del orden público nace de
19
la sociedad misma, de la mezcla de fundamentos legales, sociales, económicos y
morales.
Es por ello que, se concuerda con Morales Godo (2009) cuando indica la relación del
principio de la autonomía de la voluntad y el orden público:
El principio de la autonomía de la voluntad, tiene una
estrecha relación con el orden público. Nuestra legislación se sustenta
en el principio de la autonomía de la voluntad. La regla primaria es
que la libertad de los sujetos es la principal fuente generadora
de las relaciones jurídicas, y el orden público se convierte en el
límite a dicha libertad contractual, límite que, como hemos visto,
obedece a intereses colectivos que se priorizan sobre los intereses
de los particulares. (pág. 47)
Asimismo, es trascendental resaltar que el orden público se aplica de demás
principios como el de razonabilidad y proporcionalidad, además del principio de la
autonomía de la voluntad. Se considera necesario resaltar al principio de razonabilidad
ya que se conforma dentro de los pilares del orden público, lográndose con aquel la
obtención jurisprudencia objetiva y acorde a los estándares que la nación necesita para
un próspero desarrollo.
En el mismo sentido, el principio de proporcionalidad es un esquema necesario
dentro del interés general y, por ende, del orden público ya que se encarga de controlar
cualquier acto que no se ajuste a la prevalencia de los ideales de un estado de derecho
y/o pretenda cuestionar o lesionar alguno de los derechos fundamentales consagrados
en la constitución, tal como: la libertad de empresa.
Solo cumpliendo con los pilares que establece el orden público es que podremos
tener una nación organizada en cuanto a sus valores y principios. De ese modo, “las
personas entablan sus relaciones jurídicas
en base a determinadas reglas que deben ser respetadas; de lo
contrario, reinaría la inseguridad y el caos” (Morales Godo , pág. 49)
Por último, se considera que la necesidad de adecuar el orden público a como la
sociedad se desenvuelve actualmente es relevante para el crecimiento óptimo de un
20
país, fomentando con ello la seguridad de diversas personas al momento de crear, de
relacionarse y de emprender nuevos proyectos.
2.3. Afectación del orden público:
Se considera que el orden público ha de ser entendido desde un concepto dinámico,
siendo comprendido como la obligación del Estado de velar por la satisfacción de las
necesidades de la comunidad, entonces, se precisa que la afectación del orden público
se efectúa cuando aquel se comprende de forma estática, limitando la autonomía
privada de los sujetos de derecho.
En efecto, se configura la afectación al orden público mediante la interpretación
incorrecta de aquel, mediante la definición de categorías unívocas, siendo que el orden
público no cuenta con una interpretación estática, debido a su carácter indefinido,
variando de tiempo en tiempo, por lo que es pensado en las necesidades de las
personas sin afectar el derecho de terceros.
Adicionalmente, se considera que el Estado cuenta con la obligación de definir los
límites del orden público sin caer en concepciones conservadoras, siendo que la
afectación del orden público se da en virtud de la emisión de discursos que busquen
discriminar o violentar determinados grupos humanos, siendo que puede configurarse
en virtud de la discriminación en razón a la raza, origen, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica u otras motivaciones análogas.
Asimismo, la afectación del orden público se plasma también mediante la
interpretación incorrecta de determinadas normas, conforme se señala en el análisis,
donde no se visualiza un adecuado amparo estatal frente al fin último de toda
comunidad: la realización social. En ese sentido, una sociedad donde se afecte el orden
público es una sociedad donde abundan los riesgos y la incertidumbre, donde no se
considera ni respeta las formas y decisiones mediante las cuales las personas deciden
ingresar al mercado.
Adicionalmente, la mala interpretación de orden público también limita la protección
que otorga el registro de marcas, impidiendo que el solicitante pueda acceder al registro
al confundirse marcas discriminatorias o violentas con marcas de mal gusto, conforme
se analizará posteriormente.
Por último, se considera que el error en la cuestión de orden público genera confusión
21
en el mercado, siendo un tema que necesita de marcos de trabajo flexibles,
comprendiendo que el orden público es constante, que trata sobre la necesidad de un
ambiente de paz y tranquilidad, es cierto, pero que no debe ser confundido con la
creatividad de determinados emprendimientos siempre y cuando aquellos
emprendimientos no fomenten la violencia, la discriminación o el odio.
PARTE TRES. Derecho de marcas
2.4. Definición de marcas:
Se considera que las marcas son signos que permiten distinguir productos o
servicios, de acuerdo con la Clasificación Niza, resguardando con ello la libertad de
empresa. Así, las marcas registradas ante la autoridad competente gozan del derecho
de exclusiva, beneficio que otorga el registro.
En ese sentido, de acuerdo a Ore Sosa (2007):
Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los
consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen
empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características
de un determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de un
determinado producto o servicio quedan asociados o identificados con la
marca. De esto, la marca supone una importante fuente de información
para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios
para que el consumidor —el gran juez del mercado— no tome su decisión
en la más absoluta oscuridad. (pág. 29)
Con lo expuesto, se entiende que la marca no solo tiene la capacidad de distinguir
productos o servicios puestos en el mercado, sino también gracias a los elementos
constitutivos del signo - denominativa, figurativa, mixta o tridimensional - son capaces
de brindar un sinfín de información relevante al consumidor a efectos de su adquisición.
Adicionalmente, una descripción acertada de las marcas consiste en que apoyan el
correcto tráfico comercial en el mercado ya que, como apunta Maraví, “los signos
distintivos son bienes inmateriales En este sentido, la característica común de las
marcas es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el
mercado.” (2017, pág. 58)
22
Con lo mencionado, se concuerda que la aptitud distintiva de un signo o marca apoya
a identificar a un producto de otros ya incluidos en el mercado ya que gracias a la marca,
a su correcta publicidad y calidad, llevan a la prosperidad del empresario y a la
conformidad de sus consumidores.
Se entiende, que la aptitud distintiva de las marcas se encuentra estrechamente
relacionado al derecho de elección de los consumidores. Entonces, se concuerda que
“las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios
de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera
libre y correcta según sus intereses” (Maravi Contreras, pág. 59)
Por tanto, se comprende que gracias al registro de la marca nace la posibilidad de
usarla y publicitarla eficientemente para llegar al fin último de una marca, la misma que
es ser la privilegiada ante los consumidores.
Así, de acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, “constituye marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (2000) con
lo que se podrá afirmar que cualquier conjunto de palabras o de formas pueden ser
constituidas como marcas siempre y cuando se encuentren revestidas de distintividad.
Por último, se considera que una marca de mal gusto es aquella que no se encuadra
dentro del uso de frases o gráficos blasfemas, racistas o discriminatorias, siendo que
“una marca de mal gusto se constituye como una palabra inapropiada y una forma
grosera de denominar determinados productos marcados.” (2011)
2.5. Principios en el sistema marcario:
a) Principio de inscripción registral
El principio en mención es necesario para obtener el derecho exclusivo que otorga la
marca, el principio de inscripción registral permite que el empresario invierta con
seguridad en realizar la función publicitaria sin temor a que posteriormente otra persona
– actuando de mala fe – intente alegar y/o producir marcas de productos o servicios
idénticos a los del primero.
En ese sentido, la importancia de inscribir una marca radica en el hecho de poder
utilizar el signo distintivo registrado única y exclusivamente por medio del titular de ella
y, por tanto, poder oponerse ante una solicitud marcaria que sea semejante o idéntica
23
a la que el titular tiene protegida mediante el registro.
Asimismo, Maraví Contreras (2017) hace referencia al orden de prioridad en relación
al principio de inscripción registral:
Cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta la
fecha de la solicitud (prelación), teniendo mejor derecho aquel con la
prelación más antigua. También se debe revisar si alguno de los
solicitantes está pidiendo que alguna prioridad, que se refiere a la
posibilidad de que se reconozca como fecha de solicitud en un país “B”
una fecha anterior a la de la verdadera presentación en “B”, asignándose
la fecha en la que se presentó la solicitud en un país “A”. (pág. 61)
Con lo indicado, se puede concluir que los beneficios que otorga una marca o signo
distintivo registrado es amplio ya que dependiendo del éxito de la marca es que se puede
registrar en otros países y el beneficio del orden de prelación - dentro de un plazo
máximo de seis meses - apoya al registro de la marca en otros países, teniendo como
fecha inicial la fecha de solicitud dada en el país de nacimiento del registro de la marca.
Por otro lado, se coincide que una vez otorgada el registro de la marca – sea de
producto o de servicio – nace una infinidad de derechos exclusivos para la apropiada
explotación de ella. Entonces, “el registro es pues constitutivo del derecho” (Auza Velez,
Carlos, 2011, pág. 353)
Sin embargo, la excepción al presente principio son las marcas notoriamente
conocidas, que, al ser marcas suficientemente populares entre los consumidores no
necesitan alegar el principio de inscripción registral ya que se encuentran debidamente
amparadas por Indecopi.
En ese sentido, Maraví Contreras (2017) indica lo siguiente:
La principal excepción al principio de inscripción registral está en las
marcas notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas
son aquellas que debido a diversos factores como su uso intensivo en el
mercado o en publicidad comercial, alcanzan un nivel de conocimiento
entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. En
base a este elevado conocimiento a las marcas notorias se les otorga
una protección reforzada y, como parte de esa protección reforzada es
posible, al menos en teoría, proteger una marca notoria incluso si no está
24
registrada. (pág. 61)
Para concluir, se precisa que una de las bases para poder consolidar una marca
como notoria es mediante la explotación de un producto de buena calidad, una buena
reputación y una estrategia definida de políticas publicitarias que – a modo de ejemplo
- vinculen diversidad de emociones positivas al adquirir la marca, de forma que aquella
sea altamente conocida por el público consumidor.
b) Principio de territorialidad
Con el principio de territorialidad se puede explicar que el principio de registrabilidad
se hace efectivo en el lugar o país en el cuál fue registrado, siendo constitutivo de
derechos dentro del territorio o país en el cual se efectuó el registro.
Maraví Contreras (2017) apunta en la misma dirección indicando la excepción al
principio:
El principio de territorialidad, que establece como regla general que una
marca goza de protección únicamente en el territorio del país en el cual
ha sido registrada. Nuevamente, como excepción a este principio en el
terreno marcario, tenemos a la marca notoriamente conocida (por la
protección reforzada) y a la Oposición Andina. (pág. 61)
Adicionalmente, se debe precisar que con el beneficio de la oposición andina se
puede oponer al registro de una marca semejante o idéntica a la marca registrada en
los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
c) Principio de especialidad
Por el referido principio se establece que el titular de una marca puede formular
oposición contra la solicitud de registro de otra marca que sea igual o semejante.
Entonces, se sostiene que el titular de una marca puede formular oposición contra
terceros cuyo signo solicitado se encuentre comprendido dentro de la misma clase de
la Clasificación Niza - la que establece los productos o servicios a ser protegidos
mediante el registro – así como también oponerse respecto de marcas solicitadas por
terceros en clases distintas, en cuanto existan signos semejantes y además, una
vinculación entre los productos o servicios que brindan en el mercado.
Asimismo, se señala detalladamente los factores a tener en cuenta para establecer
25
el examen de similitud entre una marca registrada y otra encontrada en calificación “se
debe tomar en cuenta, entre otros factores, la finalidad, la naturaleza, la conexión
competitiva, los canales de comercialización y el sector de consumo al que se reiteran
los productos o servicios” (Maravi Contreras, pág. 61)
Además de los factores indicados en el párrafo precedente, es importante tener en
consideración que no es suficiente con formular oposición cuando una marca sea
semejante a otra solicitada y los productos a protegerse con la marca sean
completamente diferentes, creer lo contrario sería limitar el desenvolvimiento del
mercado.
Adicionalmente, se indica nuevamente la excepción al principio de especialidad: la
marca notoriamente conocida, y es que “la protección reforzada de la marca notoria va
más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre
los productos o servicios” (Maravi Contreras, 2017)
A modo de resumen, se piensa que las excepciones a los principios señalados son
las marcas notoriamente conocidas ya que, gracias al esfuerzo de posicionar
correctamente la marca en los consumidores, ella es protegida contra marcas de
diversos productos o servicios.
d) Principio de buena fe
Por último, se señala que “se presume la buena fe del solicitante de una marca y
quien alegue lo contrario debe probarlo” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61). Así, se
entiende que quien desee registrar una marca lo hará para fines lícitos y quien formule
oposición deberá demostrar que, de otorgarse la marca, ella será generadora de
confusión entre los productos y servicios del titular de la marca en el mercado.
2.6. Función de las marcas:
a) Función Indicadora del Origen Empresarial
Se precisa que la prosperidad comercial de un producto o servicio trae consigo el
reconocimiento de este y la empresa o persona que la produce o brinda el servicio.
Entonces, se señala que “esta función implica que el consumidor sabe que cada
producto o servicio marcado tiene como responsable al titular de la marca” (Maravi
Contreras, 2017, pág. 60)
En consecuencia, poco serviría contar con una marca registrada sin saber quien o
26
que empresa es dueño de ella, lo mencionado es razón de ser de la función indicadora
de origen empresarial, además de su reconocimiento por parte de los consumidores y
preferencia respecto a la empresa que produce determinados productos marcados.
Así, la marca guardará siempre relación con la empresa por la cual es producida, con
ello afirma que “la marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los
productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o
distribuidos por una misma empresa” (pág. 35) En ese sentido, se comprende que el
éxito de una empresa se encontrará fuertemente vinculada a la continuidad del valor
agregado que el empresario aporte a su marca.
b) Función indicadora de calidad
Es claro que la calidad hace la diferencia en cualquier producto o servicio disponible
en el mercado, por ello la prosperidad de diversas empresas perseverantes y continuas
en dar calidad a sus consumidores, siendo que la función indicadora de calidad se
encarga de proporcionar al público información sobre la calidad del producto o servicio.
En ese sentido, se considera que la función indicadora de la calidad es uno de los
factores determinantes en el triunfo de la marca en el mercado ya que los consumidores
adquirirán productos o servicios siempre que la calidad sea óptima y efectiva.
Entonces, se resalta que la prosperidad de una empresa se debe a sus consumidores
y a la calidad del producto o servicio que ofrecen los titulares de marcas en el mercado;
por tanto, encontrándonos en una sociedad tan cambiante y competitiva, el verdadero
desafío consiste en brindar estándares de calidad adecuados y mantenerlos o
mejorarlos, más no rebajarlos.
Asimismo, se entiende que la calidad no es una obligación que debe el empresario a
los consumidores, sin embargo, desde una perspectiva objetiva ello se traduce a un
compromiso a brindar por parte de la marca, de forma que la aprobación y adquisición
de la marca genera rentabilidad en el empresario y sus colaboradores.
Adicionalmente, Oré Sosa (2007) señala la importancia de la relación-obligación
entre la función indicadora de la calidad y las marcas de certificación:
Caso aparte, claro está, el de las marcas de certificación, en el que la
inobservancia de las reglas de uso —autorizadas o toleradas por el
titular— puede originar la cancelación del registro de la marca de
certificación. Uno de los puntos más importantes de la regla de uso es,
27
justamente, la calidad de los productos y servicios (pág. 47)
Por último, queda claro la consideración respecto a las marcas de certificación:
siempre será obligación jurídica el cumplir con la función de calidad, caso contrario, la
marca perderá el beneficio del registro y, por tanto, se encontrará fuera del mercado.
c) Función condensadora de eventual goodwill o reputación
La reputación de cualesquiera producto o servicio es trascendental para consolidarse
o fracasar en el mercado ya que los consumidores preferirán adquirir productos o
servicios de buen prestigio.
Conforme a la función de reputación, señala acertadamente Maraví Contreras (2017):
Las empresas invierten mucho tiempo y recursos para lograr tener una
buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la
Función condensadora de eventual goodwill o reputación, según la cual
todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo
identifica. (pág. 60)
En ese sentido, se señala que la reputación es relevante puesto que lo que acompaña
a la buena reputación marcaria es el incremento en sus ventas y el logro de los objetivos
empresariales se da generando la necesidad a los consumidores de llevar con ellos una
marca de buena reputación o de buen prestigio.
Adicionalmente, Di Cataldo (2007) resalta la diferencia que hace la buena reputación
o prestigio de un producto puesto a disposición de los consumidores:
Se puede decir que llega un momento en el que la marca misma opera
como un factor capaz de estimular la adquisición, pero no porque dé fe,
directa o indirectamente, de la calidad del producto, sino porque
constituye en sí misma el valor apreciado en el producto. (pág. 49)
Es por lo indicado en los párrafos precedentes que, dependiendo del grado de la
reputación o prestigio, un consumidor puede desear adquirir un producto, se piensa
entonces en las personas que desean adquirir un auto de lujo en lugar de un auto
promedio, ¿la razón? sentirse elegantes de llevar consigo una marca de gran prestigio.
Asimismo, se indica que un factor clave será la forma en como se publicitan los
productos o servicios marcados, de ello, en definitiva, es que dependerá la prosperidad
28
de la marca, en ese sentido, se indica que “entre los factores que contribuyen a
incrementar el prestigio o goodwill de una marca se pueden mencionar la calidad, una
política publicitaria agresiva, la fuerza sugestiva del signo, etc.” (Fernandez-Novoa,
2004). Por último, se concuerda en lo indicado ya que uno de los métodos más eficaces
para tener una buena reputación se da a través de una publicidad que fomente la
adquisición del producto marcado por la razón del prestigio que otorga al consumidor.
d) Función publicitaria (selling power)
Además de las funciones ya mencionadas, se cuenta con la función publicitaria, la
que trata sobre cómo el producto se comercializa en el mercado, de que forma llega a
los consumidores, a través de que medios de comunicación se decide dar a conocer al
público sobre el producto o servicio marcado.
Así, la función publicitaria trata de “una marca que es capaz en sí misma de fomentar
la adquisición por parte de los consumidores, incluso si la marca está desvinculada de
su producto tradicional.” (Maravi Contreras, 2017, pág. 61)
Bien es cierto que un factor importante en el desenvolvimiento del producto marcado
es el como publicitar la marca al público y, uno de los métodos de llegar a ellos más
rápido que los competidores es mediante una adecuada publicidad, con una publicidad
cargada de innovación y originalidad.
En ese sentido, el objetivo de la función publicitaria es atraer consumidores y con
ello, generar rentabilidad para el titular de la marca.
Así, Oré Sosa (2007) señala la necesidad de la función publicitaria en el mercado:
La libre competencia es esencial en una economía de mercado, con lo
cual, es perfectamente lícito el esfuerzo desplegado por un empresario
para atraer la clientela de un competidor. Claro está, siempre que sea
realizado por medios leales y razonables. Se da por descontado que cada
empresario se sentirá obligado a mejorar las condiciones de la oferta de
otro (en términos de calidad, precio, confort, etc.), lo que puede redundar
en beneficio del consumidor, el gran juez del mercado. (pág. 50)
Adicionalmente, se señala la función publicitaria como condición básica al éxito de
cualesquiera producto o servicio ya que el anuncio que se realiza gracias a la publicidad
hace más conocida la marca al público que la desee o que la necesite, fomentando con
ello la necesidad de consumo por parte del público.
29
Por último, se considera que los beneficios de la publicidad son diversos, puesto que
benefician a la marca, al empresario y al consumidor ya que brindan información al
consumidor, mejoran (o empeoran) la economía del empresario y categorizan a la marca
dentro de la escala excelente, bueno, regular o malo.
2.7. Capacidad distintiva de las marcas:
Se afirma entonces que la marca es un signo distintivo, capaz de clasificarse como
un bien de valor jurídico indeterminado, en razón a ello, se consideran como marcas:
“las prestaciones producto de la creación o del esfuerzo humano, que se materializan
en determinados bienes y que encierran un extraordinario valor informativo de gran
relevancia en el mercado moderno.” (Gomez Segade, 2001)
Por lo expuesto, se comprende que la marca nace de la necesidad de
emprendimiento del ser humano, la que se materializa a través de un esfuerzo dinámico
y original de este y, por tanto, poder dotar a un signo distintivo de innumerables
denominaciones o formas para cumplir su finalidad, la cual es llegar a una rebosante
cantidad de consumidores interesados en su adquisición.
Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) señala que las marcas cuentan con dos
tipos de distintividad, la intrínseca y la extrínseca, siendo la primera conceptual mientras
que la última conlleva una función indicativa:
La distintividad intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente
con identificar algún producto o servicio porque el signo posee la
estructura apta para funcionar como marca en el mercado. Si el signo es
demasiado complejo para ser recordado o demasiado simple, es posible
que no cumpla con la distintividad intrínseca pues no servirá para
distinguir ningún producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar
una raya oblicua “/” como demasiado simple para identificar en abstracto.
En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple
con identificar un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra
“Pera” no sirve para identificar peras, pero no hay problema en utilizar
“Pera” para identificar engrapadoras. (pág. 59)
Con lo indicado, se entiende que no se registrarán marcas que caigan en el error de
denominarse o figurarse de forma idéntica o semejante al mismo producto para el cual
el signo desea registrarse. Por otra parte, con el objetivo de evitar el riesgo de confusión,
se sostiene que tampoco se registrarán marcas semejantes o idénticas a otras ya
30
registradas.
Se concuerda además con lo indicado por el Tribunal de Propiedad Intelectual del
Indecopi (2006) al brindar un objetivo elemental por la cual se requiere una marca, a
buen entender, trata de satisfacer las necesidades del empresario sin dejar de lado las
de los consumidores:
La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los
empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que
les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de
la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus
competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría
de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una
asociación directa entre la marca, como un signo externo de
diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria
(Tribunal de propiedad intelectual, 2006)
Entonces, se considera que la noción de marca guarda relación con el titular de la
marca y consumidor, así como también se comprende que el éxito de una marca se
materializa en la conexión entre el signo y el producto o servicio brindado.
Al respecto, se afirma “que la relación entre signo y producto sea percibida por los
consumidores, son éstos los determinantes en la consolidación de la marca”
(Fernandez-Novoa, págs. 28-29). Asimismo, se debe resaltar que uno de las factores
esenciales cuando de marcas se trata es la necesidad de que este signo distintivo sea
materializado por medio de una forma visible frente al consumidor y, en general, frente
al mercado.
Asimismo, una de las obligaciones a cumplir por parte de los solicitantes al registro
marcario es que el signo distintivo pueda verificarse por medio de representación gráfica
o de palabras.
Con lo expuesto, únicamente se podrán registrar marcas o signos distintivos que
puedan ser percibidos y distinguidos o diferenciados de otros productos o servicios,
razón por la cual no existe una marca de café que se denomine café o una marca de
pantalones que sea representada gráficamente mediante pantalones, entonces, se
desprende que debe radicar obligatoriamente la distintividad y originalidad al momento
de solicitar el registro de una marca.
31
Además de las marcas, figurativas, denominativas y mixtas, se indica la existencia
de marcas sonoras, tridimensionales, entre otras. Primero, las marcas sonoras se
registran en razón a su sonido, ejemplo: el sonido de la corneta de D’Onofrio se
encuentra registrada. Segundo, las marcas tridimensionales por sus formas, a modo de
ejemplo: la forma de los productos registrados de las marcas toblerone o Coca Cola.
Asimismo, se sostiene que la lista para el registro de marcas no es limitativa, por el
contrario, la autoridad competente cumple con el rol de promover y apoyar la innovación
empresarial. Lo mencionado en el párrafo precedente es un claro ejemplo del poder del
registro frente a cualquier manifestación sonora que se diferencie del resto y que pueda
apoyar al fortalecimiento de la marca y de la empresa.
Entonces, el objetivo de una marca es favorecer las inversiones y mejorar el mercado,
apoyando también a brindar más posibilidades a los consumidores que se encuentran
interesados en diversos productos o servicios marcados.
Por lo señalado, se comprende que se podrán registrar marcas denominativas,
figurativas, tridimensionales, mixtas y hasta sonoras, siempre y cuando se encuentren
revestidas del único requisito que solicita la autoridad competente, la cual es la
distintividad, de modo que puedan gozar del derecho de exclusiva que brinda el registro
a las marcas.
2.8. Clasificación de las marcas:
Dentro de la clasificación de marcas se cuentan con dos clasificaciones necesarias y
relevantes en derecho marcario, los primeros se encuentran en la clasificación por
significado, los cuales son los signos de fantasía, arbitrarios y evocativos, mientras que
los signos por elemento a ser distinguido nos hablan de las marcas por producto o
servicio.
Sobre los signos de fantasía se precisa que son palabras o gráficos inventados,
palabras no existentes o imaginarias por las cuales se solicita el registro de la marca, a
modo de ejemplo se cuentan con las marcas de fantasía mixtas como: adidas, reebok,
coca cola o bimbo.
Desde una perspectiva puramente marcaria, se concluiría que los signos de fantasía
son los más adecuados a introducir al mercado puesto que se encuentran dotados de
originalidad y, por tanto, el signo de fantasía ha sido confeccionado con tal cuidado que
es válidamente registrable ante Indecopi.
32
Sobre los signos arbitrarios se señala que el signo es sinónimo de alguna palabra o
grafía, sin embargo, es utilizado para distinguir un producto o servicio completamente
diferente a la palabra o grafía registrada, a modo de ejemplo: registrar la marca
denominativa tablas para vender pollos a la brasa.
Con lo expuesto, es perfectamente válido inscribir en el registro café para identificar
discos de música, sin embargo, lo ideal sería solicitar el registro para inscribir signos
innovadores y no transcripciones de palabras ya existentes.
Adicionalmente, se cuentan con los signos evocativos, los mismos que dan ideas de
lo que es el producto o servicio por el mismo nombre de la marca puesta en el mercado,
son reducciones de palabras que se unen, a modo de ejemplo: una tienda desea
registrar la marca de sus manzanas acarameladas y las denomina por las reducciones
de las palabras manzana y saludable: manzludable.
Por último, con relación a los signos evocativos, se puede señalar que ello es de
abundante uso en la industria farmacéutica, toda vez que la cantidad de productos en
el mercado de fármacos es amplia, a modo de ejemplo: solicitar el registro de las marcas
cardioforte, cardiotina, quitadol o doloforte para productos del corazón y del dolor
muscular, sin embargo, se reitera que lo ideal sería registrar un signo de fantasía ya
que, a diferencia de los signos evocativos, ellos no se encuentran en el deber de tolerar
otros signos parecidos o semejantes a ellos.
2.9. Del registro de marcas:
El registro de marcas en nuestro país se solicita ante la autoridad competente: la
Dirección de signos distintivos de Indecopi, primero, se debe completar el formulario de
registro de marcas, para lo cual se debe indicar:
a) Los datos del solicitante bien sea persona natural o jurídica.
b) Indicación del signo a registrar: de producto, de servicio, denominativo,
mixto, figurativo, tridimensional u otros.
c) Señalar la numeración de la Clasificación Niza en la que se encuentra
comprendido el signo de producto o servicio.
d) Pagar por el derecho de trámite respectivo por el registro: 13.90% de la
unidad impositiva tributaria (UIT).
Posteriormente, de no existir observaciones de forma o de fondo y cumpliendo con
todos los requisitos establecidos, Indecopi, a través de la Direccion de Signos
33
Distintivos, cuenta con un plazo no mayor a 180 días hábiles para otorgar el registro de
la marca mediante la notificación de la resolución y del certificado correspondiente.
Asimismo, de existir observaciones de forma el solicitante podrá subsanarlos dentro
del plazo de sesenta días hábiles posteriores al día de la notificación de la observación
de forma. De encontrarse observaciones de fondo, el solicitante podrá interponer el
recurso de reconsideración o apelación dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores
al día de la notificación con la resolución que acompaña la observación de fondo.
2.10. Prohibiciones absolutas al registro de marcas:
Las prohibiciones absolutas se encuentran en el listado de 16 incisos que establece
el artículo 135º de la Decisión 486.
En el presente, se indican las más relevantes:
Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros
datos, características o informaciones de los productos o de los
servicios para los Cuáles ha de usarse dicho signo o indicación,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios. (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)
En ese sentido, se establece muy bien de la necesidad del libre acceso de las
palabras que caracterizan un producto o servicio en el mercado, con ello nace también
un mercado justo y equitativo para los titulares de marcas y consumidores.
Asimismo, no se podrá registrar como marca aquel signo que no cumpla con la
función distintiva ya que solo está ejerciendo una función descriptiva, resultando
imposible conceder una marca denominada excelente o el mejor ya que esas palabras
solo apoyan en brindar información además de tener el deber de encontrarse abiertas
de uso o de libre acceso.
Entonces, se piensa que un método para evitar caer en la prohibición absoluta de un
signo excesivamente descriptivo seria – a modo de ejemplo – intentar denominar la
marca de acuerdo a la experiencia que deseo ofrecer al mercado con ella, más allá de
vender por ejemplo, una gaseosa: puede vender detrás de esa gaseosa felicidad tal cual
es el caso de la marca Coca – cola o elegancia, como sucede con la marca de agua
Evian.
34
Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) resalta la naturaleza indirecta que
diferencia a los signos evocativos de los signos exclusivamente descriptivos:
No deben confundirse los signos descriptivos con los signos evocativos.
Si la información que proporciona el signo es indirecta, vale decir, si
requiere un esfuerzo imaginativo para formar una asociación con el
producto o servicio; entonces el signo es evocativo y puede ser
concedido. (pág. 62)
Gracias al esfuerzo imaginativo de los signos evocativos ellos son excluidos de la
naturaleza excesivamente descriptiva, los signos evocativos – la mayoría de sus veces
– se da producto de la unión de las primeras letras de dos palabras que invita al
consumidor a pensar en la funcionalidad del producto, brindando respuesta a la
pregunta: ¿Para qué sirve? O ¿Qué es?.
Es por lo indicado que, a efectos de evitar la denegación de la solicitud de registro
de marca es necesario que el solicitante evalúe exhaustivamente la denominación que
tendrá su marca.
Por otro lado, la Decisión 486 también establece como prohibición absoluta al registro
de aquellas marcas que “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el
nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.” (La Comisión de la
Comunidad Andina, 2000)
Con lo expresado, se encuentra absolutamente prohibido – a modo de ejemplo –
solicitar el registro de la marca: “celu” para vender teléfonos o solicitar el registro de la
marca figurativa con el dibujo de un globo para vender globos ¿la razón? Se
desnaturalizaría el comercio en el mercado y con ello determinados consumidores
tendrían preferencias no equitativas por determinadas marcas.
En ese sentido, se indica que son signos genéricos aquellas marcas que sean
denominadas del mismo nombre del producto, a modo de ejemplo: no podrán registrase
marcas denominadas flores para la venta o comercialización de rosas, tulipanes o
cualquier tipo de flor.
Asimismo, se señala que el signo distintivo deja de caer en la presente prohibición
absoluta si a la imagen solicitada para registro como signo figurativo se le incluyen otros
elementos adicionales, por ejemplo: la figura de la marca BurgerKing contiene
35
elementos adicionales, sin embargo, en la figura es evidente que hace referencia a una
hamburguesa.
Particularmente, se considera que la solución para evitar caer en el uso de palabras
o figuras excesivamente genéricos o técnicos es recurrir a la búsqueda de elementos
que puedan dotar de originalidad el signo y, de preferencia, intentar constituir signos de
fantasía de modo tal que no se tropieza con el examen de registrabilidad.
Adicionalmente, otra prohibición absoluta es la planteada por la Decisión 486, en la
que se prohíbe el registro de signos que “consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del país” (La Comisión de la Comunidad Andina,
2000)
Con lo señalado, queda claro la prohibición de solicitar el registro de marcas
denominadas puchito o pucho – a modo de ejemplo - para distinguir cigarrillos en el
mercado, así como tampoco podrían registrarse marcas denominadas “chela” para
vender o comercializar cervezas en el Perú.
Entonces, una alternativa para evitar la denegación del registro de marcas por
solicitar el registro de marcas provenientes de composiciones de palabras coloquiales
es que la Dirección de Signos Distintivos establezca una lista actualizada de
denominaciones y figuras que no se deben de inscribir puesto que podría conllevar a
una monopolización del mercado.
En el mismo sentido, la Decisión 486 establece como prohibición el registro de
marcas que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre
la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (La
Comisión de la Comunidad Andina, 2000)
En relación a lo indicado, se puede configurar engaño al registrar una marca de
nombre pisco chilenito o cachaziña para distinguir pisco hecho en Perú ya que se creería
que la botella del producto es pisco proveniente de Chile o de la bebida alcohólica de
Brasil denominada cachaza, por ello, el engaño se reproduciría por el hecho de brindar
al consumidor información falsa sobre la procedencia geográfica del producto o servicio
marcado que se trate.
En ese sentido, se indica que “la información debe ser falsa y debe ser susceptible
36
de inducir a error; en otras palabras, no basta que la información falte a la verdad, sino
que además debe ser información relevante para la adquisición” (Maravi Contreras,
2017, pág. 63) Por tanto, el hecho de que una persona encuentre en el mercado un
producto de bebida alcohólica denominado cachaziña o pisco chilenito será relevante
para su compra ya que, comúnmente, el consumidor escoge el producto que desea
comprar leyendo la marca del producto deseado.
Con lo señalado, el análisis en abstracto - de la relación entre la marca y el producto
o servicio - debe efectuarse previamente y con total objetividad antes de solicitar el
registro de la marca, ello a efecto de evitar verse perjudicado con la denegación al
registro por no aprobar el examen de registrabilidad.
Por otro lado, en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 se indica la
prohibición del registro de marcas que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden
público o a las buenas costumbres” (La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)
Sobre el inciso mencionado, se considera necesaria la precisión a la aplicación del
presente inciso, ya que en la actualidad viene surgiendo controversia entre la Dirección
de signos distintivos y los solicitantes del registro de marcas; adicionalmente, al ser
conceptos jurídicos indeterminados, se considera necesaria la delimitación de lo que
conlleva cada una de las prohibiciones por ser contrarias a la moral, al orden público y
a las buenas costumbres, caso contrario, se producirían denegaciones al registro por
causales discrecionales y poco fundamentadas, lo que, consecuentemente, afectaría la
autonomía de la voluntad de los solicitantes y con ello, la existencia de determinadas
marcas sin la protección que otorga el registro.
2.11. Prohibiciones relativas al registro de marcas:
Las prohibiciones relativas al registro de marcas comprenden aquellas marcas
solicitadas que puedan generar riesgo de confusión o asociación en el mercado respecto
a otra ya registrada.
De esa manera, se precisa que las prohibiciones relativas tienen como objetivo
denegar el registro de una marca que no sea adecuadamente competitiva en el mercado
y/o se configure como un agente generador de confusión hacía los consumidores
respecto de otra marca ya posicionada en el mercado.
Así, la Decisión 486 señala como prohibición relativa aquellas solicitudes al registro
que:
37
Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
(La Comisión de la Comunidad Andina, 2000)
En ese sentido, el articulo 136 señalado en el párrafo precedente indica que tampoco
se podrán registrar marcas que atenten contra marcas notoriamente conocidas, que
afecte el prestigio o identidad de marcas de otras personas o que, en general, lesionen
los derechos de otros tales como: derechos de propiedad intelectual, derecho de autor,
comunidades indígenas o nativas. Asimismo, se considera necesaria la continuidad en
la correcta aplicación del artículo mencionado ya que, en una economía social de
mercado, siempre se deben resguardar los derechos de los titulares de marcas inscritas.
Adicionalmente, Maraví Contreras (2017) indica sobre las prohibiciones relativas y la
protección de marcas registradas:
La protección se otorga a la marca inscrita frente a la marca solicitada,
pero para ello se deben dar los siguientes requisitos: a) las marcas en
conflicto deben ser idénticas o semejantes y b) los productos o servicios
que se quieren distinguir con la marca solicitada deben ser idénticos o
semejantes. (pág. 64)
En ese sentido, se considera que no sería razonable que la Dirección de signos
distintivos conceda una marca igual o parecida a otra ya inscrita ya que ello generaría
perjuicios para el titular de la marca inscrita primero y para los consumidores ya que
causaría inestabilidad y confusión en el mercado por medio de la compra accidental de
un producto o servicio que no era el realmente elegido.
2.12. Sobre el riesgo de confusión:
Conforme la concepción actual del riesgo de confusión, esta se evalúa a través del
error en abstracto, vale decir, no se requiere la configuración presencial del error
material pero si la convicción de que en una situación real el riesgo de confusión pueda
inducir a error debido a la identidad o semejanza del signo solicitado y de otro ya
registrado.
Sobre la necesidad de la comparación en abstracto, también indica Ore Sosa (2007):
El riesgo de confusión exigido por la norma es un riesgo de confusión
38
abstracto, vale decir, no es necesario demostrar una concreta situación
de confusión, sino que la identidad o semejanza de los signos
confrontados sea de tal forma que «pueda» inducir al público a error. Por
tanto, será suficiente verificar, a partir de una comparación de los signos
y productos en conflicto, la aptitud para generar confusión en el mercado.
(pág. 59)
Con lo expresado, se entiende que basta la sola posibilidad de que el riesgo exista –
sin necesidad de materializarse efectivamente – para estar frente a una situación pasible
de confusión, por ello, mediante un efectivo examen de registrabilidad es que se puede
evitar generar confusión respecto a dos marcas de productos o servicios idénticas o
semejantes en el mercado, evitando con ello la probabilidad de pérdidas económicas y
de público consumidor en el titular de la marca registrada primero.
Igualmente, se precisa que “no se exige probar la existencia de una efectiva
confusión en el consumidor, sino comprobar la posibilidad de confusión” (Di Cataldo,
pág. 59) entonces, se comprende que basta la existencia de la probabilidad en abstracto
para evidenciar la confusión que puede generar en el público, por ello, se comprende
que en derecho de marcas es ideal y necesario realizar el examen previo a efectos de
resguardar los derechos de los titulares de marcas ya registradas.
Adicionalmente, existen tres tipos de confusión: la confusión directa, la confusión
indirecta y el riesgo de asociación. La primera se configura ante la existencia de dos
marcas idénticas o semejantes respecto al mismo producto o servicio, entonces, el
público consumidor que desea adquirir la marca A adquiere la marca B debido a la
identidad o semejanza producido por el riesgo de confusión directo.
Asimismo, señala Berckovitz (2003), sobre el riesgo de confusión directo:
Cuando el consumidor, debido a la identidad o semejanza existente, tanto
entre los productos como entre las marcas que los distinguen, adquiere
el producto identificado con una de las marcas cuando deseaba adquirir
el producto identificado con la otra. (pág. 478)
De esa forma, se produciría el riesgo de confusión directo – a modo de ejemplo – si
la empresa C cuenta con una marca registrada denominada cardiopill y la empresa D
solicita el registro del signo denominado pillcardio, ello claramente generaría confusión
directa al público consumidor en el mercado.
39
Por otro lado, sobre el riesgo de confusión indirecto, se indica que se configura
cuando el público consumidor considera que dos productos o servicios marcarios de
distintos tipos provienen de la misma empresa, por la razón de que el diseño de ambas
marcas son similares o idénticas.
En ese sentido, se concuerda con Portellano Diez sobre el riesgo de confusión
indirecta: “El consumidor no toma un producto por otro pues los productos y/o los signos
guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre ambos signos le hace creer al
público que los bienes o servicios provienen de la misma empresa” (pág. 268)
Particularmente, existiría riesgo de confusión indirecta si una persona natural o
jurídica desea registrar una marca mixta con los mismos trazos de la marca Coca – Cola
para vender prendas de vestir, de esa forma, la marca para distinguir prendas de vestir
sería de color rojo y blanco, con trazos curvilíneos y escritura cursiva, marca que,
evidentemente no podría ser registrada por la naturaleza similar a la marca notoriamente
conocida y denominada Coca – Cola.
Por último, Maraví Contreras (2017) redacta respecto al riesgo de asociación:
Los consumidores pueden diferenciar los bienes, servicios o
establecimientos de una empresa frente a los de otra; así como el origen
empresarial distinto, sin embargo, como consecuencia de la similitud
entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos,
consideran que entre estas empresas existe vinculación económica u
organizativa, cuando en realidad dicha vinculación no existe. (pág. 64)
De esa forma, el riesgo de asociación puede generarse – a modo de ejemplo -
mediante la aplicación de la función publicitaria de la marca A, destinada a la venta de
prendas de vestir, de la cual es titular la empresa A, haciendo creer al público la
asociación de la marca A con la marca B, dedicada a la venta de galletas, de la cual es
titular la empresa B, por el motivo de que la publicidad y el producto presentado dan a
entender que para presentar la publicidad ha existido colaboración previa por parte de
la marca B o que establecieron una relación jurídica previo al lanzamiento de la campaña
publicitaria.
2.13. Criterios para la determinación del riesgo de confusión:
Una de las pautas básicas para determinar el riesgo de confusión se da mediante el
principio de especialidad, el que establece que el resguardo por parte de la Dirección
40
de signos distintivos de Indecopi es respecto a la clase para la cual el solicitante requirió
el signo, ojo: clase de la clasificación Niza para productos y servicios.
Adicionalmente, se señala que para determinar el riesgo de confusión, el examen ha
de ser realizado por dos etapas, la primera: determinando la similitud del signo y la
segunda: estableciendo la similitud del producto o servicio, ello, siempre y cuando se
encuentre registrado.
En ese sentido, indica Fernández-Novoa (2004):
Para determinar la existencia del riesgo de confusión entre dos marcas
enfrentadas se procederá a una doble comparación: la comparación de
los signos, y la comparación de los productos o servicios. Cabe
mencionar que a la hora de comparar signos y productos se debe tener
en cuenta la interdependencia de los factores determinantes del riesgo
de confusión, en especial, la semejanza de los signos, la similitud de los
productos o servicios, y el fuerte carácter distintivo que eventualmente
posea la marca. (pág. 131)
Por consiguiente, se resalta que el principio de especialidad es determinante al
evaluar el riesgo de confusión entre dos signos, siempre y cuando los productos o
servicios sean idénticos o semejantes y generen confusión en el público consumidor.
2.14. Excepciones: las marcas notorias:
Sobre las marcas notorias, se indica que son marcas que gozan de amplia protección
por parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi sin necesidad de encontrarse
registradas y ello es debido al poder que estas marcas ejercen sobre el público
consumidor ya que se encuentran excelentemente posicionadas en el mercado, las
marcas notorias son las excepciones a diversas reglas, entre ellas al principio de
especialidad, las marcas notoriamente conocidas pueden protegerse y excluir del
registro a otras solicitudes de marcas idénticas o semejantes que no necesariamente
pertenezcan al mismo producto o servicio en los que estas se encuentran.
De esa forma, Kresalja (2007) precisa respecto a las marcas notorias:
Por lo que se refiere al derecho al uso exclusivo sobre una marca, según
las leyes vigentes, se adquiere a través del registro de la misma ante la
autoridad competente. Sin embargo, la protección de las marcas
notoriamente conocidas no se da en función del registro, sino por el
41
hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido
prestigio y respeto por su uso en el mercado, debe generar un derecho a
favor de su titular. (págs. 348-349)
Conforme lo señalado anteriormente, las marcas notorias – en forma de recompensa
a su esfuerzo por posicionarse efectivamente en el mercado – no necesitan ser
registradas para ser protegidas. En ese sentido, respecto a la independencia de las
marcas notorias con el principio de especialidad, se indica que estas son protegidas no
solo por los productos y servicios que brindan en el mercado.
Por tanto, se indica que “las marcas notoriamente conocidas gozan de una
«protección especial» que va más allá de la regla de la especialidad, es decir, con
independencia de los productos o servicios para los que se hubiere registrado el signo”
(Ore Sosa, 2007, pág. 53) Entonces, se entiende que además del derecho de
exclusividad con la que cuentan las marcas notorias también se les otorga protección
frente a cualquier producto o servicio adicional a los que comercializa el titular con la
marca.
En resumen, las formas son dos si se requiere de una marca con protección
indeterminada: que el signo sea o bien notoriamente conocido o bien se registre la
marca y se renueve cada diez años previo pago de la tasa correspondiente.
2.15. Marcas Especiales:
Concretamente, existen dos tipos de marcas especiales: las marcas colectivas y las
marcas de certificación. Sobre las marcas colectivas, se indica que son conformadas
por diversas empresas que persiguen un mismo objetivo y al establecer ese objetivo de
manera conjunta se reducen los costos y, con ello, aumenta la productividad con lo que
se obtiene mayor ventaja de penetración dentro del mercado; en lo que respecta a las
marcas de certificación, se precisa que son marcas constituidas a fin de garantizar la
calidad, el origen, la manufactura u otros respecto a otras marcas de productos o
servicios determinados ya posicionados en el mercado.
Sobre las marcas colectivas, se considera que su finalidad es penetrar con mayor
facilidad dentro del mercado y, de esa forma, ganar prestigio y llegar a ser inclusive una
marca notoria. A mayor apoyo en el éxito de una marca, mayor prosperidad. Asimismo,
las marcas colectivas pueden ser empleadas únicamente por sus titulares.
Por otro lado, las marcas de certificación pueden ser empleadas por todo aquel que
42
cumpla con los estándares establecidos por la marca de certificación a excepción de los
productos o servicios del titular de la marca de certificación.
Por último, se considera que las marcas de certificación pueden revestir de mayor
calidad a la marca que un titular ya tiene registrada y la finalidad, al igual que las marcas
colectivas, mayor éxito y penetración en el mercado.
PARTE CUATRO. Libertad de empresa y derecho del consumidor
2.16. Libertad de empresa y derecho marcario:
Se considera que la libertad de empresa no trata únicamente de ingresar y
mantenerse en el mercado sino también contar con el derecho de competir legalmente
con otros entes jurídicos, sin abusar de la posición de dominio.
Asimismo, gracias a las marcas debidamente registradas con las que cuente la
persona jurídica se hace más sencillo competir en el mercado ¿la razón? La exclusividad
que brinda el tener una marca registrada de producto o servicio, poder explotarla
publicitariamente sabiendo que se cuenta con el apoyo del Estado, respaldo que se
traduce en el momento en el cual alguien de mala fe - o sin conocimiento previo – solicita
el registro de una marca semejante o idéntica a la marca que determinada empresa ya
tiene registrada a su favor.
Igualmente, el respaldo del Estado en derecho marcario se representa también
permitiendo que el titular de determinada marca registrada pueda formular oposición
ante la entidad competente al tomar conocimiento de que un tercero se encuentra
solicitando el registro de una marca que, de ser admitida en registro, puede entorpecer
la prosperidad de la persona jurídica que ya cuenta con la marca registrada.
En ese sentido, se concuerda al indicarse que: “la libertad de empresa se asienta
sobre dos pilares básicos: la competencia económica y la protección de los
consumidores” (Ore Sosa, pág. 27) ello, en razón a que el derecho constitucional a la
libertad de empresa permite que, una vez constituida la persona jurídica, ella se
desenvuelva dentro del marco de la legalidad, con la capacidad de competir con otras
empresas en razón a la necesidad de éxito y de logro de sus objetivos.
Concretamente, se considera que la libertad de empresa y la libre competencia son
dos derechos constitucionales que se complementan, siendo que toda persona jurídica
cuenta con el derecho de desenvolverse libremente en el mercado, al mismo tiempo que
43
ese libre desarrollo permite la competencia de acuerdo a los estándares establecidos
por la ley puesto que la competencia es inherente a toda empresa, de tal modo que ella
pueda alcanzar sus metas y, de no existir competencia evidentemente nos
encontraríamos ante un monopolio o un privilegio no proporcional concedida a otra
empresa por parte del Estado.
De ese modo, se coincide con Hernández-Mendible (2012) al relatar sobre la libertad
de competencia:
Los operadores económicos podrán concurrir, realizando distintas ofertas
de bienes y de servicios, siempre con respeto a las normas
antimonopolios, es decir, no realizando prácticas económicas
anticompetitivas y no abusando de la posición de dominio, garantizando
así la mayor eficiencia económica en el mercado y el beneficio tanto de
los oferentes como de los demandantes de los bienes y los servicios.
(pág. 94)
Así pues, se considera necesario resaltar el gran apoyo que otorga el derecho
marcario respecto a la libre competencia, toda vez que el registro de una marca a favor
de una empresa permite competir con seguridad, con la certeza que la empresa podrá
desenvolverse e invertir en el posicionamiento adecuado de su marca, llegando ella a
generar riqueza gracias a la marca registrada y teniendo conocimiento que podrá aplicar
los métodos establecidos por ley en caso un tercero intente solicitar el registro de una
marca similar o idéntica.
Por otra parte, en lo que respecta a la libertad de empresa y la protección de los
consumidores, se señala como una manifestación de obligación que nace junto al
derecho a la libertad de empresa, razón por la que la actuación de las personas jurídicas
debe ser honesta en todo momento y con los mas vulnerables en el mercado: los
consumidores. Se entiende como obligatoriedad por parte de las empresas el
desenvolverse transparentemente toda vez que la persona jurídica, en su necesidad del
logro de metas, ejerce diversos mecanismos publicitarios para llegar al consumidor y
generar productividad, de ese modo, se indica que la publicidad puesta en el mercado
debe ser siempre equivalente a la marca del producto o servicio publicitado con ella.
En ese sentido, se coincide con Bercovitz (1987) al indicar sobre la protección al
consumidor:
Radica en la especial situación en la que se encuentra, incapaz de hacer
44
valer sus intereses en un mercado compuesto por entidades
empresariales cada vez más grandes que tienen los medios publicitarios
a su servicio, ejerciendo una presión importante sobre la capacidad
crítica del consumidor. (págs. 22-23)
En resumen, se expresa que la libertad de empresa conlleva también el libre
desenvolvimiento de las personas jurídicas respecto de la marca de la cual solicitan el
registro, como se indicó, los beneficios que otorga el registro marcario son amplios:
exclusividad, oposición y, en pocas palabras, debida protección por parte del Estado
respecto a la garantía de la libertad de empresa para con las marcas que se encuentran
debidamente registradas.
En ese sentido, se comprende que la libertad de empresa es estrecha al derecho
marcario ya que si la persona jurídica cuenta con una marca registrada podrá
desenvolverse con seguridad en el mercado, adicionalmente, la relación entre las
marcas debidamente registradas ante la entidad competente y la protección al
consumidor se vuelve evidentemente necesaria: trata sobre la amplia información que
existe dentro de una marca puesta a disposición de los consumidores.
Por último, en lo que respecta a lo señalado en el párrafo precedente, se expresa
que el éxito de una marca depende en gran medida de la transparencia de la información
que brinde ella a los consumidores, respecto al detalle de la información se considera
que la marca debe poder brindar datos suficientes y precisos respecto al precio del
producto o servicio, calidad mediante la función publicitaria, y en general, todo lo que
influya en la decisión de compra respecto de un producto o servicio por parte del
consumidor siendo esa información transparente y de fácil comprensión para con los
consumidores.
2.17. Sobre la concepción de libertad de empresa:
Inicialmente, la libertad de empresa resulta un derecho constitucional, la que se
encuentra expresamente amparada en la Constitución del Perú, gracias a la protección
que brinda el Estado a los empresarios es que cada uno de ellos puede realizar los actos
que crea conveniente con la finalidad de lograr el éxito empresarial, empero, se resalta
que dichos actos que la empresa puede realizar libremente - no pueden - ni deben ser
contrarios a la ley.
En ese sentido, toda empresa puede realizar los actos que considere mejor en
beneficio de ella, también se considera que uno de los atributos más recurrentes de una
45
empresa es vivir en la constante creación, a fin de incrementar sus ventas y con ello su
productividad y su realización económica.
Adicionalmente, es conveniente señalar el artículo 59º de nuestra constitución:
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas
libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores
que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas
empresas en todas sus modalidades. (1993, pág. 19)
En relación a lo expuesto, se considera que el estado asume un compromiso perenne
de apoyo a las empresas - a fin de que lleguen al éxito - desde el momento en el que
este decide dotar a la nación del derecho de libertad de empresa.
Asimismo, se considera que el Estado debe permitir que las empresas sean las que
tengan la obligación de toma de decisión respecto de la forma en la que ellas generan
riqueza siempre y cuando no sean fines contrarios a la ley.
Adicionalmente, concordamos con Blancas Bustamante (2007) al señalar:
La libertad de empresa supone, entre otros aspectos, el derecho de
acceder y competir en el mercado, lo que a su vez implica —
especialmente en una sociedad en la que los medios de comunicación y
la publicidad se encuentran ampliamente desarrollados— poner en
marcha estrategias comerciales y cultivar una imagen. (pág. 189)
Por ello, la libertad de empresa implica también la necesidad de establecer
estrategias comerciales a fin de generar la riqueza económica que toda empresa desea
al establecerse o constituirse, dentro de las estrategias comerciales se quiere referir
específicamente a la creación y registro de marcas: un concepto muy limitado de prohibir
marcas contrarias al orden público puede ser pasible de afectar estrategias comerciales
ampliamente efectivas, más aún cuando el orden público es constante empero
existiendo grupos humanos con características conservadoras.
Con lo referido, se desea expresar que la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi
no debe denegar solicitudes de registro de marcas cuando ellas no afecten el orden
público, se considera que solicitar el registro de una marca original no afecta el orden
público siempre que la denominación o la figura solicitada no fomente la agresión, en
46
cualquiera de sus formas, a determinados sectores de la sociedad.
Así, se sostiene que “la libertad de empresa está constitucionalmente funcionarizada
a la satisfacción de exigencias socioeconómicas” (Font Galan, 1987, pág. 148) de esa
forma, se puede expresar que, en una economía social de mercado, debe ser el Estado
el que establezca las reglas de juego y permitir que las empresas se desarrollen en base
a sus decisiones más no asumir un rol cuidador respecto a los intereses de
determinados grupos humanos con altas características conservadoras.
Por último, se sostiene que el derecho de libertad de empresa es también cultivar
una buena imagen a través de la publicidad, compitiendo lealmente dentro del mercado
donde se desenvuelve. Así, a modo de ejemplo y desde una visión amplia, se brinda de
mayor seguridad al empresario que desea publicitar diversas marcas de productos o
servicios - registrados ante la autoridad competente - ya que el derecho de exclusiva
que brinda el registro marcario también es una forma de protección al derecho de
libertad de empresa, de poder publicitar la marca registrada sin temor que otro, mediante
la imitación de marcas, arrebate su esfuerzo.
2.18. De las manifestaciones de la libertad de empresa:
En definitiva, y posterior a haber realizado el análisis de las nociones al derecho de
libertad de empresa, conviene subrayar en el presente cuerpo las figuras mediante las
cuales se revela la libertad de empresa.
Así, se considera que una de las maneras en las que se configura la libertad de
empresa es mediante la constitución de una persona jurídica, adicionalmente, otra
manifestación a lo indicado es por medio de la libertad de permanencia siempre y
cuando la empresa se desenvuelva dentro de la legalidad del caso concreto, por último
se señala sobre la autonomía en la salida del mercado de una persona jurídica.
En primer lugar, la libertad de ingreso expresa que “permite a los operadores la
posibilidad de constituir la empresa y obtener los títulos jurídicos administrativos
habilitantes para realizar la explotación de la actividad económica” (Hernández-
Mendible, pág. 94) con lo indicado, se entiende que mediante la constitución de una
persona jurídica se abre un mundo de posibilidades económicas para la empresa, la que
debe cumplir con determinados lineamientos para poder llegar a alcanzar sus objetivos
y, con ello, la acogida por parte de los consumidores.
Por consiguiente, la autonomía para la constitución de una persona jurídica es una
47
de las características que representan el derecho constitucional de la libertad de
empresa, la misma que se encuentra en el deber de respaldar los emprendimientos que
diversos grupos humanos deseen realizar dentro del marco de la legalidad.
Adicionalmente, se considera que una de las formas de expresión de la libertad de
ingreso al mercado es también garantizando la no existencia de barreras burocráticas
para su constitución como persona jurídica, de tal forma que el Estado incentive la
creación de empresas y con ello la generación de riqueza.
Por otro lado, se expresa sobre la libertad de permanencia: “se traduce en la
elaboración de planes y estrategias de inversión, libertad de contratación y de
competición” (pág. 94) De ese modo, se comprende que la libertad de empresa abarca
a la libertad de permanencia o de estabilidad, de forma que las personas jurídicas
puedan realizar los fines que crean convenientes con tal de ser duraderas y prósperas
en el tiempo, claro está, dentro del marco de lo lícito y la competencia leal.
Asimismo, se considera que la libertad de permanencia compromete el apoyo del
Estado sin establecimientos de limitaciones injustificadas, las que no deben reducir la
generación del logro de sus objetivos puesto que es deber del Estado garantizar y
comprometerse con la sostenibilidad en el tiempo de las diversas personas jurídicas que
ingresan al mercado peruano, evitando la innecesaria aplicación de normas que
desincentiven el desarrollo de una economía social de mercado.
En ese sentido, se afirma que la libertad de permanencia implica también al derecho
marcario: el registro de una marca otorga el derecho de exclusiva sobre ella, derecho
de explotarla y de gozar con ella de la exclusividad que brinda el registro, con el
aprovechamiento exclusivo se obtiene permanencia en el mercado ya que terceros no
podrán registrarla ni producirla, por ende, se gozará de la libertad de estabilidad
indicados en los párrafos precedentes puesto que las empresas serán duraderas en el
tiempo gracias a las estrategias con las que deciden competir en el mercado: a través
de marcas registradas.
Por otra parte, la tercera manifestación del derecho constitucional a la libertad de
empresa es respecto a la libertad de retiro o salida del mercado, la misma que señala:
“sin otras restricciones o límites, que la no afectación del interés general y el
cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos con los otros operadores,
con los consumidores y los usuarios, así como con las autoridades públicas” (pág. 94)
En lo particular, se considera primordial culminar con todas las obligaciones
48
pendientes con terceros una vez tomada la decisión de salir del mercado por cualquier
causa establecida por la empresa, resultando conveniente retirarse del mercado
actuando de buena fe.
2.19. De la afectación al derecho de la libertad de empresa:
Luego de obtener alcances sobre la concepción de libertad de empresa - la cual es
el derecho de toda empresa de desenvolverse libremente en el mercado siempre y
cuando sus actuaciones estén dentro del marco de la legalidad - corresponde ahora
relatar la forma en la que se configura la afectación a este derecho garantizado
constitucionalmente.
Se considera relevante indicar que la afectación al derecho de la libertad de empresa
inicia, evidentemente, cuando una empresa es impedida de realizar sus objetivos o de
verse en dificultad para desenvolverse libremente; adicionalmente, la libertad de
empresa puede verse dañada cuando existe normativa jurídica que impida el desarrollo
– por medio de la innovación – de las personas jurídicas.
En ese sentido, coincidimos con Blancas Bustamante (2007) al señalar respecto a la
configuración de la afectación al derecho de la libertad de empresa:
El criterio a considerar para que se configure una verdadera lesión de la
libertad de empresa será el de estabilidad, esto es, cuando la afectación
de la imagen o de la credibilidad de la empresa ponga en peligro su
continuidad o conlleve una retracción de su posición en el mercado. (pág.
190)
En el derecho marcario, a modo de ejemplo, se puede constituir una lesión al derecho
de la libertad de empresa cuando la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi procede
a la denegación del registro de marcas – que en la mayoría de sus veces son signos de
fantasía – sin acompañar la razón con sustentos objetivos.
Probablemente surja la pregunta: ¿cómo la denegación de una marca puede afectar
el derecho de libertad de empresa? Entonces, se considera que el hecho de no recibir
el respaldo suficiente por parte del Estado - respaldo que se traduce en obligación de
apoyo a las empresas para su correcto desenvolvimiento en el mercado – genera que
las personas jurídicas no puedan explotar efectivamente sus productos o servicios
puesto que vivirían con temor de que terceros de mala fe soliciten el registro de marcas
similares y con ello los despojen de sus consumidores.
49
Con lo indicado, se quiere resaltar que, al no otorgar el derecho de exclusiva que
beneficia a las marcas de las empresas se lesiona también la libertad de empresa, toda
vez que el titular vencido de la marca sin registro no podrá vivir plenamente de la
originalidad de sus ideas traducidas en marcas registradas y protegidas.
En ese sentido, se coincide con Forno al establecer que “ambos sirven como garantía
a los individuos de que su autonomía privada y su libertad de empresa no estarán
limitadas por la regulación salvo que los costos de transacción sean prohibitivos” (2018,
pág. 123) ya que este derecho constitucionalmente garantizado debe resguardarse de
tal forma que prohíba únicamente las acciones que sean objetivamente ilícitas.
Adicionalmente, se entiende que – conforme al párrafo precedente – surge la
pregunta: ¿cómo aplicar únicamente lo objetivamente ilícito? Pues bien, se piensa que
la libertad de empresa debe permitir que las personas jurídicas sean las únicas capaces
de decidir sobre sus actuaciones salvo estipulaciones jurídicas objetivas, ello es, evitar
que algún representante del Estado aplique razonamientos incorrectamente motivados.
Una alternativa a lo mencionado – a modo de ejemplo – es mediante el
establecimiento de normas jurídicas que no tengan excesos en su amplitud ya que, en
derecho marcario, muchas empresas pueden verse agraviadas por razonamientos
conservadores o no acordes al orden público, ello es: constante o cambiante,
razonamientos que se convierten en decisiones de aplicación obligatoria a la empresas,
las cuales afectan el derecho a la libertad de empresa por el solo hecho de encontrarse
estipuladas en normas jurídicas que llegan a convertir la discrecionalidad en perjuicio a
la libertad de empresa.
Por otro lado, se considera necesario resaltar también lo que no constituye una
afectación al derecho de libertad de empresa, ello es: el derecho al honor.
Evidentemente, el derecho al honor no perjudica a la libertad de empresa puesto que
ello no aplica a la libertad de empresa, recordemos que una empresa es una persona
jurídica mas no una persona natural, ello es, un ser humano.
Al respecto, se coincide con Blancas Bustamante (2007):
El derecho al honor es un derecho de la persona humana, por lo cual no
puede ser invocado por las personas jurídicas, como la empresa, para
proteger su buena imagen. El derecho al honor es una emanación de la
dignidad y del libre desarrollo de la personalidad del ser humano y, por lo
tanto, no está basado en la protección de un interés económico ni
50
patrimonial (…) (pág. 185)
Se recuerda entonces un punto clave, la razón de ser del derecho de libertad de
empresa es permitir que las personas jurídicas puedan generar la riqueza necesaria
para la satisfacción y constante persecución de los objetivos de ella sin la existencia de
obstáculos que estropiecen la posibilidad de mejorar una industria determinada.
Al mismo tiempo, se entiende que el derecho de libertad de empresa se afecta
cuando existen factores en el mercado que impidan su libre accionar, al verse impedida
su libre actuación se afecta la generación de ganancias y con ello el desaliento de la
persecución de sus objetivos; cuando una empresa pierde la necesidad de ir tras su
misión usualmente cierra y al dejar de existir es evidente que nace con ello un desaliento
de las inversiones para con otras empresas.
Visto de ese modo, Forno sostiene que “dentro de la premisa de la autonomía privada
y la libertad de empresa rige que cada individuo sea absolutamente capaz de medir los
riesgos que asume y satisfacerse por sí mismo (…)” (2018, pág. 116) dicho ello, se
entiende que la afectación a la libertad de empresa es también cuando el Estado impide
que la persona jurídica pueda medir o determinar los riesgos que este decide asumir
para generar una posición de éxito dentro del mercado donde se desenvuelve.
Por consiguiente, el hecho de que el Estado establezca imposiciones subjetivas,
desproporcionales y hasta arbitrarias hace que la empresa pierda poder de dominio
sobre su propio ente, dominio que le permite asumir los riesgos que el crea conveniente
– siempre y cuando no sean ilícitos – sin embargo, conforme diversas normativas, se
hace evidente que la empresa no puede si quiera solicitar protección sobre el nombre
de una marca con la cual desean atraer consumidores.
Por último y en relación a lo expuesto, se considera que debe existir un margen
necesario en el cual la persona jurídica pueda determinar los riesgos que aquel decide
asumir, caso contrario, se vería afectado el derecho constitucional de toda persona
jurídica a la libertad de empresa, un ejemplo de ello es eliminar las barreras burocráticas
existentes al momento de solicitar el registro de una marca por ser subjetivamente
contrarias al orden público, lo que resulta una afectación a la libertad de innovar y de
crear marcas de las empresas.
2.20. Noción de acto de consumo:
51
En primer lugar, se considera necesario indicar que el acto de consumo es aquel
que previamente vincula a dos partes: consumidor y ofertante, ya que el consumidor -
antes de adquirir un producto o servicio puesto en el mercado por el ofertante o
empresario – busca satisfacer el acto de consumo mediante la mejor opción puesta
dentro del mercado, ella en ocasiones, y a consideración del consumidor, es aquella
que más información sobre el producto o servicio brinde en el mercado: calidad, precio,
duración, certificación, etc.
Por ello, es necesario resaltar que el acto de consumo inicialmente trata sobre la
compra de un determinado bien o servicio a favor del consumidor o adquiriente, este
uso o disfrute puede desaparecer en el primer empleo o puede ser empleado para el
uso, disfrute o explotación, hecho que – evidentemente – no hace que el consumidor
deje de tener la condición de realizador del determinado acto de consumo.
Asimismo, se coincide con Durand (2010) sobre la noción que este brinda respecto
del acto de consumo:
Una importante precisión con respecto al acto de consumo y es que, éste
no se limita a los bienes consumibles en sentido estricto, o sea los que
desaparecen con el primer uso (por ejemplo los alimentos), sino que
comprenden también los bienes duraderos e inclusive las prestaciones
de servicios materiales o intelectuales. (pág. 71)
En ese sentido, se precisa que el acto de consumo involucra tanto productos como
servicios en beneficio de una determinada persona, sea natural o jurídica, lo que
claramente muestra que el acto de consumo puede ser gozado, bien por una persona o
bien por una empresa, siempre y cuando se aproveche de forma óptima o completa un
bien o servicio, usándose lo que brinda y, de ser el caso, aprovechando los frutos que
otorga.
Por otro lado, se cree necesario resaltar la importancia del acto de consumo efectivo,
adquiriendo el producto o servicio esperado gracias a la información previa y correcta
elección por parte del consumidor al tomar decisión respecto al acto de consumo a
realizar, valiéndose de medios informativos idóneos que le permitan realizar un acto de
consumo efectivo.
Adicionalmente, se resalta a Stucchi (2011) sobre la independencia del consumidor
en los actos de consumo:
52
La soberanía del consumidor, desde las consideraciones de un consumo
responsable, permite que, en el marco de un proceso competitivo, el
ciudadano oriente la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta
que el consumo genera un condicionamiento subyacente y determinante
sobre la producción. (2011)
Entonces, se considera necesario y saludable tener un consumidor informado y
responsable, teniendo en cuenta que actualmente el consumidor se encuentra en una
economía social de mercado, lugar en el cual la competencia por lograr que diversas
personas ejecuten el esperado y deseado acto de consumo es amplio y constante,
conforme se puede visualizar en diversos medios publicitarios: revistas, diarios, canales
televisivos o frecuencias radiales.
Por último, se señala que un enfoque óptimo sobre el acto de consumo es respecto
del que se realiza habiendo estudiado o analizado previamente la información tanto
positiva como negativa en lo que respecta al producto o servicio a adquirir para
posteriormente efectuar un adecuado acto de consumo sobre un determinado producto
o servicio puesto en el mercado.
2.21. Sobre el derecho del consumidor y el derecho de elección del consumidor:
Ahora bien, respecto del derecho del consumidor se puede indicar que son tanto las
personas naturales como las personas jurídicas que realizan determinados actos de
consumo sobre productos o servicios en beneficio propio, de esa forma, el derecho del
consumidor busca proteger los intereses de aquellas personas que no cuentan con la
información completa y necesaria a su alcance en el momento en el cual deciden
efectuar actos de consumo.
De esa forma, se indica que el derecho del consumidor busca proteger a los usuarios
finales de una cadena comercial puesta en el mercado con el objetivo de que ellos
puedan escoger el mejor producto o servicio del cual van a utilizar y aprovechar.
Asimismo, “el derecho del consumidor viene a ser el conjunto de reglas dirigidas a
controlar todo lo concerniente a los actos jurídicos que realiza el consumidor para
satisfacer sus necesidades” (Durand Carrion, pág. 72) de forma que la información
puesta en el mercado por parte de los ofertantes de productos y servicios sea veraz,
comprensible y completa.
53
Particularmente, se considera que el objetivo del derecho del consumidor es proteger
al consumidor en lo que se respecta a sus actos de consumo, poniéndolo en una
situación favorable y obligando al ofertante a brindar información completa y sincera de
lo que realmente publicita en los medios y en el mercado.
En ese sentido, el propósito del derecho del consumidor es que ellos puedan efectuar
buenas decisiones sobre los productos y servicios que se encuentran en el mercado,
decisiones que solo serán favorables al consumidor cuando las empresas que ponen
determinados bienes puestos a disposición del público cumplen con brindar estándares
necesarios para la satisfacción de ambas partes: calidad, precio, duración e información
completa.
Adicionalmente, se resalta lo indicado por Cavero Safra (2016) cuando explica
detalladamente el objetivo del derecho del consumidor:
El derecho del consumidor, busca fundamentalmente maximizar las
buenas decisiones de los consumidores en el mercado, impactando el
conjunto de la economía a través de una especie de efecto dominó hacia
arriba. Así, la regulación de protección al consumidor está pensada para
el consumidor final. (pág. 39)
Así pues, el derecho del consumidor radica en el hecho de proteger los intereses del
usuario final de la cadena productiva de determinados bienes, sean productos o
servicios, sean los consumidores finales personas naturales o personas jurídicas de
derecho público o privado siempre y cuando se realice el acto de consumo a favor de
determinados individuos y no a favor de la integración de ellos dentro de los procesos
de producción o transformación de la persona jurídica.
Por otro lado, la ley para la defensa de los consumidores de España cumple también
con brindar adecuada protección al consumidor, sean personas naturales o personas
jurídicas, señalándose además que no es válida la renuncia de los derechos con los que
cuentan los consumidores ya que todos los derechos que se les brinda al consumidor
son inquebrantables por cualquier relación jurídica que pueda nacer entre consumidor y
ofertante o empresario.
Igualmente, se coincide que el consumidor es “un sujeto de necesidades y como tal
tiene derechos estructurados a su favor, precisamente por el Derecho, para equilibrar
las relaciones de desigualdad producidas por la llamada asimetría de la información
54
existente en el mercado” (Durand Carrion, pág. 76) con lo que se debe precisar que los
costos de transacción por parte del empresario son menores cuando se trata de otorgar
información a los usuarios respecto del bien puesto en el mercado.
Entonces, se considera importante precisar que el derecho del consumidor busca
también reducir o eliminar la asimetría de la información existente entre el consumidor
y el empresario que pone a disposición determinados productos o servicios ¿la
finalidad? Otorgar mayor transparencia en las transacciones realizadas en el mercado
y brindar mayor información al consumidor de lo que realmente adquiere en el acto de
consumo.
Por último, se considera necesario precisar que tanto la legislación peruana como la
española admiten como consumidores también a las personas jurídicas, sean ellas de
derecho público o de derecho privado, siempre y cuando las relaciones jurídicas de
consumo que se den entre persona jurídica consumidor y persona jurídica ofertante no
tenga vinculación con el objeto social de la empresa que realiza el acto de consumo ni
guarde relación directa al objeto social de la misma.
2.22. Sobre el principio de información y el principio de idoneidad:
Respecto al principio de información en el derecho del consumidor, se indica que es
obligación del proveedor brindar toda la información necesaria al consumidor respecto
de los productos o servicios que el primero inserta en el mercado con la finalidad de que
el consumidor pueda realizar un acto de consumo idóneo, comprando o adquiriendo lo
que realmente deseaba para con la finalidad de satisfacer sus intereses personales.
Asimismo, “el principio de información establece que el proveedor está obligado a
proporcionar al consumidor toda la información relevante sobre el producto o servicio
respectivo, de manera oportuna, de modo que este pueda tomar una adecuada decisión
de consumo” (Cavero Safra, pág. 38) de modo que el objetivo del principio de la
información es que el consumidor pueda efectuar un acto de consumo efectivo,
satisfaciendo sus intereses.
Adicionalmente, se considera que existe una afectación al principio de información
cuando un proveedor oculta información importante del producto o servicio al
consumidor con la finalidad de generar ganancias vendiendo productos o servicios con
determinadas fallas que generen perjuicios en el consumidor, a modo de ejemplo, se
55
considera que se lesiona el principio de información si se vende un auto de lujo sin
indicar previamente que este no cuenta con un equipo de sonido incorporado.
Por otro lado, se comenta que el principio de idoneidad trata de la obligación del
empresario de entregar al consumidor lo que efectivamente solicitó, entonces, se
entiende que con el principio de idoneidad nace la obligación del proveedor de otorgar
al consumidor lo que realmente se comprometió a brindarle, a modo de ejemplo, si A
compra una refrigeradora nueva a B, se comprende que existe una obligación implícita
de otorgar una garantía a A respecto de futuras fallas que pudieran darse por el uso
común de la refrigeradora, asimismo, de no pactarse una garantía se comprende que
ella se debe otorgar conforme las condiciones de garantía existentes en el mercado.
Por ello, se indica que “el principio de idoneidad establece que, en ausencia de
información, existe una especie de oferta o garantía implícita, determinada por aquello
que un consumidor esperaría razonablemente de acuerdo con las circunstancias”
(Cavero Safra, 2016, pág. 38) en ese sentido, la actual legislación peruana en materia
de protección al consumidor, la Ley Nº 2957, cumple con proteger al consumidor
respecto del deber de idoneidad de los proveedores hacia los consumidores, de forma
que, otorga tres formas de garantía: la garantía legal: derivada por mandato de ley, la
garantía explícita: acordada conforme lo ofrecido por el proveedor al consumidor y la
garantía implícita: la que ocurre ante el silencio del proveedor y que es aplicada
conforme el movimiento del mercado actual.
Adicionalmente, se indica que “la regla de idoneidad permite asignar la
responsabilidad en situaciones en las que el proveedor no cumple con informar de una
determinada circunstancia que conocía o que, razonablemente, debía conocer” (Cavero
Safra, 2016, pág. 39) de ese modo, y conforme lo especificado en el párrafo precedente,
se indica que el deber de idoneidad es una de las reglas más importantes de protección
al consumidor por los siguientes motivos:
• En situaciones de abuso de poder por parte del proveedor: logra vender
determinado producto o servicio sin brindar la información necesaria al consumidor
ni otorgar una garantía adecuada, por ello, el deber de idoneidad, de la cual nacen
las obligaciones de garantías explicitas, implícitas o legales.
• Cuando el consumidor no se encuentra informado respecto de la
obligatoriedad del proveedor de brindar toda la información relevante sobre la
56
adquisición de un determinado bien ¿El motivo? Los costos de transacción de que
el proveedor otorgue la información son menores y con ello sencillos.
En ese sentido, se establece que tanto el principio de información como el principio
de idoneidad buscan garantizar un acto de consumo efectivo y de acuerdo a lo deseado
por el usuario, tanto personas naturales como personas jurídicas de derecho público o
de derecho privado, entonces, la protección al consumidor que la legislación peruana
brinda está basada en cuidar del que cuenta con menos información sobre el producto
o servicio a adquirir, ello es: el consumidor.
Adicionalmente, se coincide con Durand (2010) al indicar que los principios
señalados son constituidos con la finalidad de proteger las relaciones jurídicas
efectuadas entre consumidor y proveedor:
No existe una categoría homogénea, particular, universal y bien
individualizada de consumidores, sino más bien relaciones jurídicas
(hecho o acto jurídico) derivadas de actos de consumo, practicada por un
profesional y un no profesional o consumidor, y es en este contexto que
podemos establecer que el Derecho del Consumidor se aplica
propiamente a las relaciones jurídicas de consumo. (pág. 81)
En razón a ello, se comprende que lo que busca el deber de información y el deber
de idoneidad es proteger las relaciones jurídicas que realiza el consumidor que busca
satisfacer sus necesidades pero que no cuenta con toda la información sobre las
ventajas y desventajas de lo que desea adquirir.
Concretamente, se observa que en el derecho del consumidor los actos de consumo
son constantes y amplios, por lo que proteger al consumidor se vuelve un deber,
asimismo, se precisa que no se consideraría imparcial no otorgarles protección siendo
ellos las personas que cuentan con menos información relevante sobre lo que consumen
en el mercado, a modo de ejemplo, ¿cómo saber realmente si el equipo de sonido que
se desea adquirir se encuentra en buenas condiciones?, ¿llevando un técnico en
equipos a la tienda de la empresa y desarmar el producto?, ¿la tienda de la empresa
otorgará permiso de desarmar un producto?. Por ello, la necesidad de protección, el
consumidor confía en la información que el proveedor brinda y en caso de dar
información no completa el consumidor cuenta con la protección de la entidad
competente en materia de derecho de consumidor: Indecopi.
57
2.23. Importancia del derecho de consumo:
No cabe duda que el derecho de consumo en la actualidad es de gran importancia
ya que en una economía social de mercado el consumidor necesita utilizar determinados
productos para poder vivir plenamente, pensar que tendría que producir o fabricar todos
los productos que necesita para vivir a diario complicaría su existencia y probablemente
lo alejaría de la consecución de sus objetivos personales.
Asimismo, desde la óptica del proveedor, el acto de consumo es necesario para
alcanzar los objetivos de la empresa y con ello poder crecer dentro de un mercado tan
competitivo en lo que respecta a bienes muebles o inmuebles, productos o servicios.
En ese sentido, desde la visión de un proveedor con interés en generar ganancias y
un consumidor con interés en satisfacer sus necesidades, se indica que “la función
económica del sistema de protección al consumidor consiste, fundamentalmente, en
maximizar la toma de buenas decisiones de consumo por parte de los consumidores”
(Cavero Safra, pág. 35) de tal forma que las ventas que realice el proveedor se
encuentren revestidas de la información necesaria a brindar al consumidor.
Adicionalmente, se considera que es deber del Estado garantizar la toma de buenas
decisiones por parte de los consumidores, obligando a los proveedores a otorgar a los
consumidores la información necesaria de los productos o servicios que incorporan en
el mercado para la venta.
Con ello, se considera que el proveedor otorga la información al consumidor de buena
fe, brindando información verdadera y confiable, gracias a la cual el usuario podrá
satisfacer sus intereses personales, mediante la adquisición del producto o servicio
puesto en el mercado, con la seguridad de que la información otorgada es real y válida.
Igualmente, Rivera Ferreyros (2014) indica:
El consumidor tiene la confianza de que el contenido publicitario revela
la verdad y responde a la rectitud en la conducta del empresario, quien
debe cumplir con las promesas vertidas en la publicidad, tornándose en
exigible el contenido publicitario y plenamente ejecutable en caso de
58
incumplimiento. (pág. 75)
Por otro lado, el aspecto beneficioso de generar la obligación a los proveedores
respecto del deber de informar con veracidad es que los consumidores tendrán mejores
productos o servicios en el mercado, por lo que el costo de transacción sobre la
información se encontrará en el que genera ganancias con el producto o servicio: el
proveedor.
Así, se indica que “si podemos identificar y reducir estos costos de transacción,
garantizando a la vez que las personas dispongan de la mayor cantidad de alternativas
entre las cuales escoger, ciertamente estaremos protegiendo a los consumidores”
(Patron, 2011) por ello, resulta más sencillo asignar dicho costo de transacción a los
proveedores, recordando además que es más fácil otorgar la información para los
proveedores puesto que ellos son los que producen o venden los productos o servicios
que ponen a disposición de los consumidores en el mercado.
Asimismo, la asimetría informativa entre proveedor y consumidor se reducirá de
forma importante al asignar la carga sobre la información al proveedor, de forma que el
consumidor contará con más opciones cuando desee adquirir un producto o servicio y
de esa forma podrá satisfacer el acto de consumo de manera efectiva, contando con
productos verdaderos en cuanto a su calidad, precio o duración.
En ese sentido, dentro de los beneficios de la reducción de la asimetría informativa
se tiene que el consumidor podrá comparar las ofertas que existen y se muestran a su
alcance en el mercado, teniendo en consideración que los bienes que desean adquirir
se encuentran revestidos de información transparente y, además de ello, saber que
cuenta con determinadas garantías protegidas.
Asimismo, se coincide con Rodríguez García (2013) al indicar sobre la asimetría
informativa:
El problema de la asimetría informativa, relevante en el derecho del
consumidor, se basa en la constatación de que no resulta eficiente que
el consumidor debe asumir los costos de adquirir información cuando la
relevación de esta por parte del proveedor puede ser más barata. (pág.
55)
Por ello la necesidad de asignación de información en el proveedor, él pone a
59
disposición el producto o servicio y es la parte que cuenta con mayor conocimiento
acerca del bien puesto en el mercado, por lo que resulta más fácil y coherente que sea
el quien la brinde y quien absuelva las dudas del usuario en torno al producto o servicio
que desea adquirir.
Por último, se considera necesario que los proveedores brinden información de
buena fe y en beneficio de ambas partes: proveedor y consumidor, de esa forma se
reduciría la asimetría informativa y, de esa forma, el consumidor podrá realizar actos de
consumo confiables y el proveedor podrá gozar de buena reputación y prestigio debido
a la validez de la información que emite.
2.24. Problemas vinculados a actos de consumo:
Con relación a los problemas vinculados a los actos de consumo, se indica que son
dos los más relevantes: la publicidad que emite el proveedor al consumidor y la
transparencia de la información que brinda el proveedor al consumidor.
Por tanto, se precisa que la publicidad es el medio más efectivo con el que cuenta el
proveedor para llegar a los consumidores, mediante la publicidad el proveedor puede
ofrecer los productos y servicios, ostentándolos de forma que el consumidor se sienta
identificado con el bien y con ello sentir la necesidad de adquirirlo.
En ese sentido, “la publicidad se convierte en un instrumento de protección del
consumidor pues éste sin casi ningún costo obtiene del mercado toda la información
que necesita para una decisión de consumo óptima” (Rivera Ferreyros, pág. 72) por ello,
la publicidad que se emite cuenta con el deber de adecuarse a lo que realmente ofrece
el producto o servicio en el mercado.
Asimismo, lo que se busca es proteger al consumidor de efectuar decisiones de
consumo que guarden estrecha relación con lo que realmente se desea adquirir y ello
se obtiene mediante la configuración de una publicidad transparente.
Con relación a lo indicado en el párrafo precedente, se indica que “lo que se busca
es precisamente evitar y combatir el efecto nocivo que trae consigo la denominada
publicidad engañosa o falsa, donde la oferta contenida en el aviso publicitario no
coincide con lo finalmente recibido por el consumidor” (Rivera Ferreyros, pág. 76)
En particular, se indica que, si bien es cierto que la publicidad ayuda a la necesidad
de aumentar el volumen de ventas – y con ello las ganancias – de los proveedores,
también se precisa que la publicidad engañosa puede afectar enormemente el logro de
60
los objetivos de las empresas, un claro ejemplo es el caso en donde la empresa omita
incluir información relevante en su publicidad respecto al producto o servicio que ofrece
en el mercado.
Adicionalmente, es deber de los empresarios el emitir publicidad cierta y
comprensible, sin embargo, se advierte que el consumidor se encuentra en el deber de
informarse acerca de la empresa con la cual adquiere un producto o servicio a efectos
de no verse inmerso en asumir los costos de transacción, tiempo y dinero, al solicitar la
defensa ante la autoridad competente en protección al consumidor.
Por ello, se señala que “la mejor manera de proteger al consumidor es permitiéndole
que ejerza verdadera soberanía sobre sus decisiones, lo que solamente consigue si
posee toda la información relevante que se requiere para una toma de decisión eficiente”
(Rivera Ferreyros, pág. 72) por lo que un acto de consumo eficiente será aquel en el
cual previamente el consumidor se encuentre informado acerca de las ventajas y
desventajas del producto o servicio en relación a sus intereses.
En resumen, se considera que el consumidor debe ser una persona lo
suficientemente informado al momento de invertir en algún producto o servicio
determinado, teniendo en cuenta que la mayoría de publicidad busca que el consumidor
tenga la sensación de necesidad del bien publicitado, lo que genera que el empresario
aumente sus ventas y con ello su prosperidad dentro del mercado donde se
desenvuelve.
De esa forma, se precisa que “la publicidad, sin perjuicio de su rol informativo, genera
necesidades (la mayoría artificiales) e introduce incentivos para el consumo y por ello
se dice que promueve o dinamiza la contratación sobre diversos bienes y/o servicios”
(Rivera Ferreyros, pág. 73) por lo que cada vez se hace necesario la información por
parte de los consumidores, procurando indagar sobre los beneficios y desventajas con
los que cuenta determinado producto antes de efectuar el acto de consumo, procurando
convertir una decisión de consumo en una actuación previamente informada.
Concretamente, se precisa que una decisión de consumo efectiva por parte del
consumidor será aquella que cuente con las siguientes características:
• Se realiza previa información sobre el producto o servicio a contratar, de
no existir suficiente información sobre el producto o servicio a adquirir será idóneo
consultar respecto de las cualidades que debe tener uno como aquel en el mercado.
61
• Se efectúa realizando un previo balance entre otros productos o servicios
en el mercado, comparando no solo marcas sino también precio, duración, calidad,
diseño o garantía.
Por tanto, se coincide con Rivera Ferreyros (2014) al indicar sobre la diferencia entre
consumidor y empresario, donde se resalta la importancia de efectuar una decisión de
consumo con la cualidad de eficiente:
La posición del consumidor se encuentra en un nivel de inferioridad en la
negociación del contrato e incluso, no tiene posibilidad de participar en la
negociación, solamente debe decidir entre adquirir o no el producto o
servicio, lo cual la convierte en la parte más vulnerable en el mercado;
por ello, la función de información es vital para el consumidor pues
solamente a través de ésta equipara de alguna manera esa posición
desigual. (pág. 73)
Así pues, se considera que el acto jurídico entre consumidor y proveedor no siempre
será en posiciones igualitarias ya que, evidentemente, cuando un consumidor se acerca
a un establecimiento a comprar un producto de determinadas características tendrá que
pagar el precio y aceptar las condiciones de venta sin previa negociación, es cierto que
tendrá otras opciones parecidas ya que en el mundo de los productos y servicios los
bienes se encuentran en constante competencia en el mercado, sin embargo, muchas
veces los consumidores deciden elegir determinado producto de determinada marca o
características debido a la confianza que ya se generó previamente entre el consumidor
y empresa proveedora de determinado bien, confianza que no necesariamente será
sinónimo de que aquel producto o servicio contratado cumplirá con toda la información
otorgada inicialmente.
Para finalizar, se precisa que debido a lo señalado en los párrafos precedentes se
hace necesario contar con una solución frente a los problemas vinculados a los actos
de consumo, actos que no dejaran de llevarse a cabo debido a la falta de información
de los consumidores ni a los errores de publicidad en los que puedan incurrir los
proveedores. Por ello, frente a la falta de negociación previa entre consumidor y
proveedor es que se hace importante la información de la que es capaz de obtener el
consumidor - por sí mismo o por parte del empresario - antes de efectuar la adquisición
de un bien determinado, de tal forma que el acto de consumo realizado sea efectivo.
62
Capítulo 3: Metodología de la investigación
3.1 Tipo de investigación:
El presente trabajo de investigación es cualitativa puesto que se debe indagar por
medio del análisis documental, doctrina y normativa en torno al tema de investigación,
con el objetivo de examinar los parámetros que guían las actuaciones de la Dirección
de signos distintivos de Indecopi cuando se deniega una marca por considerarse
contraria al orden público y , adicionalmente, realizar entrevistas a personas
especializadas en el tema para, posteriormente, transcribirlas y añadirlas al presente
trabajo de investigación.
En tal sentido, nuestra categoría conceptual de investigación será el orden público
ya que nuestro propósito es analizar que criterios del orden público son utilizados por la
Dirección de signos distintivos de Indecopi cuando se deniega una marca por
considerarse contraria al orden público.
3.2. Diseño de investigación:
La presente investigación es una de tipo cualitativo, la categoría conceptual de
investigación es analizar la razón de la denegación de marcas consideradas como
contrarias al orden público por la Dirección de signos distintivos de Indecopi.
La unidad de análisis es políticas, normas, doctrina, prácticas sobre la noción de
prohibición de registrar marcas contrarias al orden público. Para lo que se analizan
testimonios provenientes de individuos que son expertos en el tema, y documentos
como jurisprudencia y resoluciones de la Dirección de signos distintivos de Indecopi.
En ese sentido, se considera que el trabajo es cualitativo al encontrarse
estrechamente vinculado con la dimensión constructivista. Así, el constructivismo, como
señala Von Glasersfeld, “es radical porque rompe con lo convencional/ordinario y
desarrolla una teoría del conocimiento en el cual el conocimiento no refleja una realidad
ontológica “objetiva” sino el ordenamiento y la organización de un mundo constituido por
nuestra experiencia” (2013, pág. 15)
Por tanto, se comprende que la presente investigación se encuentra orientada por el
63
constructivismo ya que el objetivo no es establecer un estándar estático respecto de la
noción de orden público que aplica la Dirección de signos distintivos de Indecopi sino
que es brindar consideraciones o pautas de lo que se debe comprender por orden
público a efectos de apoyar la disminución de la denegación de marcas basadas en
criterios subjetivos y con ello coadyuvar a un efectivo tráfico comercial.
Se considera además que el constructivismo se encuentra ligada al enfoque
cualitativo ya que una de las características de los investigadores cualitativos son: “La
flexibilidad y apertura ya que están ligadas a haber aprendido a soportar una buena
dosis de ambigüedad” (Strauss & Corbin, 2002, pág. 14)
En ese sentido, se comprende que el constructivismo tiene por objeto crear mediante
la inserción del investigador dentro del problema de investigación, dejando de ser
únicamente un observador y pasar a cuestionar el problema como un miembro más de
los actores de la problemática.
Asimismo, Strauss y Corbin (2002) indican:
No es que los investigadores no quieran discernir los asuntos
analíticamente, pero la urgencia de evitar la incertidumbre y de llegar
rápidamente a la conclusión de la propia investigación, se atempera con
la comprensión de que los fenómenos son complejos y sus significados
no se vislumbran con facilidad o que simplemente se dan por sentados.
(pág. 14)
De esa manera, se precisa que la necesidad de romper con lo estático es un factor
común y necesario tanto en la investigación cualitativa como en el enfoque
constructivista, por lo que el hecho de caminar al ritmo de la sociedad es, hoy en día,
una alternativa necesaria para el fin último de la comunidad: la armonía social.
En ese sentido, se comprende que la teoría fundamentada guarda estrecha relación
con lo mencionado, asimismo, se indica que “en este método, la recolección de datos,
el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí” (Strauss &
Corbin, 2002, pág. 21)
Entonces, se hace necesario precisar que la unificación de todas las unidades de
análisis serán imprescindibles para el éxito de la investigación, debiendo de ser
interpretadas de forma conjunta para la posterior presentación de una propuesta o de
una solución a la problemática investigada.
64
Con lo señalado se desea indicar que, conforme Strauss y Corbin (2002) señalan:
Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más
a la "realidad" que la teoría derivada de unir una serie de conceptos
basados en experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las
cosas debieran funcionar). Debido a que las teorías fundamentadas se
basan en los datos, es más posible que generen conocimientos,
aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la
acción. (pág. 22)
En resumen, el común denominador entre la investigación cualitativa, la dimensión
constructivista y la teoría fundamentada es la relevancia de establecer mecanismos que
se ajusten a la sociedad en la que se encuentra actualmente, así como también la
necesidad de que el investigador deje de observar para pasar a sumergirse e incluirse
dentro del campo de investigación en la cual se encuentra.
Como resultado, Strauss y Corbin (2002) indican sobre la teoría fundamentada:
Es al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que
mantiene un cierto grado de rigor y se basa el análisis en los datos. La
creatividad se manifiesta en la capacidad de los investigadores de
denominar categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes,
hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y
realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. (pág. 22)
Por último, y conforme lo indicado, la finalidad del presente trabajo es también
construir una realidad, siendo participes dentro de la sociedad que se analizará,
observando sus características.
65
Capítulo 4: Análisis de la investigación PARTE UNO: Del Análisis
4.1. Análisis sobre las marcas contrarias al orden público en función al marco teórico y entrevistas realizadas:
Ahora bien, a modo de introducción, resulta conveniente comentar la importancia de
contar con marcas registradas puesto que protege enormemente al titular de la marca
por dos motivos: el primero trata sobre el beneficio de la exclusividad, que permite al
titular producir el producto marcado con la seguridad de saber que terceros no podrán
registrar marcas semejantes o idénticas a las de aquel, puesto que el titular ya cuenta
con la marca registrada primero. La segunda razón es la protección por parte de
Indecopi, que permite al titular de la marca denunciar por infracción de derechos en caso
de existir una persona natural o jurídica que produce la marca registrada del titular sin
previo consentimiento, de esa forma, será sancionada por Indecopi con multa de hasta
150 UIT.
Sobre el análisis de las marcas contrarias al orden público, resulta conveniente
precisar que, conforme se indican en las entrevistas realizadas, son aquellas marcas
que pudiesen afectar lo que la sociedad considera ofensivo, vale resaltar que dicha
ofensa debe ser justificada. Asimismo, una marca contraria al orden público es aquella
que altera la paz y la tranquilidad de la sociedad y, además, las marcas contrarias al
orden público son aquellas que se definen de acuerdo a lo que la sociedad siente y
entiende en el momento preciso de su aplicación, ya que el orden público es, por
naturaleza, variable en el tiempo, en conveniencia del interés general.
Asimismo, las marcas contrarias al orden público, son aquellas que busquen denigrar
específicamente a un sector de la sociedad, pudiendo ser un signo distintivo que se
considere violento, que fomente el odio contra determinados grupos o personas,
pudiendo ir en contra de grupos religiosos, comunidades nativas o indígenas, partidos
políticos o, simplemente, que busque denigrar a cualquier persona – sea natural o
jurídica – de la sociedad en la que se vive.
Adicionalmente, se considera necesario resaltar que una marca contraria al orden
público debe causar una ofensa justificada, ya que no resulta razonable escuchar
66
determinadas palabras de forma cotidiana – tales como: Viva el Perú carajo, habla
huevón (saludo criollo), ya pe, pues, etc. – pero prohibirlas en el registro, cuando en la
vida real, en la vida actual, nadie se ofende al escuchar determinadas palabras,
pudiendo exceptuarse de lo mencionado a ligeras minorías, sin embargo, el orden
público lo que busca precisamente es levantarse cuando ofenda el interés general, es
decir, la sociedad en su colectividad o en su mayoría.
En ese sentido, se precisa que el contenido de moral y buenas costumbres es un
contenido vacío puesto que ambos radican respecto de lo que es bueno o malo en el
comportamiento humano, lo que debe ser subsumido por la categoría de orden público
y el orden público no es otra cosa que lo que nos digan las normas de observancia
obligatoria, sobre lo cual indican una conducta en contrario y esas normas de orden
público en el fondo son la ley, porque el orden público establece limitaciones a la
conducta, para que se conviva mejor socialmente pero solo se puede limitar la libertad
a través de una limitación con rango de ley y el orden público lo define la ley, además,
se precisa que nadie esta privado de hacer lo que la ley no prohíbe, razón por la cual,
en el derecho marcas no se encuentra prohibido registrar marcas que constituyan
palabras provenientes de jergas peruanas o de palabras acriolladas puesto que no se
encontrarían afectando la convivencia de la sociedad salvo excepciones altamente
conservadoras.
En ese sentido, es obligación de la Dirección de signos distintivos el no pecar al
confundir las nociones de orden público de lo que fue ayer, ya que el orden público es
constante, se desenvuelve de acuerdo a como la sociedad actúa en determinado
momento, de esa forma, se considera que la Dirección de signos distintivos debe contar
con marcos de trabajo más flexibles, minuciosos y actualizados cuando de otorgar o
denegar marcas se trata.
De esa forma, conforme lo conversado con el Abogado Miguel Morachimo, el
estándar que la Dirección de signos distintivos debe utilizar se da en función al público
consumidor al que va dirigido el producto o servicio marcado a incluir en el registro de
marcas y es en base a dicho estudio en el que se debe examinar si la Dirección de
signos distintivos se encuentra en el deber de denegar la marca en beneficio de proteger
a la sociedad y evitar el fomento a la violencia u odio dirigido a determinados grupos o
personas.
67
Se debe recordar además que la calificación al registro de determinada solicitud
marcaria debe respetar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad ya que si
la determinación o el examen de calificación de determinada marca – de producto o de
servicio – se hace en función de los grupos más sensible del país no se registraría nada,
con lo que se disminuiría la protección que otorga el registro frente a diversos
emprendimientos en el país.
Así, se vuelve obligación de la Dirección de signos distintivos tener en cuenta que el
orden público es variable en el tiempo, teniendo ellos la obligación de aplicar la facultad
discrecional de forma imparcial, dejando que el público consumidor sea el último que
determine la viabilidad o fiasco de determinado producto marcado, premiándolos por la
originalidad de su marca o sancionándolos sin ventas por lo ofensivo que les pudiese
resultar una marca.
Igualmente, se puede sintetizar que el orden público es sinónimo de bienestar común
y es la forma o el modo en el cuál prevalece el interés general, por lo que debe ceder el
interés de los particulares para privilegiar a la sociedad colectivamente, de ese modo,
no resulta concebible arrebatar de protección a determinada marca por considerarse
ofensivo frente a determinados grupos conservadores, para levantar una cuestión de
orden público se debe ofender la media, incluyéndose el siguiente ejemplo: es contrario
al orden público el otorgar el registro de determinada marca con el logo de la cruz de
Cristo invertida, evidentemente en ese caso no se ofenderían únicamente los católicos
y cristianos, sino también resultaría perfectamente razonable dicha ofensa para los
agnósticos, ateos y judíos, por la evidencia del insulto dirigido al catolicismo.
Así, se puede verificar que una marca encierra un bien de valor jurídico
indeterminado, las mismas que son producto de la innovación del titular de la marca y
que abarcan una gigante cantidad de información detrás del producto o servicio
marcado, por lo que se puede afirmar que la protección que otorga el registro es
fundamental para la trascendencia en el tiempo de la marca ya que, comúnmente, lo
que todo titular de marca anhela o espera es que su marca viva y sea rentable en el
tiempo y esa rentabilidad precisamente es la que necesita ser protegida mediante el
registro de marcas que otorga la Dirección de signos distintivos de Indecopi.
Entonces, se puede decir que brindar protección a una marca registrada es
determinante para que ellas puedan desenvolverse de forma segura en el mercado,
siendo la Dirección de signos distintivos quien establece los límites sobre la denegación
68
de marcas contrarias al orden público, los cuales deben buscar proteger los intereses
sociales de forma imparcial y objetiva, sin privilegiar determinados grupos
conservadores y promoviendo los emprendimientos para la vida adecuada en
comunidad.
Por último, se considera que una marca es contraria al orden público cuando resulta
necesario establecer límites a la autonomía de la voluntad al solicitante al registro de
determinada marca, siendo que el orden público puede volverse en un límite a la
autonomía de la voluntad de determinadas personas naturales o jurídicas que busquen
solicitar el registro de determinadas marcas que vayan en contra al orden público, de
esa forma, se subordina el interés individual al interés social, dejándose de proteger a
determinada marca para proteger el interés general, la integridad de religiones,
personas y diversas organizaciones.
4.2. Sobre la creatividad para construir marcas que puedan contar con un doble sentido:
Por lo que se refiere a la creatividad para construir marcas que puedan contar con
un doble sentido, se precisa que no existe un límite establecido para la elaboración de
marcas ya que, mientras las marcas solicitadas a registro no afecten la ley, la moral, el
orden público o las buenas costumbres no va a existir ningún inconveniente en solicitar
el registro de determinada marca, asimismo, la normativa marcaria no establece como
obligación al registro que las marcas sean creativas u originales siempre y cuando
puedan distinguir sus productos o servicios en el mercado, no debiendo ser signos
genéricos, ni consistirse en la misma forma del producto o servicio al cual se aplica.
En ese sentido, se indica que, respecto de la creatividad para solicitar el registro de
determinada marca, no existen límites mínimos ni máximos salvo los precisados en el
párrafo precedente. Por otro lado, se precisa que la regla general es que debe permitirse
cualquier expresión de la creatividad ya que las marcas son un medio distintivo que
construyen los titulares de diversas marcas para diferenciar sus productos o servicios
de otros que se encuentran en el mercado, asimismo, dentro de las funciones de una
marca se encuentra que ella encierra un gran valor informativo respecto al producto o
servicio que se pone a disposición, tales como precio o calidad, de forma que el producto
marcado queda identificado como bueno o malo, conforme lo determine el público
consumidor y según el nivel de calidad que quiera atribuirle el titular de la marca.
69
Entonces, resulta fundamental permitir cualquier expresión de creatividad en el
derecho de marcas, de esa forma nacen los signos de fantasía, pudiéndose indicar que
los signos de fantasía son los signos fuertes en el derecho de marcas ya que son
palabras exclusivamente inventadas para solicitar el registro y la protección de un
producto o servicio marcado a incluir en el mercado.
Asimismo, se precisa que una marca de fantasía también puede atesorar un poder
distintivo mucho mayor ya que no ejercen una función descriptiva puesto que por su
propia naturaleza de ser palabras o figuras originales e innovadoras no se acercan si
quiera a describir mínimamente el producto o servicio que desean distinguir en el
mercado. Por otra parte, se indica que la creatividad en la construcción de marcas es
un valor puesto que la creatividad resulta fundamental mas no obligatoria para la
solicitud del registro de marcas, siempre y cuando – claro está – no resulten agraviantes
o discriminatorios contra otros sectores de la comunidad en la que vivimos, además,
sobre el uso de palabras que puedan tildarse de criollas, jergas o vocablos peruanizados
es importante señalar que sería válido registrarlas puesto que no es ilícito.
Así, se entiende que, al encontrarse permitida la creatividad en la denominación o
forma de las marcas, resulta posible también modelar las protecciones, como por
ejemplo: en el caso de las marcas notoriamente conocidas se cuenta con protección
amplia, prescindiéndose del registro de marcas, ¿la razón? El encontrarse
excelentemente posicionadas en el mercado, lo que significa también el otorgar
protección prescindiéndose del tipo de producto o servicio que producen.
Adicionalmente, se indica también la posibilidad de modelar las responsabilidades
sobre la creatividad en el derecho de marcas, no debiéndose registrar marcas – sean
figurativas, denominativas o mixtas – que busquen fomentar la violencia, que incite a la
violencia o que fomente el odio entre diversos grupos o personas en nuestra sociedad
así como tampoco se registrarán marcas carentes de distintividad y/o que se encuentren
incursas en las prohibiciones tanto absolutas como relativas señaladas anteriormente.
Igualmente, se entiende que cualquier expresión para crear ideas, palabras o
conceptos es creatividad, la misma que puede ser ilimitada siempre y cuando no
colisione ni afecte a derechos de terceros. Así, a modo de ejemplo, en el derecho de la
libertad de expresión se encuentra el discurso protegido como resguardo a la
creatividad, entendiéndose que en los casos de revistas o periódicos no puede aplicarse
la censura previa, es decir, no debe existir un proceso previo de fiscalización respecto
70
del contenido por parte de algún agente estatal, la misma que se encuentra protegida
constitucionalmente.
Por otra parte, respecto a la creatividad en derecho de marcas, se comprende que
no existe prohibición para solicitar el registro de marcas consideradas como creativas u
originales, siempre y cuando dicha creatividad no afecte los límites establecidos en la
ley de marcas, tales como: no afectar derechos de terceros, ni carecer de distintividad.
Asimismo, se considera que el orden público regula también la creatividad de las
marcas, fijando los límites a dicha creatividad, no pudiendo consistir en palabras o
figuras que busquen fomentar la violencia o la denigración de algún grupo humano o de
alguna persona jurídica, pero tampoco se puede mantener un concepto estático del
orden público, limitándolo a conveniencia del juzgador, más bien se debe tener en
cuenta un concepto dinámico del orden público cuando de creatividad de marcas se
trata, ello es moviéndose al ritmo de la sociedad, teniendo en cuenta que hoy en día es
común escuchar en la calle determinadas palabras criollas peruanas mediante las
cuales nadie se ofende al oírlas, por tanto, resultaría contradictorio denegar
determinadas marcas creativas por considerarse contrarias al orden público cuando en
la vida real nadie se ofende al escucharlas.
Entonces, se resalta la importancia de la creatividad en productos o servicios
marcados estableciéndose como un aspecto fundamental para el desarrollo de diversos
emprendimientos puesto que evidentemente se busca la protección de una marca para
que el titular de ella pueda generar ventas y lograr sus objetivos con ella sin ser copiado
de su producto marcado, caso contrario, si nadie desearía la protección no se registraría
nada, por otro lado, la creatividad en marcas apoya a la competitividad brindando
mayores ventajas al producto o servicio marcado, de esa forma, una marca que ofrece
información relevante del producto mejora a la empresa y brinda sensación de
comodidad o conformidad al público consumidor.
4.3. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación de la libertad de empresa por denegar marcas contrarias al orden público:
Concretamente, el denegar marcas por considerarse contrarias al orden público no
afecta la libertad de empresa siempre y cuando el producto o servicio marcado
constituyan figuras o denominaciones que se consideren discriminantes o fomenten la
violencia contra determinados grupos humanos o personas jurídicas.
71
En ese sentido, se indica que el derecho de libertad de empresa como todos los
derechos tiene un límite y justamente el límite es la no afectación el orden público,
entonces, la afectación del orden público consistiría indudablemente en la acción de la
Dirección de signos distintivos de Indecopi al otorgar una marca que pueda resultar
discriminatoria contra determinados grupos de personas naturales o jurídicas o que ella
sea idéntica o semejante a otras marcas ya registradas; por tanto, se puede verificar la
existencia de un tema de protección al orden público en beneficio del interés general
que va sobre el derecho de la libertad de empresa, entonces, se puede elegir el signo
que quieras siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros.
Asimismo, se precisa que cualquier derecho afecta otros derechos, siendo necesario
entonces analizar la proporcionalidad de cada derecho, en este caso, el orden público
vs. La libertad de empresa; a modo de ejemplo, evidentemente nos encontraríamos
frente a la afectación de la libertad de empresa en su estado más puro de denegarse
una marca invocándose la contrariedad al orden público por encontrarse denominada
de palabras criollas, composiciones de jergas o vocablos peruanizados, se puede
constituir una empresa si, sin embargo, el mantenerse junto con los costos de
transacción son mayores para la empresa al encontrarse desprotegido determinado
producto o servicio marcado, es decir, terceros pueden copiarlo o terceros pueden
solicitar el registro de marcas semejantes, la misma que generaría confusión en el
público consumidor de la marca denegada al registro.
Por otro lado, en el caso de la denegación de marcas por invocarse la contrariedad
al orden público, siendo estas marcas realmente contrarias al orden público no existiría
afectación a la libertad de empresa, a modo de ejemplo: de denegarse una marca
denominada de forma tal que genera una ofensa a determinado grupo humano,
resultando discriminatorio, u otorgar una marca figurativa cuyo símbolo es la cruz
invertida de Cristo (de la religión católica) evidentemente, de otorgarse, generaría una
afectación al orden público, establecida constitucionalmente, siendo válido que el titular
de la marca se encuentre en el deber de tolerar la denegación de la solicitud de la marca
puesto que hay un interés de otro lado – orden público – que vale la pena proteger en
beneficio de la colectividad, entendiéndose el orden público como aquel mediante el
cual ceden los particulares en beneficio de la colectividad.
Particularmente, el orden público entendido como una preferencia moral no jurídica
estaría limitando indebidamente e injustificadamente la libertad empresarial; por otro
72
lado, resultaría completamente válido el denegar el registro de marcas que puedan tener
un carácter discriminatorio o que fomente la violencia entre distintitos grupos de
personas naturales o jurídicas ya que está prohibido por la constitución y la ley el
discriminar, entonces, una marca que en su composición denominativa, figurativa o
mixta, implique una indicación discriminante, ese es un signo que no se podrá registrar
por prohibición absoluta, por ser contraria al orden público, a la legalidad y a la
constitución, en efecto, se indica que la libertad de empresa solo puede ser limitada por
ley, no debiéndose encontrarse limitada por las preferencias de unos sobre otros.
De esa forma, se precisa que la libertad de empresa no debe afectarse por
resoluciones no imparciales o injustificadas, en este caso: denegando una marca
injustificadamente contraria al orden público, al denegarse una marca como la que se
indica existe gran evidencia de las motivaciones personales que abarcan dichas
resoluciones por parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi, asimismo, se
limita evidentemente la libertad de empresa, limitando la estimulación de la creación de
riqueza que tiene como obligación constitucional al ser un agente estatal, limitando
injustificadamente la libertad de actuación, impidiendo que determinadas personas –
naturales o jurídicas – puedan contar con determinada marca registrada, marcas que en
la mayoría de veces ya se encuentran en el comercio y solicitan el registro justamente
para que las marcas – fruto del esfuerzo de diversos emprendimientos – puedan
encontrarse protegidas y con ello obtener la seguridad respecto a sus productos o
servicios marcados.
En el mismo sentido, se señala nuevamente la notoria afectación a la libertad de
empresa, limitándose la autonomía de la voluntad de los particulares, de poner en
marcha estrategias comerciales para la satisfacción de exigencias socioeconómicas de
los titulares de las marcas denegadas al registro por ser injustificadamente contrarias al
orden público, ellas son, usualmente, marcas originales pero acompañadas de palabras
criollas, jergas o vocablos peruanizados, estas afectaciones mencionadas van en razón
de la privación de la protección de una marca que, como se mencionó, en la mayoría de
sus veces ya se encuentran en el comercio y debido a la grata acogida por parte del
público consumidor o del mercado en general deciden solicitar la protección que otorga
el registro, teniendo como resultado la denegación de la marca, limitándose entonces la
autonomía de la voluntad, privándose de la protección que otorga el agente estatal – en
este caso, la Dirección de signos distintivos de Indecopi – respecto de los productos
marcados puestos en el comercio o de los productos marcados por incluir en el
comercio, entonces, sin protección, evidentemente el titular de la marca sin registro o
73
con el registro denegado podría ser copiado por terceros de mala fe y con ello,
evidentemente, perder el público consumidor y la confianza de sus productos o servicios
marcados sin registro.
Adicionalmente, se considera que no existiría razón válida o lícita para privar del
registro de marcas a una persona que realice actos de comercio por la injustificada razón
de contrariedad al orden público por solicitar el registro de palabras criollas como por
ejemplo: Pezweon o Del carajo. Bien se sabe que toda persona puede realizar todo
aquello que no se encuentre prohibido en la ley o no sea contrario al orden público,
entonces, en los ejemplos mencionados es clara la evidencia de no afectación al orden
público ni a la ley, no existiendo de discriminación o influyendo a la violencia contra
grupos de personas – naturales o jurídicas – ni yendo en contra de lo que la ley indica;
asimismo, de lo que si se tiene certeza es de la notoria afectación al orden público por
parte de la Dirección de signos distintivos de Indecopi, no cumpliendo con
desenvolverse al ritmo de la sociedad, ni satisfaciendo las necesidades de los
integrantes de la sociedad y afectando la libertad de empresa, privando de protección al
titular de marcas sin registro, con lo que se afecta la libertad de permanencia en el
mercado, permitiéndole a terceros copiar de productos marcados sin registro y, con ello,
disminuir considerablemente las ventas del titular de la marca sin registro, generando
confusión en el mercado y brindando entrada a que terceros de mala fe puedan solicitar
el registro de marcas idénticas o semejantes a las del titular del producto marcado
denegado.
Por último, conviene indicar que se afecta realmente la libertad de empresa cuando
terceros afectan – directa o indirectamente – la estabilidad empresarial, la que se puede
llevar a cabo afectándose la credibilidad de la empresa, poniendo en riesgo su
permanencia o continuidad en el mercado o conlleve a una posición menor o inferior a
la que se encontraba inicialmente, de esa forma, se debe señalar que la denegación de
una marca injustificadamente contraria al orden público por parte de la Dirección de
signos distintivos de Indecopi afecta la libertad de empresa, por lo señalado en las líneas
precedentes, no brindando protección a la marca solicitada, desvistiendo de seguridad
al producto o servicio marcado puesto en el comercio que solicita protección por parte
del agente estatal idóneo; asimismo, al denegarse una marca injustificadamente
contraria al orden público, se vulnera la garantía de los individuos respecto de su
autonomía privada ya que impedirles el registro por el uso de marcas criollamente
denominadas como Pezweon o Del carajo genera costos de transacción innecesarios a
los titulares de las marcas denegadas, como tolerar que terceros puedan copiar sus
74
productos marcados y perder o retroceder la posición con la que cuentan en el mercado
por argumentos injustificados al denegárseles la marca, teniéndose en consideración
que la solicitud del registro de marcas criollamente denominadas no se considera –
hasta hoy – como prohibido en nuestra legislación.
4.4. Consideraciones en torno a la probabilidad de afectación del derecho de elección del consumidor por denegarse marcas contrarias al orden público:
Inicialmente, se precisa que las marcas apoyan a los consumidores en términos que
reducen costos de información y cuando un producto o servicio no se encuentra
diferenciado por una marca podría tenerse como resultado un aumento en los costos de
información y de búsqueda para un consumidor que desea un producto o servicio en
específico, entonces, resulta válido analizar si el valor que representa una marca para
un consumidor se encuentra correcta o incorrectamente afectada a través de la
prohibición del registro de marcas contrarias al orden público.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que el derecho del consumidor se
constituye con el objetivo de controlar todo lo relativo a los actos jurídicos que realiza el
consumidor para satisfacer sus necesidades, teniendo en consideración que el
consumidor se encuentra en una posición más compleja al contar con un mercado
compuesto por entidades empresariales cada vez más grandes que tienen los medios
publicitarios a su servicio, ejerciendo una presión importante sobre la capacidad crítica
del consumidor. En ese sentido, el derecho del consumidor busca principalmente que
los consumidores tomen las mejores decisiones posibles en torno a los actos de
consumo que realicen en el mercado, teniendo en consideración que el consumidor final
es el individuo que impacta enormemente en la economía de las empresas productoras
de bienes o servicios, siendo los consumidores finales las personas que impactan en la
prosperidad o fracaso de las empresas.
En particular, se indica que el consumidor es un sujeto de necesidades, teniendo en
consideración que aquel no se encuentra en la capacidad de producir todos los
productos o servicios que necesita para vivir, motivo por el cual cuenta con derechos a
favor de el, pensados en el consumidor final con el objetivo de equiparar las relaciones
parciales producidas por la asimetría de información existentes en el mercado, que no
es otra cosa que la cantidad de información que manejan las partes – consumidor y
empresa – respecto a un bien o servicio, siendo que la empresa cuenta con mayor
75
información que el consumidor por la razón que aquel es el sujeto que produce el bien
o servicio.
Por otro lado, respecto a la probabilidad de que las marcas contrarias al orden público
afecten el derecho de elegir del consumidor, se señala que la normativa de derecho de
marcas no se encuentra diseñada para proteger al consumidor sino al titular de la marca,
razón por la cual el consumidor cuenta con su propia legislación, diseñada para proteger
al consumidor final; adicionalmente, se indica que el derecho de elección de los
consumidores no guarda vinculación con la funcionalidad de una marca registrada
siendo que el derecho de elección de los consumidores trata respecto del producto o
servicio que el consumidor va a elegir, dependiendo de los bienes que se encuentren a
disposición en el mercado, motivo por el cual no se afecta por la denegatoria al registro
de una marca bajo el fundamento de ser contrario al orden público que, conforme se
señaló, no resultaría un fundamento justificado en caso de denegatoria de marcas
denominadas con palabras criollas o jergas puesto que no trataría de una real
contrariedad al orden público sino de una preferencia singular.
Ahora bien, se tiene en consideración que el derecho de elección de los
consumidores no se afecta al denegarse una marca justificada o injustificadamente
contrario al orden público, asimismo, es necesario precisar que el denegarse el registro
de una marca supuestamente contraria al orden público generaría riesgo de confusión
en el público consumidor ya que al encontrarse desprotegida del registro un producto o
servicio marcado - que se encuentra en el comercio - existen diversas posibilidades que
terceros puedan copiar dicha marca e incluirlas en el mercado, configurándose el riesgo
de confusión en el consumidor, al creer que ambos productos o servicios marcados
pertenecen al mismo titular del producto marcado denegado, ocasionándose confusión,
y con ello, pérdidas injustificables en la economía del creador de la marca.
Particularmente, se señala que, entre los objetivos del derecho del consumidor se
encuentra el mitigar los riesgos que el consumidor pueda llevar a cabo al realizar el
acto de consumo respecto de un producto o servicio, adicionalmente, teniendo en
consideración que la denegación de marcas respecto de productos o servicios
efectivamente ocasiona confusión en el consumidor, en aquellos casos en los que
terceros de mala fe decidan poner en el mercado los mismos productos o servicios
marcados y, de esa forma, surge la desprotección de la autonomía privada del titular de
la marca denegada, protección que el Estado tiene como obligación dentro de su rol
promotor de la dinamización de la economía y de la obligación de los agentes estatales
respecto del respeto a las actuaciones de los sujetos del derecho, siempre y cuando
76
aquellas se efectúen dentro del marco de la establecido en la ley.
Por último, se considera que la Dirección de signos distintivos de Indecopi debe
cumplir con mitigar los riesgos que puedan surgir en torno a la denegación de una marca
cuando en determinados casos se justifica la acción de contrariedad de orden público
sin la existencia de una causal justificable o motivable más que, como se mencionó,
trata en ocasiones de motivaciones parcializadas, generándose con ello un innecesario
riesgo de confusión en el público consumidor en aquellos casos en que terceros de mala
fe compitan deslealmente, copiando productos de titulares de marcas denegadas.
4.5. Respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido:
Por lo que se refiere a la calificación que realiza la Dirección de signos distintivos de
Indecopi frente a la solicitud del registro de marcas que pueden considerarse
doctrinariamente signos de fantasía – las marcas fuertes dentro del derecho de marcas
-, en ocasiones, aquellas marcas son consideradas como contrarias al orden público,
razón de su denegación, por la causal de ser marcas compuestas por jergas, palabras
criollas o vocablos peruanizados, a modo de ejemplo: las marcas Pezweon o del carajo.
Entonces, se tiene como resultado una injustificada causal de denegación marcaria por
contrariar el orden público, cuando aquella motivación resulta una de tipo parcial o
personal, contrariando el mismo orden público y privando a los titulares de marcas
denegadas de ejercerse con autonomía cuando en ningún caso se encuentran
realizando alguna causal prohibida en la normativa.
En ese sentido, se señala la existencia de infinidad de palabras coloquiales que
pueden tener un doble sentido y ninguno de los dos sentidos realmente ofende o
realmente afecta el orden público, resaltándose que el orden público - y ninguna otra
disciplina jurídica – puede ir al extremo de que cualquier cosa sea ofensiva , caso
contrario, cualquier insulto o cualquier precisión inadecuada va a ser en contra del orden
público, llegándose al extremo de que en aquellos casos ninguna marca compuesta por
jergas, palabras criollas o vocablos peruanizados podrá ser otorgada por resultar
ofensiva cuando en ningún caso marcas como Pezweon o del carajo resultan
discriminatorias o violentas contra algún grupo humano.
77
Entonces, se tiene en consideración que no resulta trascendental el hecho de que la
palabra pueda tener un doble sentido sino si alguno de estos sentidos afecta el orden
público entonces será denegada por ser considerada una denominación o una imagen
discriminatoria o que incite a la violencia contra determinados grupos de personas
naturales o jurídicas; sin embargo, se debe tener en cuenta que el ejercicio de ofensiva
al orden público debe examinarse minuciosamente, teniendo en cuenta los estándares
que guían al orden público y los derechos que deben protegerse en su conjunto.
Por otra parte, se considera también que, en el caso de calificación marcaria, el
estándar que resulta recomendable llevar a cabo es el público al que va dirigido el
producto o servicio marcado y aquel estándar debe ser realizado pensando en la
sensibilidad del mercado en específico en el que se puede ejercer el análisis y
determinar si es que la marca está pasando los límites de lo que el estado puede
garantizar, entonces, se tiene como resultado que una determinación efectiva resulta
aquella que se determina en función al público al que va dirigido. Asimismo, de
determinarse la contrariedad del orden público en función a la motivación particular de
la persona más sensible del Perú se denegarían cualquier clase de marcas que
pudiesen encontrarse compuestas de jergas, palabras criollas y vocablos peruanizados
(lo enunciado no es limitativo) ergo no resultando discriminatorias ni contrarias a la ley
sino que trata de la dificultad que se tiene para la comprensión de lo que refiere orden
público hoy, el mismo que es constante, dinámico en el tiempo, desenvolviéndose para
vitalizar la norma, amoldándola en el tiempo de su aplicación o para desecharla cuando
aquella interpretación discrecional impide el progreso.
Por consiguiente, se considera que los marcos de trabajo para la calificación de
marcas que podrían tener términos de doble sentido o inusuales deben ser flexibilizados,
teniendo en cuenta que hoy las marcas se anuncian de acuerdo al perfil al que va a
dirigido y entender también el tipo de público al que va expuesto, sin embargo, también
se considera que los marcos de trabajo deben ser más flexibles por el hecho de que
toda marca que se encuentra en el mercado o desea ingresar al mercado merece
protección por la sólida razón de necesitarla y merecerla – autonomía de la voluntad -
puesto que la solicitud de registro de marcas inusuales no va en contra de la ley, ni se
encuentra prohibido, salvo casos discriminatorios o violentos.
Adicionalmente, se precisa la pregunta del ¿por qué se impediría algo cuyo uso no
está prohibido se pueda proteger?, motivo por el cual, desde una perspectiva actual y
dinámica se concibe el sinsentido del impedir el registro de una marca cuya
78
denominación o figura no se encuentra prohibida en la ley, visualizándose además la
percepción de la irracionalidad sobre el entendimiento del orden público en el derecho
de marcas, olvidando que el orden público trata también de la promoción por el progreso,
variando en el tiempo y el espacio en beneficio del bienestar común; asimismo, se
resalta la carencia de lógica al no permitir la protección como marca registrada de
determinadas denominaciones o figuras, como del Pezweon o del carajo, precisándose
que en el fondo no existe alguna precisión jurídica para no permitir el registro de marcas
de doble sentido o inusuales como las mencionadas, por tanto, lo que no está prohibido
debe estar lógicamente permitido, por el solo hecho de respetar y proteger como agente
estatal la autonomía privada de los sujetos de derecho.
Por todo lo referido, se considera que la calificación de marcas que podrían
encontrarse revestidas de términos de doble sentido o inusuales merecen un adecuado
examen de registrabilidad, examen que la Dirección de signos distintivos de Indecopi
tiene como deber realizar conforme a derecho, mediante la correcta aplicación de lo que
significa correcto al orden público: aquel que es dinámico, que varía en el tiempo y
espacio, no siendo igual orden público lo que fue cincuenta años atrás de lo que es hoy,
aplicándose en concordancia con el rol – como agente estatal – promotor del progreso
de la nación, fomentando además lo básico y fundamental para la vida en sociedad,
razón por la cual resulta trascendental aplicar un adecuado balance de derechos, entre
los beneficios y las desventajas de otorgar determinada marca, siendo la primera
cuestión el preguntarse si aquella marca cumple con no discriminar o no fomentar la
violencia para, posteriormente, decidir otorgarla o denegarla.
Por último, se considera que la función de las marcas es el de distinguirse respecto
a otros productos o servicios que se encuentran en el mercado, cumpliendo una finalidad
identificadora respecto de la oferta que existe en el mercado, siendo que el titular de
marcas puestas en el mercado - o por poner en el mercado – optan por denominar o
figurar de determinadas formas a la marca con el objetivo de llamar la atención del
público consumidor al que va dirigido su producto o servicio marcado, solicitando la
protección de determinada marca por la sola razón de que el empresario y/o titular de la
marca considera que determinada forma o denominación marcaria es la conveniente en
relación al público al que va dirigido.
79
PARTE DOS. De las resoluciones
4.6. Sobre la denegación del registro de la marca El Pezweon en primera instancia:
Se considera necesario resaltar los criterios más relevantes - respecto a orden
público - establecidos por el órgano estatal encargado del examen de registrabilidad de
marcas: la Dirección de signos distintivos de Indecopi.
Es por ello que, se iniciará el presente con la Resolución No. 15444-2009/DSD-
INDECOPI que deniega la marca Pezweon en primera instancia. Así, Tataje Montero y
Banda Saravia solicitan el registro de la marca El Pezweon, indicándose en la resolución
que “el logotipo se conforma por la figura estilizada de un pez y que en la parte inferior
del logotipo se aprecia una figura irregular.” (2009, pág. 1)
Así, el signo solicitado es el siguiente:
(Tataje Montero & Banda Saravia)1
Con lo descrito por la Dirección de signos distintivos se puede precisar que, desde
un inicio, se encuentran denominando de irregular a una marca de fantasía que desea
gozar de protección. Con ello, se verifica que la Dirección de signos distintivos se
encuentra dando definiciones arbitrarias al conceptuar como irregular una marca que,
en este caso, vendría a ser una de fantasía, la cual, al ser un signo de fantasía, no
debería tener límites en su creación siempre y cuando no fomente la discriminación o la
violencia y, particularmente, en el presente se verifica que el logotipo no fomenta
ninguna de las mencionadas.
1 Con fecha 20 de octubre de 2008, Tataje Montero Andrea y Banda Saravia Gustavo solicitan el registro de la marca El Pezweon ante la Dirección de signos distintivos de Indecopi, conforme se muestra en el logotipo.
80
Posteriormente, en el examen de registrabilidad se indica que el signo reúne los
requisitos de registrabilidad “siendo susceptible de representación gráfica en tanto
puede representarse por medio de una combinación de palabras y elementos
figurativos, gozando también de aptitud distintiva” (El Pezweon, 2009, pág. 2). Por tanto,
la Dirección de signos distintivos admite que el signo en cuestión, evidentemente,
cumple con la finalidad identificadora.
Adicionalmente, la Dirección de signos distintivos precisa rápidamente que la marca
en cuestión merece ser examinada para validar si se encuentra inmerso en alguna de
las prohibiciones establecidas, señalando el artículo 135º de la Decisión 486 que indica
que no podrán registrarse marcas que p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden
público y las buenas costumbres.
De esa forma, en la resolución se indica que una de las definiciones de orden público
es “la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las principales
actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.” (El Pezweon, 2009, pág. 4)
Por tanto, se debe señalar que una situación de normalidad y tranquilidad es también
aquella en la cual se entiende un concepto dinámico del orden público, entendido como
la obligación que tienen los agentes estatales de promover la satisfacción de las
necesidades de los miembros de la nación y, evidentemente, primando el respeto por la
autonomía privada en razón de no prohibir aquellas actuaciones que no se encuentran
prohibidas puesto que lo que no se encuentra prohibido debe encontrarse lógicamente
permitido.
Asimismo, en el caso de la marca Pezweon, no se indica en ninguna norma la
prohibición del registro de marcas compuestas por jergas o palabras criollas, siendo que
la marca mencionada nace de la composición de jergas bastante utilizadas en el léxico
peruano, entonces, no resultaría válida la lógica de prohibir una marca compuesta por
determinados vocabularios que son de común utilización en el Perú.
Adicionalmente, la Dirección de signos distintivos señala en la resolución al Tribunal
Andino, sobre el proceso 4-IP-88, donde se manifiesta que el orden público se refiere
“al Estado, a la cosa pública, indicando que el orden es el imperio de la ley de la
tranquilidad ciudadana que debe ser garantizado por el Estado.” (1988, pág. 4)
Resultando sencilla la comprensión de lo mencionado, sin embargo, se considera
81
necesario volver a resaltar que la tranquilidad ciudadana no es violentada por una marca
compuesta por jergas o palabras criollas de común utilización en nuestro país, por tanto,
la tranquilidad ciudadana resulta válidamente lesionada en aquellos casos donde se
solicite el registro de una marca que busque fomentar la discriminación o la violencia,
por ejemplo, solicitar el registro de la marca denominada Sendero Luminoso
evidentemente alteraría la tranquilidad ciudadana, entonces, se considera que la
cuestión de orden público merece de un examen de mayor profundidad, los cuales,
evidentemente, quedan a criterio discrecional - objetivo e imparcial - de la Dirección de
signos distintivos.
Posteriormente, la Dirección de signos distintivos precisa, en la resolución del
Pezweon, la definición de Hauriou (2009) sobre orden público:
Como el orden material y exterior considerado como estado de hecho
opuesto al desorden; como estado de paz opuesto al estado de
perturbación. Señalando que son actos contra el orden público, a modo
de ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que afectan
el normal funcionamiento de los servicios públicos, el vandalismo, la
apología a la violencia y los que alteran la paz pública o convivencia
social. (pág. 4)
De ese modo, la Dirección de signos distintivos señala que no podrá ser admitido
como marca un signo cuyo efecto pueda ser el se estimular los actos mencionados,
adelantando de ese modo la denegación de la marca a la que se enfrentará el Pezweon.
Sobre lo mencionado en el párrafo precedente, se considera que una marca de fantasía,
como el logotipo y denominación de El Pezweon, no incentiva lo violencia, ni alteraría la
paz pública, puesto que en ningún momento se encuentra denigrando, discriminando o
violentando a ninguno de los integrantes de la comunidad, asimismo, conviene resaltar
que un concepto o aplicación estática de orden público limita la autonomía privada,
siendo que es obligación del Estado el permitir y apoyar los diversos emprendimientos
que surjan dentro del mercado siempre y cuando aquellos sean efectuados yendo
conforme ley.
En ese sentido, se menciona nuevamente al Tribunal Andino, en el proceso 2-IP-94,
donde se señala que el orden público: “en determinados casos, mira especialmente a la
protección de los intereses de la colectividad de tal manera que estos ejercen una acción
predominante sobre el interés individual a fin de mantener la estabilidad del orden
82
jurídico en una comunidad determinada” (pág. 5; Resolución Nº 2133-2007/TPI-
INDECOPI, 2007)
Con lo expuesto, se considera que el orden público busca velar efectivamente por el
respeto y protección de los derechos de los integrantes de la sociedad, sin embargo, se
cree firmemente que el signo en discusión no afecta los intereses de la colectividad por
los siguientes motivos: El logotipo de un dibujo en forma de pez a la cual se adjunta el
dibujo de las gónadas masculinas color rosa no genera más que originalidad en cuanto
a su figura, el logotipo no busca denigrar a ninguno de los integrantes de la comunidad
puesto que la palabra “weon” nace de huevón, el cual es un término de denominación
criolla o popular sobre cualquier sujeto, asimismo, se considera que el logotipo busca
generar sorpresa o buen humor frente al público consumidor, siendo totalmente inválido
que la marca solicitada afecte el interés o la paz de la colectividad, caso contrario, la
marca indicada no tendría más de medio millón de aficionados o fans en su cuenta de
Facebook, lo que respalda totalmente su aprobación por parte del público consumidor.
En consecuencia, como resultado a una interpretación restrictiva, la Dirección de
signos distintivos (2009) resuelve denegar el registro de la marca, señalando:
Que la denominación Pezweon y logotipo, hace referencia a un
vertebrado acuático de respiración branquial y el termino Weon hace
referencia al lenguaje coloquial a la expresión huevón la que significa
perezoso, idiota, imbécil, animoso, valiente. Sin embargo, la Dirección de
signos distintivos indica que en nuestro país el termino huevón supone
ser una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las
personas como idiotas, razón por la cual no es empleada por lo regular
como parte del habla social aceptable de la población. (pág. 5)
En ese sentido, la Dirección de signos distintivos (2009) deniega el registro al señalar
que:
La figura solicitada podría ser entendida por el consumidor como una
figura que representa los genitales masculinos, hecho que afianza la idea
de lo que el consumidor medio podría entender con respecto al término
Weon, derivada de la palabra huevón, la que tiene como significado idiota
o corto de entendimiento. (pág. 6)
83
Particularmente, se considera que al denegarse el registro de la marca en cuestión,
se puede vislumbrar que la Dirección de signos distintivos realizó el examen de
registrabilidad omitiendo que se trataba de un signo distintivo de fantasía, ello es, un
signo inventado, obviando la apreciación en su conjunto: la misma que es un dibujo
inventado. Adicionalmente, la expresión “pues huevón” es considerada una expresión
criolla en Perú, utilizada abundantemente entre amigos, por tanto, la Dirección de signos
distintivos no ha tomado en cuenta el contexto del uso, evidenciándose el error de la
interpretación y, con ello, la aplicación de la cuestión de orden público.
Por último, se hace necesario precisar que un signo de fantasía es creada ante la
necesidad del solicitante de dotar de originalidad e innovación al producto o servicio
marcado que desee llevar adelante en el mercado, por ello, un signo de fantasía debe
ser valorado en su conjunto, siendo obligación del agente estatal el interpretar
correctamente la normativa en conjunto con la marca que solicita el registro, donde se
valora la marca de acuerdo al entendimiento del orden público actual, respetándose la
autonomía privada y dejando que los consumidores decidan respecto al éxito o fracaso
de un producto o servicio con marcado.
4.7. Del Tribunal de Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual y
el otorgamiento del registro de la marca El Pezweon:
Ahora bien, C.W. COMICS S.A.C. solicitó la nulidad de la resolución de primera
instancia ante el Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual,
luego de ser denegado el registro de la marca PEZWEON por la Dirección de Signos
Distintivos.
Por tanto, se considera necesario resaltar que el solicitante ante el Tribunal de
defensa de la competencia y propiedad industrial es C.W. COMICS S.A.C. ya que
Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia manifestaron ceder los
derechos expectaticios emanados de la presente solicitud a favor de la empresa en
mención.
Previo a lo indicado, los solicitantes iniciales, Andrea Tataje Montero y Carlos
Gustavo Banda Saravia, interpusieron recurso de reconsideración manifestando que la
resolución impugnada era arbitraria por no especificar en que supuesto de la prohibición
del inciso p) del artículo 135º se encontraba contenido el signo solicitado y,
adicionalmente, la Dirección de Signos Distintivos no demostraba objetivamente como
el signo solicitado afectaría alguno de los intereses jurídicos que protege dicha
84
prohibición. Posteriormente, mediante Resolución Nº 2628-2010/DSD-INDECOPI, la
Dirección de signos distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI indicando recién que
el signo solicitado era contrario a las buenas costumbres y una nueva forma grosera de
“pues huevón” para referirse a una persona.
En consecuencia, los solicitantes iniciales apelaron lo indicado por la Dirección de
signos distintivos, señalando que jamás se precisó que bien jurídico era -
supuestamente - el vulnerado sino hasta después – en el segundo pronunciamiento –
mediante el cual se decide recién optar que la marca en cuestión es contraria a las
buenas costumbres.
Es por ello que el Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual
(2011) señala lo siguiente:
La Sala advierte que si bien no especifico concretamente en cuál de los
supuestos de la prohibición del artículo 135 inciso p) se encontraba
incurso el signo solicitado, del contenido de la resolución se advierte
claramente que se consideró que el signo solicitado contenía un término
que constituía una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar
a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, que no era
empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable. En
ese sentido, resulta evidente que lo mencionado no podría encuadrarse
en un signo contrario a la ley, a la moral o al orden público. (pág. 19)
Por lo expuesto, se concuerda con lo indicado en el párrafo precedente, toda vez que
señalar únicamente que un signo no puede ser registrado por ser inapropiado o por no
encontrarse socialmente aceptado sin señalar las razones objetivas que ameriten tales
argumentos desvirtúan lo alegado por la Dirección de Signos Distintivos, ello es, ser
supuestamente contrario a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.
Así, lo indicado no significa que tanto la Dirección de signos distintivos como el
Tribunal de defensa de la competencia y de la propiedad intelectual se encuentren ante
la abierta posibilidad de admitir todo tipo de signos distintivos sin llevar un examen previo
de registrabilidad que señale si una marca solicitada es contrario al a la ley, la moral, el
orden público o las buenas costumbres, sin embargo, el que alega un hecho debe
probarlo, por ello, la Dirección de signos distintivos se encontraba en la obligación de
probar explícitamente que el otorgamiento de la marca Pezweon contrariaba lo señalado
por ellos. A modo de ejemplo, una de las formas de probarlo efectivamente era mediante
85
el método de encuestas a un determinado número de consumidores promedio a los que
iba dirigido la marca empero no se realizó, lo que revistió de subjetividad y
desproporcionalidad lo indicado por la Dirección de signos distintivos.
Adicionalmente, la Sala de propiedad intelectual, en el presente caso, indica respecto
al orden público: “Vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia (al proscribir las
menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente establecer protecciones
directas a un sujeto colectivo constituido por medios comerciales y el público
consumidor” (pág. 21)
En ese sentido, se considera que velar por la paz, estabilidad y justicia significa
también permitir el libre ejercicio de la autonomía privada, no denegando marcas que
en ningún momento buscan discriminar o fomentar la violencia ni basando el examen
de registrabilidad en lo que se considera bueno o malo ya que aquella apreciación da
ventaja de establecer límites subjetivos e innecesarios respecto de la protección que
otorga el registro de marcas, entonces, no se considera justo ni estable el proceder a la
denegación del registro de marcas prohibiendo aquello que está permitido: crear
marcas.
Posteriormente, la Sala de Propiedad Intelectual indica las mismas concepciones de
orden público señaladas en las resoluciones citadas en los párrafos precedentes que
deniegan las marcas PEZWEON (en primera instancia) y Del carajo. Sin embargo,
añade una noción de orden público adicional elaborada por Rubio Correa (1996):
Se señala que el orden público podría ser definido como un conjunto de
normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y
de cuyos márgenes no se puede escapar ni la conducta de los órganos
del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete
sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas.
(págs. 95-96)
Sin embargo, se entiende también que el orden público es constante y no limita a la
autonomía privada, debe moverse en razón del ritmo de la sociedad, razón de la que no
pueden saltar los representantes de la autoridad competente en derecho marcario,
específicamente cuando de otorgar o denegar el registro de marcas se trata, basándose
en resoluciones objetivas y justificadas que indiquen motivos explícitos por la cual se
acepta o se deniega el registro de una marca sin frenar la protección del registro
innecesariamente.
86
Adicionalmente, se considera necesario indicar que el orden público trata también de
satisfacer las necesidades de sus integrantes y con ello se desprende que también trata
de apoyar a las personas – naturales o jurídicas – el crear, innovar y vivir de su
originalidad ya que la creación de marcas y el derecho de exclusiva que brinda el registro
protege y permite la generación de riqueza a las personas que comercializan sus
productos o servicios marcados.
Por último, la Sala de Propiedad Intelectual, antes de otorgar el registro de la marca
Pezweon, indica los factores que tienen en cuenta para establecer si un signo se
encuentra incurso dentro de los alcances del artículo 135º inciso p) indicando los
factores que alude Fernández-Novoa (2001):
La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado,
puesto que es indudable que en algunas ocasiones un signo es
per se inadecuado para constituirse como marca, al margen de
los eventuales productos o servicios a que pretende aplicarse, en
la medida que choca abiertamente contra la ley, el orden público,
la moral o las buenas costumbres. (…) y cuando pretenda
utilizarse como marca denominativa o mixta un signo que hiera
directamente la sensibilidad de la mayoría de la población. (pág.
158)
Ahora bien, se considera necesario interpretar correctamente lo que el autor indica
en el párrafo precedente, entonces, es conveniente resaltar que la marca del dibujo de
un pez color azul denominado Pezweon no pretende herir la sensibilidad de la mayoría
de la población debido a que, apreciando a la imagen en su conjunto, no discrimina a
ningún sector de la población ni fomenta la violencia, sin embargo, intentar registrar un
signo figurativo de una persona agrediendo a otra, un signo que invite a la burla de
determinados grupos religiosos o que apoye el maltrato, en esos casos – a modo de
ejemplo – si se configuraría la pretensión de herir la sensibilidad de la mayoría de la
población.
Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual indica en la resolución “tener en cuenta
la sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios
identificados con la marca.” (Fernandez-Novoa, Tratado sobre Derecho de marcas,
2001, pág. 158) Entonces, conforme se indicó en los párrafos precedentes, se considera
importante resaltar el tener en cuenta la sensibilidad del consumidor, con especial
énfasis, cuando la Dirección de signos distintivos se encuentre frente a solicitudes de
87
registro de marcas respecto a signos que atenten contra los derechos de las personas,
que fomenten la agresión, el racismo o la guerra, no considerándose que la marca
solicitada de El Pezweon, al figurarse con el dibujo de un pez, busque herir la
sensibilidad del consumidor.
Además de ello, si únicamente se deniegan signos por contener palabras no
asociadas a las buenas costumbres o el orden público de antaño, lo que sucederá es
que se frenarán las inversiones, desactivando el mercado, puesto que las personas no
podrán explotar eficientemente un producto o servicio revestido de la protección y el
derecho de exclusiva que otorga el registro.
En ese sentido, la Sala de Propiedad Intelectual indica - en el examen de
registrabilidad – “no desconocer que la denominación del Pezweon hace referencia a la
frase “pues huevón” utilizada de forma coloquial por un gran número de personas en
nuestro país, generalmente gente joven” (Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI)
resultando conveniente que la sala admita que hoy en día existen diversas expresiones
coloquiales, que se dicen con frecuencia en el día a día y que nadie se ofende al oírlas.
Adicionalmente, la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia a lo expresado en
el Reglamento sobre la marca comunitaria de la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea que señala: “El artículo 7, apartado 1, letra f) que indica la exclusión del
registro las marcas que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres” (pág.
21) Así, con lo indicado, se puede observar la relación del Reglamento sobre la marca
comunitaria y la Decisión 486. Ambas indican la prohibición absoluta al registro de
marcas contrarias al orden público o las buenas costumbres, sin embargo, conforme
veremos más adelante, se considera que el Reglamento de la Comunidad Europea
establece más precisión al respecto.
Asimismo, la Sala de Propiedad Intelectual hace referencia a las directrices relativas
a los procedimientos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, antes
OAMI (2008), que indica:
Es condición necesaria, aunque no suficiente, que el uso de la marca
cuyo registro se solicita sea ilegal y este prohibido. No obstante, la
ilegalidad del uso de la marca no basta para formular una objeción con
arreglo al artículo 7, aparta 1, letra f) del RMC. (pág. 21)
Conforme la precisión señalada anteriormente, se considera importante resaltar la
necesidad de establecer que no se registraran marcas prohibidas o ilegales, en ese
88
sentido, aplicándose lo señalado en Perú, se encontrarán prohibidas
constitucionalmente el registro de las marcas que discriminen por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
Así, la Sala de Propiedad Intelectual señala que la noción de orden público conforme
la Comunidad Europea es: “el conjunto de disposiciones legales necesarias para el
funcionamiento de una sociedad democrática y el Estado de derecho.” (pág. 23)
Entonces, la noción de orden público que establece la Comunidad Europea es bastante
similar a la establecida en Perú, sin embargo, se considera necesario establecer la real
aplicación de la noción en el examen de registrabilidad de marcas y, de esa forma, la
correcta aplicación de orden público.
Por tanto, se concuerda con lo definido como orden público por la Comunidad
Europea ya que el correcto funcionamiento de una nación depende en gran medida de
las posibilidades o de los obstáculos que el Estado implante en la comunidad. En
derecho marcario, esos obstáculos muchas veces son establecidos por la autoridad
marcaria al mantener conceptos de orden público de antaño, no amoldándose a como
se desenvuelve la sociedad actualmente.
Para concluir, la Sala de Propiedad Intelectual, antes de otorgar el registro de la
marca El Pezweon, cita lo indicado por las directrices de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea, antes OAMI (2008), que expone:
Se excluye del registro frases blasfemas, racistas o discriminatorias, pero
únicamente si la marca cuyo registro se solicita transmite el significado
de forma inequívoca y carente de ambigüedad; las marcas que se podrán
considerar de mal gusto, no entran dentro del ámbito de aplicación de la
presente disposición. (pág. 24)
Por último, se considera que lo expresado por la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Comunidad Europea (antes, OAMI) es acertado, toda vez que se indica expresamente
que no se podrán registrar marcas contrarias al orden público, sin embargo, si se podrán
registrar marcas señaladas como de mal gusto por un sector conservador de la
sociedad, así, precisar que las marcas antes referidas sean llamadas marcas de mal
gusto sería generalizar un concepto establecido por un determinado grupo, los signos
de fantasía como el Pezweon o la marca denegada como Del Carajo! pueden ser
consideradas de mal gusto, empero, pueden ser consideradas marcas graciosas por
personas jóvenes o grupos de personas que comprenden que el orden público no es
igual a lo que fue ayer ni lo que será mañana.
89
4.8. Sobre la denegación del registro de la marca Del carajo:
Con fecha 23 de abril del 2007, mediante Resolución N° 6886-2007/OSD-INDECOPI,
la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio la marca Del Carajo! solicitada por
Jair Ormeño Barbagelata, correspondiente a la clase número 43 de la Clasificación
internacional de productos y servicios, clasificación de Niza, indicando que la marca
solicitada se encuentra incurso en la prohibición de registro que establece el artículo
135 p) de la Decisión 486.
En ese sentido, el signo solicitado era el siguiente:
2 (Ormeño Barbagelata)
Asimismo, las consideraciones que indico la Dirección de Signos Distintivos (2009)
fueron las siguientes:
En los últimos tiempos, en algunos sectores de la población de nuestro
país, se ha extendido el uso del término CARAJO de una forma peculiar,
ya que - además de usarse como interjección - se le utiliza como una
expresión de molestia o desagrado. (pág. 4)
Como se puede observar, desde un inicio, la Dirección de Signos Distintivos inicia su
exposición de motivos con evidentes tonos de desagrado, encerrando el signo solicitado
como una marca que expresa molestia ante la sociedad, sin detenerse a explicar un
análisis proporcional de sus argumentos.
En ese sentido, se considera evidente el carácter conservador que ostenta la
Dirección de Signos Distintivos al referirse con evidente desproporcionalidad sobre el
2 Con fecha 23 de abril del 2007, Jair Ormeño Barbagelata solicita el registro de la marca Del Carajo! ante la Dirección de signos distintivos de Indecopi, conforme se muestra en el logotipo.
90
signo solicitado, invocando que el termino carajo no es empleada como parte del habla
socialmente aceptable de la población, por tanto, la Dirección de Signos Distintivos obvia
determinadas expresiones que se componen con el término carajo y son válidamente
aceptables en la población.
Recurso de apelación de la marca Del Carajo:
Con fecha 16 de mayo del 2007, Jair Ormeño Barbagelata interpuso recurso de
apelación señalando lo siguiente: “la palabra CARAJO ha llegado a tener un uso múltiple
y puede ser utilizada en muchos sentidos, dependiendo del tono, énfasis y contexto en
que es mencionada” (2007, págs. 1-2)Con lo indicado por el solicitante, mediante
recurso de apelación, se puede visualizar el carácter objetivo mediante el cual el
solicitante apela en defensa del signo solicitado, indicando claramente que la expresión
en debate tiene diversas posturas, dependiendo de la forma y el momento en el que se
usa, a continuación se brinda el siguiente ejemplo: ¡Viva el Perú, carajo! Así,
evidentemente, el termino carajo en la frase indicada es usada con frecuencia en
diversos eventos de relevancia para el país.
Posteriormente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual mediante Resolución No. 2133-2007/TPI-INDECOPI , señala las mismas
nociones a que hace referencia la Resolución No. 15444-2009/DSD-INDECOPI
referente al signo PEZWEON para denegar, nuevamente, el registro del signo DEL
CARAJO!
Con lo expuesto en el párrafo precedente, y a modo de resumen, se debe señalar
que tanto en la denegación de ambos signos distintivos, la Dirección de signos
distintivos y el el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
indican resoluciones del Tribunal Andino y doctrina sobre orden público y derecho
marcario.
Adicionalmente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual señala que uno de los factores para establecer si un signo se encuentra
incurso dentro de los alcances del artículo 135 inciso p) son: “solicitar un signo que hiera
directamente la sensibilidad de la mayoría de la población” (págs. 8-9)
La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los
productos o servicios identificados con la marca. La permisividad deberá
ser menor cuando todos los sectores de la población van a tener libre
91
acceso a los correspondientes productos o servicios, o bien a la
publicidad relativa a los mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser
mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca son
consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector específico
de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.
(Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, 2007, págs. 8-9)
Por lo expuesto, se debe señalar el desacuerdo con lo señalado en el párrafo
precedente puesto que la palabra CARAJO es usada con frecuencia en diversas
situaciones dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, las expresiones: ¡Viva el Perú,
carajo! o ¡Gol, carajo! son utilizadas en celebraciones donde el público presenta diversas
características y donde los une diversas festividades en nuestro país, entonces, es
relevante señalar que en muchas ocasiones el público referido son consumidores al
encontrarse dentro de restaurantes, estadios o bares.
Adicionalmente, es necesario indicar que no se considera razonable frenar el registro
de una marca por la sensibilidad de un grupo específico, el cual, de acuerdo a las
características del orden público en el que vivimos y desde ya hace muchos años es
ampliamente aceptada - dentro de diversos contextos - la palabra CARAJO por la
sociedad, caso contrario, no se escucharía con frecuencia en diversos lugares públicos,
donde aceptan diversos modelos de consumidores, incluyendo tanto adultos como
niños.
Asimismo, previo a la denegación del registro de la marca Del Carajo!, el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual indica: “En el Vocabulario de
Peruanismos, las acepciones del término en nuestro medio tienen una connotación
negativa, confirmando el carácter grosero del término: Interjección sin significado, muy
generalizada a todo nivel social con la que se expresa irritación, molestia, sorpresa.”
(Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, 2007)
Desde una perspectiva objetiva, hubiese sido considerable intentar probar lo alegado
mediante encuestas a diversos modelos de consumidores, sin embargo, el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se remitió únicamente a
proponer un punto de vista injustificable, omitiendo que, conforme el mismo tribunal
indica, aquella marca puede expresar también sorpresa, con lo cual, la marca solicitada
podría expresar lo mismo también.
Por último, no se comparte lo decidido por el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual en el caso referido, toda vez que se considera que la
92
palabra CARAJO se encuentra socialmente aceptada dentro del mercado actual puesto
que es una palabra escuchada en cualquier lugar público en el que existan
consumidores, siendo que nadie se ofende al escucharla.
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones
PARTE UNO: Conclusiones
5.1. Orden público en la calificación del registro de marcas:
Por lo que se refiere al orden público que aplica la Dirección de Signos Distintivos en
el examen de registrabilidad de una marca, se puede precisar que - en los casos de
denegación del registro de marcas - la Dirección de Signos Distintivos se ampara en
doctrina y jurisprudencia, siendo su aplicación desproporcional respecto a lo que se
indica en diversas resoluciones que deniega el registro de marcas.
En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos resalta que el orden público trata
del estado de paz, siendo lo opuesto el estado de perturbación por lo que se permite
precisar que no es clara la noción de orden público que aplica la Dirección de Signos
Distintivos, no resultando válido el denegar marcas que no se encuentran
constitucionalmente prohibidas, siendo que la Dirección de Signos Distintivos no válida
la existencia de marcas que discriminen por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica, siendo que se deniegan marcas por resultarles
de mal gusto.
Asimismo, la Dirección de Signos Distintivos no mantiene uniformidad en sus
criterios, confundiendo el orden público con marcas que pueden resultar de mal gusto,
siendo que el mal gusto no resulta ser un criterio ilegal o prohibido en nuestro país. De
ese modo, se configura una lesión a la autonomía de voluntad o también llamada
autonomía privada, impidiéndose el registro de determinadas marcas – entre ellas, las
mal llamadas marcas de mal gusto – cuando en ninguna normativa se menciona que se
encuentra prohibido hacer lo que la ley no prohíbe u obligado a hacer lo que la ley no
exige. Por tanto, se señala que se puede vislumbrar la lesión señalada por el hecho de
vulnerarse la garantía de los individuos, tanto personas naturales como jurídicas, de
obrar conforme consideren conveniente a fin de alcanzar sus objetivos mediante la
explotación y protección registral de sus productos – o servicios - marcados.
Particularmente, se considera además que no existe un criterio dinámico entre lo que
93
señala la Dirección de Signos Distintivos y lo que finalmente aplica como orden público,
siendo necesario un criterio e interpretación uniforme, aplicándose también a las mal
llamadas marcas de mal gusto, las cuales en realidad son marcas de fantasía - las
marcas fuertes doctrinariamente - al encontrarse constituidas en su mayoría de veces
por palabras inventadas. Entonces, respecto al criterio de uniformidad del que se
comenta, es necesario señalar que la Dirección de Signos Distintivos indica que el orden
público tiene como objetivo cuidar por los intereses de la paz, la estabilidad y justicia
resultando contradictorio lo precisado en razón de la denegación de una marca de
fantasía o considerada de mal gusto, siendo que la estabilidad del solicitante con la
marca sin registro se ve vulnerada, por el motivo de que el registro otorga derechos
exclusivos – como la protección de la marca – con los cuales no podrá contar.
Asimismo, se precisa también que el orden público refiere al funcionamiento de una
sociedad democrática y el Estado de derecho, de esa forma, es necesario indicar que
en una sociedad democrática prevalecen todos aquellos actos que no sean contrarios a
la norma, señalándose también que resulta injustificable la denegación de marcas que
no busquen denigrar específicamente a un sector de la sociedad, encontrándose
constitucionalmente señalado que la interpretación de la discriminación deberá ser por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica y, por tanto,
no resulta proporcional aplicar criterios inflexibles de orden público respecto de marcas
de fantasía o marcas consideradas de mal gusto siendo que cada solicitante al registro
de marcas es capaz de conocer el nivel de creatividad del cual deberá hacer uso al crear
una marca, haciéndola con ello productiva, siendo también que cualquier expresión para
crear ideas, palabras o conceptos es creatividad, la misma que puede ser ilimitada
siempre y cuando no colisione ni afecte a derechos de terceros.
Por último, se comprende que el criterio para señalar la existencia de una marca
contraria a lo precisado en el artículo 135 p) de la Decisión 486 es que la marca
solicitada sea ilegal o se encuentre prohibida, no resultando razonable la denegación de
marcas que pudiesen denominarse de mal gusto ya que el aplicarse la prohibición
absoluta del registro dirigido a marcas de pudiesen resultar de mal gusto seria limitar el
mercado, limitar injustificadamente la protección y limitar la autonomía de los privados
de desarrollarse conforme a ley, no ejercitándose contrarios a la norma sino solicitando
lo que consideran correcto y necesario de acuerdo a la comercialización de
determinados productos o servicios marcados que efectúan aquellos agentes en el
mercado. Así, se considera que la Dirección de signos distintivos se encuentra obligado
a mantener un criterio dinámico sobre la prohibición absoluta al registro, encontrándose
94
en el deber de reformularse constantemente lo que significa el orden público y el impacto
que ejercen sobre los solicitantes del registro de marcas, siendo que el orden público no
debe ser confundido con la diversidad de gustos en denominaciones o logotipos de
determinados solicitantes sino que el orden público son aquellas actuaciones no
contrarias a la ley, ni que busquen constitucionalmente denigrar a terceros por motivo
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica.
5.2. Prohibición del registro de marcas contrarios al orden público y la libertad empresarial:
Ahora bien, sobre la prohibición del registro de marcas y la probabilidad de afectación
a la libertad empresarial, se precisa que en aquellos casos donde se denieguen marcas
no contrarias a la ley o al orden público si se configurará la afectación a la libertad de
empresa ya que el denegar marcas por considerárseles únicamente de mal gusto afecta
la protección solicitada por el titular de la marca denegada, afectándose con ello la
estabilidad empresarial – inherente a la libertad de empresa – siendo que los productos
marcados puestos en el mercado no tendrán la protección requerida conforme a derecho
por el solicitante, de ese modo, se brindaría la posibilidad de que terceros de mala fe
pretendan el registro de marcas idénticas o semejantes, arrebatándose
injustificadamente un sector del mercado, disminuyéndose su prestigio, disminuyéndose
la consecución de los objetivos de la empresa explotadora del producto o servicio
marcado y, de esa forma, producirse un aumento en los costos de transacción del titular
de la marca denegada para modificar la marca, invertir posteriormente en mayor
publicidad o implementar mecanismos adicionales para no verse perjudicado con el
registro de marcas semejantes y, de ese modo, evitar la pérdida del público consumidor
logrado.
Asimismo, se revela una afectación de la libertad de permanencia en el mercado,
siendo que una marca denegada por ser injustificadamente contraria a la prohibición
absoluta del registro de marcas afecta el logro de los objetivos de la empresa,
generando que terceros puedan solicitar el registro de marcas semejantes o copiando
de mala fe productos marcados sin registro, creando confusión en el público consumidor
de la marca denegada, disminuyendo las ventas, ocasionándose injustificadamente una
limitación en la permanencia, en la producción de ingresos de la empresa productora
del bien marcado sin registro.
Por otro lado, evidentemente, la excepción a lo señalado en lo precedente son las
solicitudes de marcas que efectivamente se encuentren inmersas en la prohibición
95
absoluta, siendo contrarios al orden público, buscando evidentemente discriminar o
fomentar la violencia dirigido contra un sector específico de la población, siendo que en
aquellos casos no se configuraría la afectación a la libertad de empresa puesto que se
encuentra constitucionalmente prohibido el discriminar por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o que inciten a la violencia en cualquiera
de sus formas (moral, física, psíquica).
Adicionalmente, siendo las marcas denegadas no contrarias a la ley ni al orden
público, se considera que la afectación a la libertad de empresa es inequívoca,
evidenciando que la Dirección de signos distintivos muestra un incumplimiento con el
deber constitucional de estimular la creación de la riqueza, de resguardar – como agente
estatal – la libertad de empresa, motivo por el cual se considera necesario interpretar
correctamente las consideraciones que brinda la misma Dirección de signos distintivos
cuando se encuentra en el deber de otorgar o denegar una marca, tratando la cuestión
de denegación de marcas con alta prudencia, procurando tener nociones específicas de
lo que trata una marca que pudiera denominarse de mal gusto y las diferencias de ella
con las marcas prohibidas puesto que aquellas buscan discriminar o violentar a
determinados grupos humanos.
En ese sentido, se considera que una marca de mal gusto puede ser definida como
aquella que haga empleo de palabras criollas, jergas, peruanismos, de esa forma,
también se les denomina como malsonantes, asimismo, por las diversas acepciones
que tiene, no resulta necesariamente contrario a la ley o al orden público. Así, a modo
de ejemplo, marcas como Pezweon o Del carajo no resultarían discriminantes, ni
violentas; por tanto, se considera que la aplicación de orden público que muchas veces
señala la Dirección de signos distintivos debe ser correctamente interpretada a fin de
promover la creación de riqueza, la dinamización de empresas, la protección que solicita
aquel – dentro de lo establecido por norma – a fin de producir bienes marcados con
seguridad.
Por tanto, se vislumbra la necesidad de la correcta interpretación de la definición de
orden público en el examen de registrabilidad de marcas, a fin de no denegar
injustificadamente determinadas solicitudes marcarias, por ello, se señala que el orden
público no debe ser entendido como un concepto estático, siendo que interpretarlo de
ese modo limitaría la autonomía privada, haciéndose fundamental el interpretar el orden
público dinámico, entendiéndose aquel como deber del Estado de promover la
satisfacción de las necesidades de los miembros de la sociedad.
96
Para concluir, se considera que los criterios de aplicación para denegar determinadas
solicitudes de marcas deben ser correctamente interpretados a fin de otorgar la
protección del registro respecto de diversos productos marcados y con ello promover la
satisfacción de las necesidades en relación al bien marcado a explotar o comercializar
dentro del mercado, apoyando con ello la estimulación en la creación de la riqueza y,
con ello, no afectar el derecho a la libertad de empresa de los solicitantes.
5.3. Prohibición del registro de marcas contrarias al orden público y afectación del derecho de elección de los consumidores:
Por lo que se refiere a la prohibición del registro de marcas y la probabilidad de
afectación del derecho de elección de los consumidores se indica que el derecho de
elección de los consumidores no se ve afectado puesto que aún con una marca
denegada los bienes marcados seguirán en el comercio, a disposición del consumidor,
quien podrá realizar determinados actos de consumo necesarios. De esa forma,
conviene precisar que el derecho de elección del consumidor trata de la decisión que el
consumidor efectúa – acto de consumo - sobre determinado producto o servicio, es
decir, elegir determinado bien sobre los varios productos que se encuentran en el
mercado respecto de su misma clase.
Ahora bien, se considera la no existencia de afectación del derecho de elección del
consumidor al denegarse el registro de una marca contraria a la prohibición señalada
en el artículo 135 p) de la Decisión 486 ya que el beneficio que otorga el registro de
marca es de protección y del goce del derecho de exclusividad, siendo que el
consumidor podrá contar con igual cantidad de productos o servicios marcados en el
mercado – registrados o no - y podrá elegir el bien que considere necesario.
Por ello, resulta conveniente precisar que evidentemente no existe una afectación al
derecho de elección del consumidor; sin embargo, se puede vislumbrar la generación
del riesgo de confusión: al no encontrarse determinada marca protegida o con solicitud
de registro denegada, sucede que terceros pueden registrar marcas semejantes, sobre
la misma clasificación o el mismo tipo de producto que la marca inicial denegada,
ingresándolas posteriormente al comercio y ocasionando con ello confusión en el
consumidor, siendo que contará con marcas semejantes respecto del mismo producto
o servicio marcado, induciendo al consumidor a error y de ese modo, haciendo que el
consumidor – por equivocación – adquiera un producto identificado cuando realmente
deseaba adquirir otro.
En ese sentido, se puede indicar que es deber del Estado mitigar los riesgos que
97
puedan surgir en torno a determinado tema, mediante el trabajo en conjunto y el apoyo
por el cual el consumidor podrá efectuar actos de consumo efectivos, siendo además
que las empresas ejercen una presión importante sobre la capacidad crítica del
consumidor, debido a diversos factores, entre ellos, la publicidad, la calidad presentada
al consumidor o la reputación.
Particularmente, se considera que la Dirección de signos distintivos de Indecopi
cuenta con el deber de mitigar los riesgos que puedan surgir en torno a un error de
interpretación del orden público, siendo que aquella mala interpretación trae consigo
pérdidas económicas en el creador de la marca, quedando desprotegido del registro y
pudiendo ser copiado por terceros de mala fe, además de hacer que el público
consumidor al cual va dirigido el producto o servicio marcado pueda confundir su bien
marcado sin registro – por denegación – con otros idénticos o semejantes en el mercado
que pudieron acceder al registro, causando con ello un retroceso en el logro de los
objetivos de la empresa.
Asimismo, se considera que si bien la prohibición del registro de marcas contrarias a
lo indicado en el artículo 135 p) de la Decisión 486 no afecta el derecho de elección del
consumidor, si se concuerda con que el Estado tiene el deber de mitigación de riesgos,
siendo que este deber debe ser materializado mediante la correcta interpretación de
orden público adecuando la norma al momento en que se aplica, de acuerdo a como la
sociedad se desenvuelve en determinado momento, sin confundir el orden público con
lo que puede ser denominado de buen o de mal gusto; de esa forma, realizando una
correcta interpretación de orden público, así, la Dirección de signos distintivos de
Indecopi cumple con la obligación - como entidad del Estado – de hacer efectivas las
comercializaciones de marcas registradas, debido a la protección que otorga y a la
seguridad que brinda al titular de aquella.
Por último, se precisa que no se afecta el derecho de elección de los consumidores,
sin embargo, una mala interpretación de orden público es generador de riesgo de
confusión al público consumidor, debido a que un producto marcado con el registro
denegado puede ser fácilmente copiado por terceros mediante el registro de una marca
semejante, afectándose con ello en la economía del consumidor, al elegir el producto
equivocado debido a la similitud entre ambos productos marcados y aumentándose con
ello el costo de transacción dentro del mercado, siento entonces necesario realizar una
correcta interpretación del orden público, siendo que aquel debe ser aplicado pensando
que la afectación de otros posibles derechos igual de relevantes que el orden público,
evaluando entonces si la denegación de una marca de mal gusto es igual a la
98
denegación de una marca violenta o discriminante.
PARTE DOS. Recomendaciones
5.4. Recomendación de elaboración de directiva interna de obligatorio cumplimiento:
En vista del artículo 135 p) de la Decisión 486, relativa a la prohibición del registro de
marcas contrarias a la ley y el orden público, resulta válido precisar que el artículo en
mención no apoya a una clara interpretación, vislumbrándose la existencia de la
denegación del registro de marcas que no resultan contrarias al orden público, siendo
que aquellas son compuestas por jergas, palabras criollas ampliamente aceptadas y
peruanismos, por lo que resulta razonable y justificable la existencia de una directiva
interna de obligatorio cumplimiento dirigido a los miembros de la Dirección de Signos
Distintivos de Indecopi en razón a evitar la afectación a la libertad de empresa,
aumentando con la afectación los costos de transacción de los solicitantes a registro y
disminuyendo la obligación del Estado de mitigar todos aquellos riesgos que puedan
surgir en torno a la denegación de una marca no prohibida ni ilícita.
Por lo expuesto, se recomienda como necesario implementar una directiva interna de
obligatorio cumplimiento dirigida a los miembros de la Dirección de Signos Distintivos
de Indecopi, mediante el cual se establezca la obligación a la Dirección de permitir el
registro de marcas, quedando aquella redactada de la siguiente manera:
Directiva Nº 01-2019/DSD-INDECOPI
Sobre el registro de marcas: Constituye obligación otorgar el registro de marcas aun cuando su significado tenga palabras o artes que puedan ser consideradas de mal gusto, compuestas por jergas, peruanismos, palabras criollas o inapropiadas, encontrándose la Dirección de Signos Distintivos en el deber de interpretar correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.
Una marca es registrable aun cuando su composición contenga palabras o logotipos que resulten de mal gusto, por lo que la Dirección de Signos Distintivos no debe confundir palabras malsonantes con marcas violentas o discriminantes, en efecto, una marca de mal gusto no necesariamente es contraria a la ley o al orden público, así,
99
cuando se determina la cuestión de afectación del orden público, resultará necesario adecuarse al caso concreto y no alegar supuestos de afectación hipotética, entonces, debe considerarse el aplicar la siguiente fórmula: el orden público entendido desde un concepto estático limita la autonomía privada siendo que el concepto dinámico del mismo es entendida como la obligación del Estado de promover la satisfacción de las necesidades de sus integrantes, no restringiendo derechos fundamentales. En consecuencia, debe permitirse el registro de una marca considerada de mal gusto, excluyéndose de las marcas de mal gusto el registro de frases blasfemas, racistas o discriminatorias, protegiéndose con ello la creatividad de los titulares de marcas por registrar, las mismas que son creadas justamente para fines comerciales: llamar la atención del consumidor. Por último, creer que el orden púbico se afecta con palabras de mal gusto implicaría una prohibición al uso del lenguaje adoptado por la comunidad, por lo que la interpretación de orden público se realizará en base a los criterios establecidos y no sobre determinadas preferencias lingüísticas.
5.5. Recomendación de enmienda al artículo 50º del Decreto Legislativo 1075:
Por otro lado, se establece como recomendación la enmienda al artículo 50º del
Decreto Legislativo 1075, el mismo que tiene por objeto regular los aspectos
complementarios en la Decisión 486. El objetivo de la enmienda señalada es el de
otorgar una mejor interpretación respecto de la aplicación del artículo 145º p) de la
Decisión 486 de forma que sea aplicada únicamente en casos reales de afectación a la
ley o al orden público.
Por tanto, la enmienda brindará una mejor interpretación sobre el registro de marcas
de mal gusto, siendo que una marca de mal gusto resulta sustancialmente diferente a
una marca que afecte la ley o el orden público. De ese modo, resulta necesario plasmar
que se otorgará el registro de marcas que puedan ser consideradas de mal gusto, razón
por la que la Dirección de Signos Distintivos se encuentra en el deber de interpretar
correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la
afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.
En ese sentido, la propuesta de enmienda del artículo 50º del Decreto Legislativo
1075 queda esbozada de la siguiente manera:
La solicitud, registro y renovación de una marca que pueda ser considerado de mal
gusto es permitida, encontrándose la Dirección competente en el deber de interpretar
correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la
afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.
100
Por tanto, el artículo mencionado quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 50.- Solicitud de registro de una marca
La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:
a) petitorio;
b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista;
c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y
f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.
La solicitud, registro y renovación de una marca que pueda ser considerado de mal gusto es permitida, encontrándose la Dirección competente en el deber de interpretar correctamente el orden público, aplicándose el criterio de excepcionalidad al invocar la afectación a la prohibición precisada en el artículo 135 p) de la Decisión 486.
5.6. Recomendación de elaboración de boletín informativo:
Por último, a fin de brindar mayor información a los usuarios y solicitantes al registro
de marcas, se recomienda elaborar un boletín informativo sobre las marcas de mal gusto
y su diferencia con la prohibición de registro de marcas contrarias a la ley y el orden
público, de forma que el boletín se convertiría en un medio de información eficaz dirigido
a los usuarios a fin de que exploten la creatividad que en el mundo de los negocios es
útil e idóneo para atraer al público consumidor al que va dirigido el producto o servicio
marcado.
Por tanto, el boletín indicado se encontraría elaborado de la siguiente manera:
BOLETÍN Nº 01-2019 DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS: ES DEBER PERMITIR EL REGISTRO DE MARCAS QUE PUEDAN CONSIDERARSE DE MAL GUSTO.
101
Las marcas denominadas de mal gusto son válidamente registradas ante la Dirección
de Signos Distintivos, siendo que las marcas que puedan ser consideradas de mal gusto
no afectan la prohibición de registrar marcas contrarias a la ley o el orden público,
establecida en el artículo 135 p) de la Decisión 486.
Por tanto, una marca será registrada aún cuando contenga palabras malsonantes,
las que pueden encontrarse compuestas de jergas, palabras criollas o peruanismos,
siendo que es deber de la Dirección de Signos Distintivos apoyar y proteger la
creatividad de los solicitantes al registro de marcas el mismo que hoy en día es tan
valioso en el mercado.
Adicionalmente, el orden público entendido desde un concepto estático limita la
autonomía privada siendo que el concepto dinámico del mismo es entendido como la
obligación del Estado de promover la satisfacción de las necesidades de sus
integrantes, por tanto, resulta indispensable que la Dirección de Signos Distintivos
interprete el orden público en beneficio del desarrollo de la colectividad, el mismo que
es plasmado mediante la creatividad.
En efecto, la Dirección de Signos Distintivos se encuentra facultado de aplicar el
criterio de excepcionalidad al invocar la afectación de la prohibición del registro de
marcas contrarias a la ley o al orden público, precisada en el artículo 135 p) de la
Decisión 486, debiendo tenerse en cuenta cada caso concreto así como el público
consumidor al que va dirigido el producto o servicio marcado solicitado.
En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos permite el registro de marcas
que puedan considerarse de mal gusto, siendo usualmente compuestas por jergas,
palabras criollas o peruanismos, debiendo analizarse el caso específico y diferenciarse
de la prohibición del registro de marcas contrarias a la ley o al orden público,
resaltándose que las marcas consideradas de mal gusto pueden resultar efectivas en
el mercado – a criterio del solicitante marcario - a fin de captar la atención del público
consumidor.
102
6. Bibliografía: Alsina, H. (1963). Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial.
Buenos Aires, Argentina: Ediar .
Auza Velez, Carlos. (2011). ¿Confusión de marcas?: No me defienda compadre.
Revista círculo de derecho administrativo, 349-362.
Bercovitz, A. (2003). Apuntes del derecho mercantil. Navarra: Aranzadi S.A.
Bercovitz, A. (2002). Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico
económico. Navarra: Thomson-Aranzadi.
Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (1987). Estudios jurídicos sobre protección de los
consumidores. Madrid: Tecnos.
Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (1987). La protección de los consumidores, la
Constitución española y el Derecho mercantil. Madrid: Tecnos.
Blancas Bustamante, C. (2007). Derechos fundamentales de la persona y relación de
trabajo. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Peru.
Castro de Cifuentes, M. (10 de Enero de 1996). Universidad de los Andes. Obtenido
de Anuario de Derecho Privado:
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=
article&id=293&lang=es
Cavero Safra, E. (Diciembre de 2016). ¿Efecto dominó o efecto mariposa? El
(distorsionado) concepto de consumidor protegido en el derecho peruano. IUS
ET VERITAS(53), 382.
Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú . Lima:
Fondo Editorial PUCP.
Curto Polo, M. (2003). Transmisión de la marca. En A. Bercovitz Rodriguez-Cano, & J.
Garcia-Cruces, Comentarios a la ley de marcas (págs. 742-ss). Navarra:
Aranzadi-Thomson.
103
Di Cataldo, V. (2007). El prestigio o goodwill. En E. A. Ore Sosa, La infracción del
derecho de marca (pág. 49). Lima.
Di Cataldo, V. (2007). Riesgo de confusión. En E. A. Oré Sosa, La infracción del
derecho de marca (págs. 56-57). Lima: Palestra.
Di Cataldo, V. (2007). En: Comparación de signos. En E. A. Ore Sosa, La infracción
del derecho de marca (pág. 61). Lima: Palestra.
Durand Carrion, J. (Enero de 2010). Determinación del derecho del consumidor como
disciplina jurídica autónoma. Revista Derecho & Sociedad(34), 380.
El Pezweon, Exp. No. 370773-2008 (Dirección de signos distintivos 09 de Setiembre
de 2009).
Espinoza Espinoza, J. (2002). El orden público y las buenas costumbres en la
experiencia jurídica nacional. PUCP.
Expediente Nº 370773-2008, Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI (Tribunal de
Defensa de la competencia y de la propiedad intelectual 23 de 02 de 2011).
Fernández-Novoa, C. (2007). El uso obligatorio de la marca registrada. En E. A. Oré
Sosa, La infracción del derecho de marca (pág. 74). Lima: Palestra Editores.
Fernandez-Novoa, C. (2004). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons.
Fernandez, Novoa, C., & Garcia Vidal, A. (2002). Derecho de marcas: Legislación.
Jurisprudencia comunitaria (actualización). Madrid: Marcial Pons.
Fernandez-Novoa, C. (2001). Tratado sobre Derecho de marcas. Madrid: Marcial
Pons.
Fernandez-Novoa, C. (1978). Las funciones de la marca. Dialnet, 33-66.
Font Galan, J. I. (1987). Constitución económica y derecho de la competencia. Madrid
: Tecnos.
Forno Odria, H. (05 de Marzo de 2018). Empezando por el principio: análisis
económico de la función del derecho societario. Themis, 113-126.
104
Gómez Segade, J. A. (2007). En: Registro de marca y su duración. En E. A. Oré Sosa,
La infracción del derecho de marca (pág. 54). Lima: Palestra Editores.
Gomez Segade, J. (2001). La mundialización de la propiedad industrial y el derecho de
autor. Madrid: Marcial Pons.
Hernández-Mendible, V. (2012). La libertad de empresa y la regulación de la
Intermediación Financiera como Servicio Público. Circulo de Derecho
Administrativo, 93-103.
Kresalja Roselló, B. (2007). La propiedad Industrial. Evolución y tratamiento normativo
en la Región Andina y el Perú. Lima: Palestra.
Kuyeng Ruiz, C. (2017). Reformulando la prohibición de orden público: El orden
público constitucional y la necesidad de una lista de supuestos que limite la
interpretación de esta prohibición. Lima: Pontificia Universidad Católica del
Perú.
La Comisión de la Comunidad Andina. (2000). Decisión 486. Régimen Común sobre
Propiedad Industrial. Lima: La Comisión de la Comunidad Andina.
Lajo Estrada, S. H. (2013). Análisis de las principales prohibiciones absolutas en el
registro marcario: los signos genéricos, descriptivos y usuales. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Lindley-Russo, A. (2013). Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta de
registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas
costumbres. Anuario Andino de derechos intelectuales(9), 237-283.
Lezana, J. (1963). El orden público. Los actos del demente anteriores a su
declaración. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-Perrot.
LLambias, J. (1986). Tratado de derecho civil (parte general). Buenos Aires, Argentina:
Abeledo Perrot.
Lopez Lopez, A., & Montes Pendes, V. (1998). Derecho civil. Parte General. Valencia:
Tirant lo blanch.
105
Maravi Contreras, A. (2017). Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos
Distintivos en el Perú. Revista Foro Jurídico, 58-68.
Martin, E. (20 de diciembre de 2018). Límite al registro: marcas contrarias al orden
público o a las buenas costumbres. Obtenido de Herrero & asociados:
https://www.herreroip.com/es/espacio/limite-al-registro-marcas-contrarias-al-
orden-publico-las-buenas-costumbres/
Martinez Paz, E. (1942). El concepto de orden público en el derecho privado positivo.
Revista del colegio de abogados de Buenos Aires, 673.
Mazeaud, H., Mazeaud, L., & Mazeaud, J. (1965). Lecciones de derecho civil. Buenos
Aires: Ediciones jurídicas europa américa.
Monteagudo, M. (1995). La protección de la marca renombrada. Madrid: Civitas.
Morales Godo , J. (2009). Instituciones del derecho civil. Lima: Palestra editores.
Oficina de Armonización del Mercado Interior - OAMI. (2008). Directrices relativas a los
procedimientos ante la OAMI. Madrid: OAMI Europa.
Ore Sosa, E. (2007). La infracción del derecho de marca. Lima: Palestra Editores.
Ormeño Barbagelata, J. (s.f.). Del Carajo! Marca solicitada por el artista ante la
Dirección de signos distintivos de Indecopi. Bares peruanos S.A.C., Lima.
Ricolfi, M. (2007). En: cancelación por falta de uso. En E. A. Oré Sosa, La infracción
del derecho de marca (pág. 73). Lima: Palestra editores.
Patron, C. (2011). Un acercamiento preliminar a la función económica de la protección
al consumidor. En O. Súmar Albújar, Ensayos sobre Protección al Consumidor
en el Perú (págs. 21-36). Lima: Universidad del Pacífico.
Pattishall, B., Hilliard, D., & Welch II, J. (2003). Trademarks and unfair competition .
Newark: Lexis Nexis.
Perez Solft, I. (2012). ¿Orden Público Internacional Vs Orden Público Interno y Buenas
Costumbres? IUS Revista de investigación jurídica de la facultad de derecho,
1-19.
106
Ponssa de Miguens, N. (1964). Acerca del orden público. Revista de jurisprudencia
argentina, 84.
Portellano Diez, P. (1995). La imitación en el derecho de la competencia desleal.
Madrid: Civitas.
Quintero Cuello, D. (18 de enero de 2019). Marcas contrarias a la moral y al orden
público. Obtenido de Asuntos Legales:
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/diego-quintero-cuello-
2539832/marcas-contrarias-a-la-moral-y-al-orden-publico-2816912
Resolución Nº 15444-2009/DSD-INDECOPI, Exp. Nº 370773-2008 (Dirección de
Signos Distintivos 09 de 09 de 2009).
Resolución Nº 2133-2007/TPI-INDECOPI, Exp. Nº 287533-2006 (Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 25 de Octubre de 2007).
Resolución Nº 0436-2011/TPI-INDECOPI, Exp. Nº 370773-2008 (Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 23 de Febrero de 2011).
Resolución Nº 6886-2007/OSD-INDECOPI, Exp. Nº 287533-2006 (Dirección de Signos
Distintivos 23 de Abril de 2007).
Rivera Ferreyros, G. (Enero de 2014). La publicidad en los contratos y el derecho del
consumidor. Foro Jurídico(13), 290.
Rodríguez García, G. (2013). El consumidor en su isla. Lima: Universidad del Pacífico.
Rubio Correa, M. (2008). El titulo preliminar del Código Civil. Lima, Lima, Perú:
Pontificia Universidad Catolica del Perú.
Rubio Correa, M. (1996). Título preliminar. Para leer el código civil. (Vol. 3). Lima:
Fondo Editorial PUCP.
Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada . Medellín : Universidad
de Antioquia.
Sanchez Viamonte, C. (1968). Orden público. Enciclopedia jurídica, 63.
107
Salvat, R. (1931). Tratado de derecho civil argentino (parte general). Buenos Aires :
Librería y casa editora de Jesús Menéndez .
Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0006-2000-AI-TC (11 de 04 de
2002).
Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0017-2003-AI-TC (Tribunal
Constitucional 16 de 03 de 2004).
Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 3283-2003-AA-TC (Tribunal
Constitucional 15 de junio de 2004).
Smith, J. C. (1968 ). Enciclopedia jurídica omeba: Orden público. Buenos Aires:
Editorial bibliográfica argentina.
Sobre la interpretación prejudicial, Proceso Nº 4-IP-88 (Tribunal Andino de Justicia de
la Comunidad Andina 09 de Diciembre de 1988).
Sobre la interpretación prejudicial, Proceso Nº 2-IP-94 (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina 04 de Julio de 1994).
Stucchi, P. (2011). La ciudadanía económica en el Perú: El consumidor. En O. Súmar
Albújar, Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú (págs. 53-70).
Lima: Universidad del Pacífico.
Tataje Montero, A., & Banda Saravia, C. (s.f.). El Pezweon. El pezweon. C.W.
COMICS S.A.C., Lima.
Tribunal de propiedad intelectual. (2006). Jurisprudencia de impacto. Diálogo con la
jurisprudencia, 8.
Von Glasersfeld, E. (2013). Positivismo y Constructivismo: Un análisis para la
investigación social. Rumbos TS, 12-21.
108
7. Anexos:
7.1. Entrevista al abogado Alfredo Lindley Russo: GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con
palabras que pueden tener un doble sentido?
ALR: Hasta donde la creatividad del ser humano pueda dar, no creo que deba haber
un limite para eso. No se puede poner un limite ni una regla, tiene que haber la mayor
cantidad de creatividad posible.
GS: ¿Que significa para usted una marca contraria al orden público?
ALR: Es un signo que pudiera colisionar con un algún derecho que preserve el orden
constitucional. Podría ser una marca que se este burlando de un grupo especifico por
ejemplo.
GS: ¿Considera usted que la prohibición absoluta del art. 135 p) estando mal
aplicada afecta la libertad de empresa? Entendiéndose como una marca que debió ser
registrada pero se denegó equivocadamente.
ALR: Existe una afectación evidente, al denegar un registro cuando debiste haberlo
concedido estas contraviniendo la ley, inclusive se está vulnerando también la libre
iniciativa privada.
GS: ¿Que entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de
determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos no propios (carajo)
o de jergas (weon)?
ALR: Es el derecho de cada empresario de usar la marca que quiera, yo flexibilizaría
mucho el registro porque igual van a estar en el mercado, quitándolas no voy a evitar
que entren al mercado.
109
GS: ¿Cual es su posición respecto al caso del Pezweon? La marca que es denegada
en primera instancia?
ALR: Creo que los criterios que utilizaron no fueron ni correctos, ni coherentes y creo
que la autoridad se dejó impactar en su momento de la presión pública. Creo que si
debió ser otorgada pero el criterio ha sido muy rígido que lo han denegado con un criterio
equivocado. Ellos resolvieron en función a sus criterios de determinada manera y yo
cuestiono ese criterio.
7.2. Entrevista al Abogado Gonzalo Barreda:
GS: Estimado Doctor Barreda, la primera pregunta es: ¿Qué entiende usted por
marcas de fantasía y marcas arbitrarias?
GB: Bueno, las marcas arbitrarias son aquellas que la palabra existe pero es
colocada para algún producto o servicio que no tiene nada que ver con el producto o
servicio como por ejemplo Apple, que es la marca arbitraria más conocida, la palabra
manzana existe pero no tiene ninguna vinculación con las computadoras; y de fantasía
es una marca inventada, una palabra que no existe y me arriesgo a decir Nivea por
ejemplo, si no existe y ha sido inventada es una marca de fantasía y los dos se
consideran los signos fuertes.
GS: La segunda pregunta es: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la
creatividad para jugar con palabras que podrían tener un doble sentido?
GB: Las marcas realmente no necesitan ser creativas, no son obras de ingenio ni
son derechos de autor, una marca no necesita creatividad. Si quieres jugar con palabras
de doble sentido mientras estas palabras no afecten la moral, ni las buenas costumbres,
ni el orden público no va a ver ningún problema ya que no es una obligación, no hay un
límite máximo ni un límite mínimo.
GS: Entiendo, la tercera pregunta es ¿Qué significa para usted una marca contraria
al orden público?
GB: Bueno, como la misma norma lo dice, una marca contraria al orden público es
toda marca que afecte, justamente, la legislación, la costumbre de las personas,
básicamente lo que las personas consideran ofensivo, lo que pueda causar una ofensa
va en contra del orden público. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso de una
110
cerveza que la marca era Jesucristo en la cruz pero la cruz volteada y tenía aparte una
de estas estrellas satánicas y el tema ahí fue que la marca va en contra del orden público
porque si bien hay personas que no pueden sentirse ofendidas hay una gran comunidad
que lógicamente se van a sentir ofendidas porque se está atacando a sus creencias,
entonces el orden público es eso, cualquier marca que pueda causar una ofensa
justificada, tampoco nos podemos poner caprichosos, ni puritanos ¿no?
GS: Perfecto, adicionalmente, ¿considera usted que una marca contraria al orden
público pueda afectar el derecho de la libertad de empresa?
GB: El derecho de libertad de empresa como todos los derechos tiene un límite y
justamente el límite en este caso es no afectes el orden público y esto no aplica
solamente a marcas, aplica a todo, yo no puedo abrir un restaurante y pretender
inaugurar un restaurante sin pasar por ciertos filtros como por ejemplo tener mi licencia
de funcionamiento y se puede ver que la gente está segura adentro porque hay un tema
de protección al orden público que va sobre libertad de empresa. Entonces puedes elegir
el signo que quieras siempre y cuando no se afecten el derecho de terceros u ofendas
a terceros, que es un poquito lo que se quiere evitar ahí.
GS: Y respecto el derecho de los consumidores, ¿Usted considera que el registro
de marcas, consideradas como contrarias al orden público, afecta el derecho de la
elección de los consumidores?
GB: No, pero quiero ser claro que no porque esté de acuerdo con que se registren
marcas contrarias al orden público, sino porque estoy en total desacuerdo con que los
consumidores se mezclen con la ley de marcas, de hecho, lamentablemente en nuestra
ley actual los consumidores si forman una parte de la norma y en mi opinión, la
legislación marcaria no está diseñada para proteger al consumidor sino al titular de la
marca y nunca te voy a decir que me preocupa el consumidor dentro de la legislación
marcaria, el consumidor tiene su propia legislación y si vamos a analizar el tema de
orden público en la legislación del consumidor por supuesto que será relevante, pero en
la legislación marcaria no debería serlo.
GS: ¿Qué entiende respecto de la calificación de la solicitud del registro de marcas
sobre el uso de determinadas palabras que podrían ser consideradas de doble sentido
o compuestas por palabras criollas?
111
GB: Bueno, con relación a las palabras que tengan doble sentido, en realidad hay
que ver, creo que el problema no está en que las palabras tengan doble sentido, hay
muchas palabras coloquiales que pueden tener doble sentido y ninguno de los dos
sentidos realmente ofende o realmente afecta el orden público, y quiero ser claro que el
orden público tampoco puede llevar al extremo de que cualquier cosa sea ofensiva, caso
contrario, cualquier insulto o cualquier precisión inadecuada va a ser en contra del orden
público.
Yo tuve por ejemplo un caso, que era el registro de la marca “Halfjunkie” que significa
drogadicto en inglés y en una primera instancia Indecopi también me considero que
afectaba el orden público porque como puedes usar palabras como drogadicto y de
hecho en segunda instancia esa decisión fue revertida y no tenía ningún sentido con lo
que decía Indecopi porque tampoco podemos ser tan puritanos, yo no estoy insultando
a nadie, la palabra drogadicto es una palabra que existe, que no afecta la imagen de
nadie, de hecho es una palabra para llamar a una enfermedad que es la adicción a la
drogas y como no puedo hablar de esta enfermedad usando esta palabra y finalmente
se otorgó la marca. Entonces, a lo que voy es no me parece importante si la palabra
pueda tener un doble sentido o no sino si alguno de estos sentidos afecta el orden
público entonces la palabra va a estar prohibida porque en alguno de esos significados
conceptuales va a estar afectando el orden público, pero me parece que el ejercicio de
ofensiva al orden público es bien minucioso y no podemos llegar a decir que somos un
país puritano, como decir drogadicto afecte el orden público.
GS: Bien, por último, ¿cuál es su posición respecto al caso de Pezweon o Del
Carajo? Marcas que fueron denegadas en primera instancia.
GB: En el caso del Pezweon, estoy de acuerdo con la resolución de segunda
instancia, que finalmente otorgó el registro. No entiendo como la resolución de primera
instancia lo denegó, en primer lugar, la expresión Pezweon es una de las expresiones
más utilizadas por los peruanos, entonces, como vamos a ponernos tan puritanos y decir
que en el día a día cualquier peruano debe escuchar la expresión cien veces y lo
calificamos como una ofensa cuando ya casi está arraigado a nuestro lenguaje entonces
es bastante puritano por parte de Indecopi, abra quien se ofenda sí, pero nuevamente
incluso, cosa que no estoy de acuerdo, que hayan metido al consumidor en la ley de
marcas, el consumidor es un consumidor medio.
GS: Correcto… ni muy informado ni muy desinformado.
112
GB: Y un poquito, haciendo un análisis sobre eso, entonces, encontrar un
consumidor puritano que se ofenda no justifica levantar una cuestión de orden público,
implicaría que toda la masa, la media, se ofenda, y la media no se va a ofender por una
palabra como la del Pezweon, y finalmente, el diseño no era tan crítico, el diseño era un
pez justamente con genitales grandes y por eso era el Pezweon, no era un diseño crítico
que ofenda a alguien, incluso un menor lo podía ver y reírse, con lo que no estoy nada
de acuerdo con la resolución de primera instancia que busca pecar de puritanos.
GS: Y ¿cuál es su opinión sobre la resolución que deniega el registro de la marca
Del Carajo?
GB: Esa marca no la conozco, a ver, cuéntame un poquito…
GS: Si claro, el solicitante, Jair Ormeño, solicita el registro de la marca mixta de
nombre Del Carajo, el nombre de la marca sirve para brindar servicios de restaurante y
espectáculos, siendo denegada por ser contraria al orden público.
GB: ¿Y se denegó en primera y segunda instancia?
GS: Correcto, se denegó en primera y segunda instancia.
GB: Yo también la hubiera otorgado, es un insulto, indudablemente, pero no
considero que todos los asuntos vayan en contra de la moral o el orden público, creo
que Indecopi y la ley de marcas tienen que adaptarse un poquito a lo que ya es común
escuchar, orden público no puede ser algo que es común escucharlo y que nadie se
ofende al escucharlo de manera de cotidiana y vamos a poner una doble moral de
permitirlo de manera cotidiana pero prohibirlo en un registro, algo que afecte el orden
público es algo que si pasara en la calle la gente se ofendería, y nadie se va a ofender
por algo de ese nivel como Del Carajo, de repente algo más grave sí pero creo que
estamos tomando muy a la ligera lo que es orden público.
GS: Muy bien, muchas gracias por su tiempo doctor Barreda.
7.3. Entrevista al abogado Miguel Mena:
113
GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con
palabras que pueden tener un doble sentido?
MM: En primer lugar, considero que la creatividad, en su concepción intelectual, no
puede tener límites.
Estos límites son impuestos por la legislación que regula el producto o
materialización de la creatividad, cuyos juzgadores evaluarán la procedencia o no de la
protección especial que justamente otorga la legislación.
En lo que respecta a la vinculación de la creatividad con palabras de doble sentido,
habría primero que preguntarnos qué se entiende por doble sentido, qué connotación
debemos darle al doble sentido, lo cual a su vez está ligado a factores como la ubicación
geográfica, el target, entre otros. Éste puede llegar a ser de mal gusto, impactando por
ello en la aceptación del público al cual va dirigido. Sin embargo, no debemos confundir
el mal gusto con lo prohibido o ilícito. Por ello, considero que la creatividad puede jugar,
sin restricción, con lo que su creador considere doble sentido, siendo que las
contingencias no se presentarán durante la fase de creación sino, eventualmente,
durante la fase de registro, protección y alcance al público objetivo.
GS: ¿Qué significa para usted una marca contraria al orden público?
MM: No existe una definición legal de qué es el orden público o de qué actos o
conductas son contrarios al orden público. Al igual que buenas costumbres porque son
conceptos que varían en el tiempo y en la zona geográfica donde se interpretan.
Lo primero que viene a mi mente como contrario al orden público es toda conducta
que sea tipificada como un delito en nuestro Código Penal. Sin embargo, entiendo que
en nuestro país, el orden público va más allá de un estado libre de delitos y se vincula
más a la moral y las buenas costumbres, las cuales se miden en función de la cultura,
la educación, las generaciones, entre otros.
Para poder definir si una marca es contraria al orden público, debo en primer lugar,
despojarme de mis propias creencias y consideraciones subjetivas para tratar de
enfocarme y ponerme en lugar no sólo de mis pensamientos sino de las creencias y
pensamientos de la colectividad a la cual irá dirigida la eventual marca. En ese sentido,
una marca que es contraria al orden público es aquella que impulsa o refleja violencia,
ofensas, discriminación, pornografía, entre otros.
Es aquella que perturba la tranquilidad no sólo de un grupo reducido de personas
sino de una colectividad.
114
GS: ¿Considera usted que lo indicado en la pregunta anterior afecta la libertad de
empresa y el derecho de los consumidores?
MM: El asunto es evaluar y decidir qué afecta el orden público y qué no. Eso sí puede
ser objeto de discusión válida y de otro nivel de análisis. Sin embargo, incluir la
contravención al orden público como límite es una medida necesaria y justa.
Por otro lado, no me imagino a un emprendedor queriendo hacer empresa sobre la
base de una marca que contravenga el orden público. Este emprendedor o bien estará
destinado al fracaso o bien no logrará superar la fase inicial de obtención de permisos,
registros, autorizaciones, entre otros.
Una vez más, enfatizo el hecho de que lo importante es tener la inteligencia para
juzgar qué debe ser considerado contrario al orden o público y qué no o en todo caso
qué puede ser considerado como de mal gusto. Se me viene a la mente el Emoticon
clásico de la aplicación de Whatsapp constituido por el diseño de un excremento
pequeño que incluye ojos jubilosos y sonrisa alegre. En mi opinión, dicho Emoticon sí
constituye una creación intelectual que podría acceder a una protección no sólo de
índole marcario sino también a partir del derecho de autor. Sin embargo, no faltará un
sector que considere que es contrario al orden público.
Considero que hasta de mal gusto podría ser calificado pero no contrario al orden
público. En todo caso y siendo extremistas, lo que podría ser considerado contrario al
orden público en el ejemplo citado, es el uso inadecuado del Emoticon.
Por otro lado, considero que limitar el acceso de una solicitud de marca al registro
por contravención al orden público en ningún caso afecta el derecho de los
consumidores, sino que por el contrario los protege en tanto que no se verán expuestos
a frases o diseños que puedan resultar violentos, ofensivos, discriminatorios.
GS: ¿Qué entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de
determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos inapropiados
(carajo) o de jergas (weon)?
MM: Para pensar en esta respuesta me pongo en mi rol de padre o madre que no
desea que sus hijos menores estén expuestos o peor aún que utilicen dentro de su
vocabulario palabras como “carajo” o “weon”. Advierto por ejemplo que para mí carajo
no es un término inapropiado. El carajo es la parte más alta del mástil de una nave a
velas y cuando a los marinos en el siglo XIX se los mandaba al carajo era un castigo
para que vayan a la parte más alta del buque con las consecuencias del mal clima y la
obligación de vigía.
115
Sin embargo, tal como indiqué en líneas anteriores, para calificar una frase o diseño
como inapropiado o contrario al orden público no basta mi opinión personal o mi creencia
sino que tendré que hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de una colectividad. En
ese sentido, uno de los primeros puntos que tendría que analizar para calificar a estas
frases como inapropiadas es el target o el público al que van dirigidos los productos o
servicios identificados con la marca.
Si estamos hablando, por ejemplo, de golosinas o un parque de diversiones,
considero que utilizar alguna de las dos palabras antes señaladas, excederían la línea
del mal gusto para llegar a ser contrarias a las buenas costumbres pues lo cierto es que
una buena costumbre puede ser que el vocabulario de los niños y niñas esté libre de
palabras consideradas como lisuras. Sin embargo, es innegable que ambas frases son
comúnmente utilizadas por un gran sector de la población adulta y joven y no
necesariamente para ofender a otros sino como un modo informal o coloquial de hablar,
especialmente en ámbitos amicales. Por ello, si un determinado producto o servicio
identificado bajo una marca que contenga la denominación “carajo” o “weon” está
dirigido a un público adulto, especialmente, considero que los referidos términos no
podrían ser considerados como inapropiados.
Esta opinión podría contar con un estudio o encuesta objetiva en donde se consulte
a los diversos sectores del país si alguna de las expresiones antes señaladas les parece
ofensiva o contraria a las buenas costumbres, indicando por supuesto en qué contexto
se expresan y detallando qué producto o servicio busca identificar.
GS: ¿Cuál es su posición respecto al caso pezweon? La marca que es denegada
en primera instancia.
MM: Considero que en dicho caso, la Comisión de Signos Distintivos debió haber
evaluado que la marca cuyo registro se perseguía venía siendo plenamente utilizada y
difundida en el mercado peruano, en conexión con un personaje que también contaba
ya con la protección que otorga el derecho de autor, sin que hasta la fecha hubiera
generado malestar en los consumidores.
Por el contrario, tanto la denominación como el elemento figurativo resultaban ser
aceptados por los consumidores, causando diversión. Si la Comisión hubiera analizado
estos dos hechos, probablemente desde un principio habría otorgado la marca. No
obstante lo expresado, eran los solicitantes de la marca los principales interesados en
obtener una decisión favorable.
Por ello, si hubiera estado yo en el lugar de los solicitantes, habría tenido la iniciativa
de presentar medios probatorios que logren acreditar cómo es que la marca se venía
116
utilizando pacíficamente y la respuesta de mi público objetivo frente a la misma, por
ejemplo acompañando ingresos por ventas, difusión en medios, redes sociales, entre
otros. Asimismo, habría acudido a la elaboración de una encuesta para favorecer mi
posición de que la marca era inocua. A falta de todos los medios probatorios antes
señalados y apartándose por completo de los hechos reales de nuestra sociedad, los
cuales no debieron ser pasados por alto por los juzgadores, se denegó de oficio la marca
solicitada. Mi posición es contraria a dicha decisión, la cual afortunadamente fue
corregida en segunda instancia.
7.4. Entrevista al Abogado Miguel Morachimo: GS: Buenas tardes Doctor Miguel, la primera pregunta es ¿hasta qué punto
considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con palabras que pudieran
tener un doble sentido?
MM: Yo pienso que la creatividad humana es inmensa y la regla general es que
debería estar permitida cualquier expresión de la creatividad, yo creo que sería un error
pensar que la ley pueda establecer barreras a la creatividad, lo que tu si puedes es
restringir o modelar son las responsabilidades o las protecciones, en primer lado por
cuan protegida puede estar esa creatividad y por otro lado que responsabilidades
pueden haber por el uso de esa creatividad, entonces, por ejemplo si entendemos
cualquier expresión de la creatividad como un texto, como una palabra, como una
canción, la entendemos como discurso protegido en los términos del derecho de la libre
expresión, entonces tenemos que se le aplicaría las mismas restricciones que se le
aplica a un diario o a una revista, por ejemplo no puede existir censura previa, ello es
que no puede haber un proceso en virtud del cual antes de llevar a cabo la expresión
un tercero o un agente estatal tenga de revisar lo que se publica o lo que se vaya a decir
antes de, de esa forma también lo establece la constitución o la convención americana
de derechos humanos, no puede existir censura previa. Por un lado, la única expresión
que si puede estar sujeta a censura previa son las películas o actos públicos para
proteger los intereses del menor y no para prohibirlas sino simplemente para clasificarlas
y la única forma de expresión que no necesariamente está protegida es la expresión
que se considera discurso del odio, que incita la violencia contra las minorías, a la
comisión de actos violentos o fomenta el odio entre diversas personas.
Los límites son de las personas pero nosotros como abogados tenemos que
preguntarnos realmente que tipo de protección o que tipo de garantías el derecho puede
117
establecer, y yo creo que es usar los criterios y los mecanismos del derecho a la libre
expresión que además es una libertad preferente en nuestro sistema, lo que no quita
por ejemplo que puedan existir responsabilidades posteriores, por ejemplo: los procesos
por difamación o las reparaciones por daños y perjuicios por infringir los derechos de las
personas.
GS: Perfecto, la siguiente pregunta sería ¿Qué significa para usted una marca
contraria al orden público?
MM: Entiendo que hay todo un desarrollo legal y constitucional de lo que es el orden
público pese a que la palabra orden público pueda aparecer en la Decisión 486, también
aparece en otros lados de la constitución o del código civil, como bien se indica que
están prohibidos los actos que sean contrarios al orden público y si queremos responder
a esa pregunta tenemos que mirar a como ha sido desarrollado ese término en los otros
cuerpos normativos porque no es orden público aquel que altere la paz y la tranquilidad
o fomente la violencia, obviamente estos son términos que a propósito no están
definidos en la ley porque la idea es que la ley también sea un reflejo de lo que la
sociedad siente y entiende en ese momento entonces alguna de las sensibilidades que
ahora tenemos son diferentes a las que en alguna época tenían nuestros padres o
nuestros abuelos, entonces, orden público es distinto a lo que fue ayer y de lo que será
en el futuro.
GS: Entiendo, la tercera pregunta sería ¿considera usted que lo indicado en la
pregunta anterior afecta el derecho de la libertad de empresa y el derecho de los
consumidores?
MM: La respuesta es siempre si, la respuesta compleja es cualquier derecho afecta
otros derechos si tu te pones a pensar en eso… el derecho a la libertad de expresión
puede afectar a la buena reputación etc. Entonces lo que normalmente se debe usar es
este test de proporcionalidad o el balanceo de derechos de que casi todo el derecho
societario es una forma de afectar a la libertad de empresa, por ejemplo: que te digan
que tienes que llevar ciertos libros, de que tienes que cumplir con ciertos requisitos de
forma, etc. Eso es afectación al derecho de libertad de empresa pues ya no puedes
hacerla de la manera que te encante, tienes que seguir ciertos requisitos, la pregunta
es hasta que punto, esos requisitos que se te imponen afectan el núcleo protegido del
derecho de la libertad de empresa y hasta que punto protegen un interés válido del otro
lado, por ejemplo la obligación de llevar ciertos libros o registros quizás también es una
118
forma de proteger a los otros accionistas y proteger también la seguridad jurídica en el
mercado y se asume que ese requisito por más que afecta la libertad salvaje de la
empresa en su estado más puro lo toleramos porque creemos que hay un interés del
otro lado que vale la pena proteger, entonces, en el caso particular de las restricciones.
Entonces, sobre la pregunta, vas a tener que preguntarte si el orden público es un
bien lo suficientemente grande y protegible versus la libertad de empresa por un lado y
por otro lado, hasta que punto la libertad de empresa se afecta al no darte una marca y
yo creo que ahí va a depender mucho del caso por caso, va a depender mucho de que
tan relevante sea la creación de una marca registrada para lo que sea que quiera hacer
esta empresa.
Entonces, en niveles, el registro de marca es una cosa que está en el segundo o
tercer piso de la casa de la libertad de empresa, entonces que se vuelen eso y que te
impidan eso, es una afectación a la libertad de empresa, porque no te puedes diferenciar
ni puedes excluir.
GS: Y ¿con respecto al derecho de los consumidores?
MM: Yo creo que la respuesta es parecida, es preguntarte hasta que punto nosotros
como consumidores tenemos derecho a que los productos estén protegidos por una
marca, entiendo que las marcas ayudan a los consumidores en términos que reducen
costos de información y algún bien o servicio no estar diferenciado por una marca
podrían aumentar esos costos de información y de búsqueda entonces te preguntas si
ese valor que representa una marca para un consumidor está bien o mal afectada a
través de la prohibición de orden público yo pienso que es lo mismo, en tanto que es
una prohibición que aplica a otros factores de la relación de consumo va a depender del
caso por caso, de casos donde si, quizás, la exigencia, la ausencia de una marca hace
más difícil la relación de consumo y casos en los que no, los casos de productos
farmacéuticos donde la asimetría informativa es mucho mayor que en otros casos es
súper importante que exista una protección marcaria porque tu como consumidor
atribuyes una serie de factores a la marca, entonces en ese caso, una restricción
marcaria como la de orden público sería mucho más peligrosa para el bienestar del
consumidor que sería en otros mercados a diferencia de otras marcas como de galletas.
Pensando en retrospectiva, yo pienso que a veces el caso del pezweon, estaba mal
aplicada la prohibición de contraria al orden público.
119
GS: Claro, y adicionalmente, ¿qué entiende usted de la calificación para la solicitud
del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían tener un
contenido de términos de uso no común o compuestas por palabras criollas o de jergas?
MM: Claro, uso no común, quien sabe, porque si se pueden inventar palabras yo
creo que una marca no sea común más bien no debería importarle al registrador, en
términos de uso inapropiado, yo sé que en publicidad el estándar que se usa es como
un consumidor aprecia una marca a simple vista y en su totalidad, mientras que en el
derecho del consumidor y en responsabilidad por productos defectuosos se usa el
estándar del consumidor diligente, no el consumidor promedio sino el consumidor que
usa el bien o servicio para lo que está diseñado, que se toma el trabajo de leer la
advertencia, entonces, en el caso de marcas el estándar que se tendría que usar es el
público al que va dirigido el producto o servicio y es pensando en la sensibilidad de ese
mercado en la que se puede ejercer este análisis y determinar si es que la marca está
pasando los límites de lo que el Estado puede garantizar, determinándolo en función al
público al que va dirigido, entonces, si lo determinas en función de la persona más
sensible del Perú no registrarías nada y si lo determinas en función de la persona más
libertaria del Perú también registrarías todo, entonces yo me imagino que las personas
que hacen ese registro, se hacen esas preguntas y si no se las hacen probablemente
están haciendo mal su trabajo, entendiendo que hoy en día, las personas no están
expuestas ni al 5 por ciento de las marcas que hay en el mercado, entonces ¿hasta qué
punto tu proteges? Yo creo que se tendría que tener marcos de trabajo más flexibles.
Entonces, si tu lo que quieres proteger es que la gente no se escandalice hasta cierto
punto, de que te sirve tu ser acá súper conservador si es que en otros lados no lo son y
finalmente gracias a internet y la televisión terminamos expuestos a las marcas de todos
entonces, ¿qué es lo que protegiste al final del día? Entonces se tendría que hacer un
análisis más enfocado ya que ahora las marcas ya se anuncian de acuerdo al perfil al
que va a dirigido y entender también el tipo de público al que va expuesto como por
ejemplo la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas para menores de edad.
GS: Perfecto, y bueno la última pregunta sería ¿cuál es su posición respecto al caso
pezweon? La marca que fue denegada en prima instancia por Indecopi.
MM: Claro y en segunda instancia fue aprobada.
120
GS: Correcto.
MM: Yo trabaje en ese caso y la principal crítica que teníamos era que nos molestaba
la vaguedad con la cual esta denegatoria se había ordenado porque solamente
indicaban que era una mala palabra y que iba a ofender a algunas personas a diferencia
de otras marcas que puede observar el Indecopi sin pasar un test adecuado de
proporcionalidad. Considerando que Indecopi presumía y anticipaba una reacción sobre
la marca Pezweon que en la realidad no se daba, teniendo en cuenta que la potestad
discrecional debe ser motivada adecuada razón por la que se otorgó en segunda
instancia. Inclusive en un momento salió al mercado una marca de nombre Pezweona
que no era propiedad de pezweon, motivo por el que los propietarios de la marca
pezweon necesitaban registrar su marca y así evitar que la copien y que vendan sus
productos, entonces la pregunta es hasta que punto el estado puede meterse en la
autonomía de los privados y puede ordenar lo que está bien de lo que está mal y bajo
que argumentos y que criterios.
GS: Perfecto, muchas gracias Doctor Miguel.
MM: No te preocupes Grecia.
7.5. Entrevista al Abogado Pierino Stucchi:
GS: Estimado Doctor Pierino ¿qué entiende usted por marcas de fantasía y marcas
arbitrarias?
PS: Yo creo que las marcas fantasía y las marcas arbitrarias, como categorías de
análisis doctrinario, porque esas categorías no están en ninguna norma ¿correcto?
Comparten en su naturaleza también una distancia importante conceptual entre lo que
significa una denominación o una figura respecto del producto o servicio mismo que
quiere distinguir, es decir una marca de fantasía pueden atesorar un poder distintivo
mayor porque no describen ni si quiera por que son incapaces de describir si quiera
mínimamente la parte de la propia naturaleza del bien o servicio que distinguen o sus
atributos.
GS: Comprendo, la segunda pregunta sería, ¿hasta que punto considera usted que
debe llegar la creatividad para jugar con palabras que pueden tener un doble sentido?
121
PS: Yo creo que la creatividad en la construcción de marcas es un valor, la
creatividad es importante, mientras se refieran al lenguaje usual, que no sea agraviante
o discriminatorio, me parece que el uso de palabras criollas es válido, no es ilícito.
GS: Perfecto, y la pregunta más importante es ¿Qué significa para usted una marca
contraria al orden público?
PS: ¿Puedes leerme el articulo?
GS: Claro, se indica que no se registrarán marcas que sean contrarias a la ley, la
moral, el orden público y las buenas costumbres.
PS: Claro, en el fondo son diferentes supuestos de hecho, a mi me parece que el
contenido de moral y de buenas costumbres termina siendo un contenido vacío y
arbitrario en el derecho, que tiene que ser subsumido en la categoría de orden público
y el orden público no es otra cosa que lo que nos digan las normas de observancia
obligatoria, sobre lo cual indican una conducta en contrario y esas normas de orden
público en el fondo son la ley, porque el orden público establece limitaciones a la
conducta, para que todos convivamos mejor socialmente pero solo puedes limitar la
libertad a través de una limitación con rango de ley y el orden público lo define la ley, en
el fondo, en mi opinión, lo único que se debe leer de ese literal es: contrario a la ley, que
es la que define el orden público, en términos de entender la moral y las buenas
costumbres en términos del ejercicio de la libertad, salvo que se vulnere una limitación
a la ley, a la libertad, o se incumpla una prohibición que afecte a la libertad y que este
establecida por ley, como dice claro en la constitución, además, nadie esta privado de
hacer lo que la ley no te prohíbe.
GS: ¿Considera usted que lo indicado en la pregunta anterior afecta el derecho a la
libertad de empresa?
PS: Es que, nuevamente, lo que está en discusión es la definición de orden público,
si definimos orden público como la legalidad que limita la libertad, que es la única lectura
válida que yo le podría hacer, el orden público a través de una limitación de la ley, sería
una restricción válida a la libertad, pero el orden público entendido como una preferencia
moral no jurídica estaría limitando indebidamente e injustificadamente la libertad
empresarial, entonces, está prohibido por la constitución y la ley discriminar, entonces
una marca que en su composición denominativa, figurativa o mixta, implique una
122
indicación discriminante, ese es un signo que no se podrá registrar por prohibición
absoluta, por ser contraria al orden público, a la legalidad y a la constitución.
GS: Entonces, ¿usted si considera que una marca supuestamente contraria al orden
público, como por ejemplo los casos Pezweon o Del carajo, si vulneran el derecho de la
libertad de empresa?
PS: Si claro, porque la libertad solo puede ser limitada por la ley, y no debe ser
limitada por las preferencias de unos sobre otros.
GS: Perfecto, adicionalmente ¿Considera usted que una marca supuestamente
contraria al orden público (denominándose con términos criollos o peruanizados) afecta
el derecho de elección de los consumidores?
PS: Yo creo que el derecho de elección de los consumidores no tiene que ver con
el fundamento conceptual de una marca, el derecho de elección de los consumidores
depende de si eligen una u otra prestación dependiendo del servicio, ello no se afecta
por el impedimento del registro de una marca bajo una alegación de orden público que
no es legalidad sino que es la preferencia del momento, entonces el derecho de elección
de los consumidores no se vería afectado.
Además, míralo bien curioso, si las personas del Tribunal que hubiesen estado en
la primera instancia se hubiese otorgado la marca y si las personas que estuviesen en
primera instancia se encontrarían en el Tribunal se hubiese denegado la marca.
GS: Claro, definitivamente.
PS: Eso es una prueba de la arbitrariedad de eso que no esta basado en la legalidad
pues ¿no?
GS: Claro, y es como un estancamiento al derecho de libertad de empresa, porque
desprotegen tu marca por motivos no imparciales.
PS: Claro, pero además en el caso del Pezweon, como habrás averiguado, si se le
dio tutela por derecho de autor al personaje y el derecho de autor no esta limitado por
esa limitación de orden público. Entonces, ya tenía el Pezweon – no por registro – por
su creación una protección tan importante como el derecho de autor, y sin embargo,
123
esta ciencia del entendimiento del orden público que yo insisto que bien leída no
representaría problemas.
GS: Comprendo, asimismo ¿Qué entiende usted respecto de la calificación para la
solicitud del registro de marcas sobre el uso de determinadas palabras que podrían tener
un contenido de términos de uso no común o de doble sentido? Términos criollos o
peruanizados.
PS: ¿Qué sentido tiene no proteger algo cuyo uso no está prohibido? A lo que me
refiero es que, si el uso Del Carajo no está prohibido, que sentido tiene impedirle que
sea una marca a una denominación cuyo uso no está prohibido, tanto es así que se
utilizó el signo del carajo durante muchos años, entonces, si su uso no está prohibido,
porque se impediría algo cuyo uso no está prohibido se pueda proteger, esa es la
irracionalidad del entendimiento de orden público de esa manera.
GS: Claro, hay un tema de arbitrariedad en el entendimiento de orden público.
PS: Claro, no está prohibido utilizar del carajo, ahora es más, durante el uso del
signo del carajo, alguien ponía un restaurante del carajo ¿qué hubiera pasado?
GS: Legalmente, se hubiese creído que hay un contrato de franquicia con el dueño
de la marca inicial.
PS: Claro, a lo que me refiero es que hubiera pasado en el sentido de jurídicamente
del carajo hubiera podido denunciar por competencia desleal por usar un signo que
llevaba a confusión por la obligación de diferenciación entonces hubieras podido
proteger el signo no por su defensa marcaria sino por competencia desleal por generar
confusión, doctrinariamente se puede dar una protección extendida de un signo que no
está protegido por el registro en el mercado, por un acto de confusión que concierne a
los consumidores, que lógica tiene no permitir su protección como marca, es algo
bastante absurdo y en el fondo es que no hay ninguna precisión jurídica para no permitir
el registro Del carajo como marca ya que lo que no está prohibido debe estar
lógicamente permitido.
GS: Claro, y por último ¿cuál es su posición respecto al caso Pezweon? La marca
que es denegada en primera instancia?
124
PS: Yo opino lo que opinó el presidente del Indecopi Thorne, a la primera instancia
hay que respetarla porque cumple sus funciones con autonomía pero si yo hubiera
podido participar del procedimiento en prima instancia la hubiera otorgado, por todo lo
que te mencione antes.
GS: Perfecto.
PS: Dale pues Grecia, éxitos.
GS: Muchas gracias Dr. Pierino.
7.6. Entrevista al abogado Ricardo Beaumont:
GS: ¿Hasta qué punto considera usted que debe llegar la creatividad para jugar con
palabras que pueden tener un doble sentido?
RB: Hasta el punto en que el doble sentido no resulte una grosería mayor, una
vulgaridad que viole sentimientos de intimidad, de ética, es decir, aquellos moralmente
rechazables.
GS: ¿Que significa para usted una marca contraria al orden público?
RB: Como en los trabajos universitarios debemos buscar el rigor académico, lo que
yo haría es procurar encontrar definiciones y doctrina sobre el alcance de lo que
llamamos ‘orden público’, sus límites, sus fronteras, sus características, y para ello me
voy al célebre diccionario de OMEBA y allí leo: el orden público es una forma de vida,
un status social establecido y condicionado por la voluntad formal de una comunidad
jurídica, en función de su tradición histórica, sus convicciones éticas más arraigadas,
sus costumbres y convencionalismos más generalizados, sus necesidades y exigencias
más sentidas.
GS: ¿Considera usted que la prohibición absoluta del art. 135 p) estando mal
aplicada afecta la libertad de empresa o el derecho de elección de los consumidores?
RB: Si. Considero que la denegatoria afecta de alguna manera esta libertad de
empresa, la que debiera ser protegida y promovida. También creo que de algún modo,
125
afecta el derecho de los consumidores que sentirían mayor protección con una marca
registrada.
GS: ¿Que entiende sobre aquellas solicitudes al registro de marcas sobre el uso de
determinadas palabras que podrían tener un contenido de términos no propios (carajo)
o de jergas (weon)?
RB: En los últimos veinte años los jóvenes han introducido vocablos que para la
generación anterior eran casi pecaminosos. Los chicos de las universidades dicen el
weon para arriba y para abajo, delante de las chicas, como si nada ocurriera, y ellas, las
aceptan como si nada. Es más, ellas también se llaman weona, también como si nada.
En mi primer año y segundo de Letras en la PUCP, hasta por decir, ‘ya no me friegues’
nos exigía pedir disculpas a las chicas que lo escuchaban. Las cosas han cambiado
radicalmente. Hasta donde conozco está inscrito en el INDECOPI el nombre comercial
LA CONCHA DE SUS MARES que pronunciado con rapidez aparece como una lisura.
GS: ¿Cual es su posición respecto al caso pezweon? La marca que es denegada
en primera instancia?
RB: Más que contraria al orden público, para mí, sería contraria a las buenas
costumbres. Como están las cosas, para mí, ese vocablo ya no es grosero ni contrario
al orden público ni a las buenas costumbres. Uno lo escucha por todo lado. Y ya lo que
se extiende, se vulgariza, lo dice el padre, el hijo y el espíritu santo, ya deja de ser
grosero, pueril, detestable.