OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EMPRESA · Cruzar a exclusividade / não exclusividade...
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OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A EMPRESA
Aveiro, 17 de Setembro de 2014
José Ricardo Aguilar 1
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José Ricardo Aguilar
Advogado
Instituto Pedro Nunes desde 10/2001
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia desde 2002
IPN VCI – Valorização do Conhecimento e Inovação
Assistente convidado Faculdade de Farmácia Universidade de Coimbra
Contactos:
Skype: jraguilar27
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Objectivos
Enquadrar a Propriedade Industrial como uma ferramenta estratégica para a empresa/organização
Explorar conceitos e estratégias associados aos mecanismos de valorização e transferência de tecnologia e conhecimento, designadamente nas relações
Ciência/Empresa e num modelo de “Inovação Aberta”
Compreender a Vigilância Tecnológica como uma poderosa ferramenta na tomada de decisões e no apoio aos esforços internos de I&DT e de criação
intelectual em sentido amplo
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 3
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Estrutura da apresentação
Os Direitos de Propriedade Industrial e a empresa
Introdução: os DPI e os segredos industriaisAplicações concretas
Licenciamento e transmissão de Direitos de Propriedade IndustrialRegime, âmbito e formalidades
A transferência de tecnologia e as relações Ciência/EmpresaEnquadramento
Instrumentos contratuais e procedimentos mais relevantesGestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas e nas relações com terceiros
Criações intelectuais em ambiente laboralA PI e a comunicação empresarial
Vigilância tecnológicaEnquadramento teórico e prático
As bases de dados de direitos de propriedade industrial como ferramentas do dia-a-dia da empresa
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 4
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O “CAMINHO” DA INOVAÇÃO...
5
Criação IntelectualInvestigação (I&D)
Invenção
Protecção Valorização
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DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
José Ricardo Aguilar 6
TUTELA DAS CRIAÇÕES INTELECTUAIS
PROTECÇÃO
EXPLORAÇÃO EM CONDIÇÕES DE MONOPÓLIO
PODER DE EXCLUIR TERCEIROS DA EXPLORAÇÃO
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (1)
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 7
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (2)
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 8
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (3)
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 9
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (4)
Novembro 2013 10
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO (5,6)
Novembro 2013 11
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO
Janeiro 2011 José Ricardo Aguilar 12
MARCA
PATENTE
DESENHO OU
MODELO
DIREITODE
AUTOR(OBRAS)
DIREITODE AUTOR(SOFTWARE)
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 13
MARCA
PATENTE
DESENHO OU
MODELO
DIREITODE AUTOR(SOFTWARE)
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
Janeiro 2011 José Ricardo Aguilar 14
MARCAS
PATENTE
DESENHO OU
MODELO
REUNIÃO DE FORMAS DE PROTECÇÃO NO MESMO OBJECTO
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO
Novembro 2013 15
Marcas
Patente
Desenho ou Modelo
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
FORMAS DE PROTECÇÃO DE UM MESMO OBJECTO
Novembro 2013 16
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Novembro 2013 17
Patente “Hair Care Device”
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
O “dispositivo para cuidar do cabelo”
Novembro 2013 18
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL“Dispositivo para cuidar do cabelo” – Protecção da marca
Novembro 2013 19
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Novembro 2013 20
Protecçãodo Design(CTM Design)27/04/2007
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A PROPRIEDADE INTELECTUAL
SEGREDO INDUSTRIAL/KNOW-HOW
Novembro 2013 21
Marca
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Segredos Industriais
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 22
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LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
José Ricardo Aguilar 23
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José Ricardo Aguilar 24
In Jornal de Negócios, 9/9/2014
Uma nova “moeda”?
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LICENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TRANSMISSÃO
José Ricardo Aguilar 25
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TransmissãoRegime jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 26
Patentes
Topografias de Produtos Semi-Condutores
Desenhos ou Modelos
Marcas
Negócios dispositivos sobre DPI: transmissão da propriedade
Titular « liberta-se » do direito – equivale à venda do direito (ou do pedido)
Em estado de pedido (condicional) (31º/2): caducidade na recusa (32º/2 analogia)
Total/Parcial (31º)
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TransmissãoRegime jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 27
Patentes
Topografias de Produtos Semi-Condutores
Desenhos ou Modelos
Marcas
Gratuita/Onerosa (32º) – contrapartidas podem não ser traduzidas em dinheiro
Por documento escrito (assinado por ambos) – analogia com regime da licença
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TransmissãoAspectos negociais
José Ricardo Aguilar 28
Regime apropriado a situações em que o titular não tem interesse em explorar
O titular tem 1 interessado firme e não tem outras manifestações de interesse de quaisquer terceiros
Encaixe financeiro imediato, tradicionalmente o preço (ou parte dele) é pago no actode transmissão
Titular deixa de ter « contacto » com o direito, « desliga-se » dele
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TransmissãoFormalidades
José Ricardo Aguilar 29
Averbamento
Acto a praticar junto do INPI
Informar o Office da mudança de titular
Dar publicidade ao acto translativo – Publicação no Boletim da PI (online, PortalINPI)
Requisito de oponibilidade a terceiros (30º/2) – válido inter partes, não invocávelperante terceiros antes do averbamento
Escrito de cessão (30º/1/a) - A transmite, B aceita; com reserva sobre conteúdocontratual
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LICENCIAMENTO
José Ricardo Aguilar 30
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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 31
Patentes
Topografias de Produtos Semi-Condutores
Desenhos ou Modelos
Marcas
AUTORIZAÇÃO do titular do DPI para que
Um TERCEIRO
EXPLORE ou COMERCIALIZE
Por acto próprio (excepto sublicenciamento)
o DPI
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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 32
•Cessão temporária do uso/gozo do DPI a terceiro sem perda da propriedade
•Para exploração por terceiro
•Em estado de pedido (condicional) (31º/2): caducidade na recusa (32º/2)
•Gratuita / Onerosa (gratuita denunciada a todo o tempo p/ Licenciador salvoconv. em contrário 1137º/2 CC)
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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 33
•Total / parcial (todas as faculdades ou âmbito do DPI; ou partedelas)
•Forma escrita obrigatória (32º/3)
•Por documento escrito (assinado por ambos)
•Averbamento: oponibilidade a terceiros (30º/2) do escrito delicença (30º/1/b) (reserva sobre conteúdo contratual)
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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 34
•Geograficamente limitada ou irrestrita (32º/1) – relevância para ospedidos ou direitos com extensões internacionais
•Temporalmente limitada à duração do direito (32º/1) (marcas: 30anos – 1025º C. Civil)
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LicenciamentoRegime Jurídico e âmbito de aplicação
José Ricardo Aguilar 35
Contrato de licença NÃO É:
Empreitada (1207º ss C. Civil) (comercialização vedada)
Distribuição (marca já colocada)
Declaração de Tolerância no uso de DPI (animus)
Acordo de não oposição ou de coexistência (conteúdo negativo,renúncia do titular do DPI, transação/litígio)
Franquia ou Franchising (marca + know-how: + amplo)
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LicenciamentoExclusividade / Não Exclusividade
José Ricardo Aguilar 36
LicençaLicença
ExclusivaExclusiva
PuraPura
ÚnicaÚnicaNão
ExclusivaNão
Exclusiva
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LicenciamentoExclusividade / Não Exclusividade
José Ricardo Aguilar 37
Exclusiva – Licenciador não concederá quaisquer outraslicenças a qualquer terceiro (32º/6)
Pura – s/ concorrência do Licenciador
Única – c/ concorrência do Licenciador
Supletiva (32º/7)
Não Exclusiva ou Simples – Licenciador pode concederoutras licenças (supletiva: 32º/5)
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LicenciamentoA remuneração do licenciante
José Ricardo Aguilar 38
Remuneração
Licenciante
Remuneração
Licenciante
RoyaltiesRoyalties
ResultadosBrutos / Líquidos
ResultadosBrutos / Líquidos
Nº de unidadesNº de unidades
Percentagempreço
Percentagempreço
Front PaymentFront Payment
MilestonesMilestones
IndexaçãoIndexação
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LicenciamentoOutros aspectos negociais
TempoTerritórioCampo de aplicação (field of use) – restringir contratualmente oscampos possíveis de aplicação do licenciadoSublicenciamento – possibilidade do licenciado ceder os direitos dalicença a outra pessoa (32º/9 supletivo: se estiver omisso no contrato delicença, só com autorização escrita do titular do direito ou licenciante)Performance Clause – resolução do contrato pelo licenciante caso olicenciado não inicie exploração dentro de um prazo fixado (evitar o“veto de gaveta” e a frustração da expectativa de royalties)
Cruzar a exclusividade / não exclusividade com outros contornos contratuais? Possível, sob determinadas condições
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 39
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A transferência de tecnologia eas relações Ciência/Empresa
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 40
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Enquadramento
Instrumentos contratuais e procedimentos mais relevantes
Gestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas e nas relações com terceiros
Criações intelectuais em ambiente laboral
A PI e a comunicação empresarial
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 41
A transferência de tecnologia eas relações Ciência/Empresa
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Relações Ciência/Empresa: enquadramento
Contexto
Crescente procura de soluções inovadoras “fora de portas”
Superação do paradigma “not invented here”, substituído pela tendência “proudlyfound elsewhere”
Redução das equipas internas de I&D nas grandes empresas
Estímulo ao surgimento de pequenas empresas de forte pendor tecnológico
Crescimento do número de interacções C/E e em geral de parcerias de I&D
José Ricardo Aguilar 42Setembro 2014
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O Modelo de Open Innovation
Modelo tradicional de inovação vertical – Pesquisa, investigação, desenvolvimento100% internos e disseminados pela empresa
Modelo de inovação aberta – Mix de ideias e conceitos internos com ideias econceitos alcançados na envolvente externa, em processos de cruzamento;diferentes formas de explorar e valorizar resultados de I&D
Ideias externas podem ter tanto ou mais valor que as geradas internamente
José Ricardo Aguilar 43
Relações Ciência/Empresa: enquadramento
Setembro 2014
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Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 44
Henry Chesbrough, 2004
Relações Ciência/Empresa: Open Innovation
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Instrumentos de valorização e transferência de tecnologia
Mecanismos colaborativos visando a criação, transformação e comercialização detecnologias, incorporadas em produtos ou serviços inovadores
Regulação contratual de colaborações entre entidades, por vezes de naturezadistinta
Diferentes aspectos a regular, em diversas fases do processo de criação evalorização de tecnologias (cedência de materiais, confidencialidade, direitos depropriedade intelectual, royalties, ...)
Importância da negociação e da preparação
José Ricardo Aguilar 45
Relações Ciência/Empresa
Junho 2013
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Tipos mais relevantes na prática negocial:
Contrato de licença de exploração de patente
Contrato de partilha de resultados de I&D
Contract Research
Acordo de consórcio de I&D (H2020)
NDA – Acordo de Confidencialidade
José Ricardo Aguilar 46
Relações Ciência/Empresa
Setembro 2014
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Aspectos fulcrais a tratar:
Titularidade dos direitos de propriedade intelectual (“soberania” em relação aos resultados emergentes do projecto, o “direito à patente”)
Delimitar o objecto contratual (tecnologia/projecto)
Direitos morais e publicações académicas
Confidencialidade
Remunerações e compensações
Duração do contrato
José Ricardo Aguilar 47
Relações Ciência/Empresa
Junho 2013
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 48
DIREITO MORAL DO INVENTOR
Direito a ser citado na qualidade de inventor no pedido de patente (e subsequentes extensões)
Reconhecimento do esforço intelectual de todos os envolvidos
Mesmo que o direito à patente resida na contraparte
Benefício curricular directo – estímulo a novas colaborações, em especial com empresas
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 49
ESTIPULAÇÃO DE PREÇO / AUDITORIA
Up-front payment (pagamento inicial)
Royalties (diferidos no tempo)
Indexações / Milestones (entrada no mercado, testes clínicos)
Michael Gross (Fraunhofer Institut TLO) “…listed more than 160 examples of
valuation criterias…”
Contrapartidas (naturezas diversas/combinação entre variantes)
Direito a auditar contas do titular de DPI (cumprimento objectivos Royalties)
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 50
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS (para o parceiro de I&D)
Distinção entre background (conhecimento pré-existente) e foreground (emergente doprojecto conjunto)
Acesso ao background (Access Rights)
Direito a desenvolvimentos futuros / Direito a concorrer e investigar no mesmo campode actividade / Criar soluções concorrentes / Projectos com competidores directos
Salvaguardando direitos de PI concedidos e confidencialidade de informação
Garantir a liberdade de investigação futura / envolvimento em projectos de I&D
Excepção: concessão de exclusivo absoluto - Empresa paga um “prémio” adicional pelatecnologia
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
José Ricardo Aguilar 51
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS (Cont.)
Bloquear direitos do adquirente sobre novos projectos do transmitente
“Fronteira” para novos projectos: acesso dependente de aditamento ou novo contrato
Não se presume direito aos melhoramentos ou upgrades (deve ser negociado emseparado)
•“Stanford 9 points to consider… Un. should reserve the right to practice licensed
inventions…” (Ponto 1)•“Stanford 9 points to consider… Strive to minimize the licensing of future
improvements.” (Ponto 3)
Junho 2013
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 52
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICO-ACADÉMICAS
Direito (quase) inalienável!
Tutela da novidade de pedido de patente (Art. 55º, 56º e 57º CPI)
Possível de compatibilizar com o direito a patentear (gestão adequada)
Direito de visto prévio às publicações pelo titular de DPI (Empresa)
Deferimento silente pela empresa (oposição declarada em 15/30 dias)
Irresponsabilidade após “silêncio” para o emissor
Excepções: Know-how, resultados de investigação simples,
I&D realizada junto de empresas (deveres de confidencialidade)
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 53
CONFIDENCIALIDADE
(Quase) sempre presente!
Prazo máximo: 5/8 anos (“validade” das tecnologias)
Sobrevive à cessação das demais obrigações
Tutela da confiança das partes nas relações de I&D
Salvaguarda da integridade dos resultados de I&D
Excepções: domínio público, informações já conhecidas do destinatário
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“Dissecando” um contrato de transferência de tecnologia
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 54
DURAÇÃO
Relevância para percebimento de royalties
Obsolescência da tecnologia objecto do contrato
Deveres de Confidencialidade
Duração máxima: coincidente com prazo máximo duração de direito de patente (20 anos)
Não fixar prazo coincidente com execução técnica do projecto!!! Sem mercado, não há exploração, logo não há royalties!!
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Gestão de informação e protecção de activos intelectuais: estratégias internas
e nas relações com terceiros
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 55
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Estratégias internas / Relações com 3os.
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 56
A gestão de equipas conjuntas de I&D
Designação de CIPO – Chief IP Officer
Política de visitas / contactos com terceiros – confidencialidade
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A gestão de equipas conjuntas de I&D
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 57
Contexto: projecto de I&D entre instituições de distinta natureza / concursos de ideias
Intervenção de RH com diferentes graus de vinculação
Acção: Regular atempadamente (por escrito) todas as colaborações/intervenções
Objectivos: Garantir titularidade de direitos de PI sobre os resultados alcançados
(Salvaguardando direitos morais e outros aplicáveis)
Evitar reclamações futuras de direitos/compensações/indemnizações por parte de intervenientes eventuais no projecto em causa
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O CIPO – Chief IP Officer
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 58
Nomear responsável interno pela gestão dos processos de protecção dos activos intelectuais
Complexidade / necessidade de formação e acompanhamento permanente dos RH envolvidos em I&D
“Ponte” com especialistas externos – AOPI/Advogados
Contact point para esforços negociais (in e out licensing)
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Política de visitas / contactos com terceiros -confidencialidade
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 59
Implementar política de visitas / partes “sensíveis” da organização
Requerer assinatura de NDA previamente à divulgação de informações
Cruzar com política da Qualidade (procedimento; criar template de NDA standard)
Incremento da credibilidade da organização face ao exterior
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Junho 2014 José Ricardo Aguilar 60
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Tripla protecção de activos intelectuais: civil, laboral, CPI
Titularidade sobre o resultado da actividade intelectual
Contexto: trabalho dependente (sob instruções de um «dador» de trabalho)
Resultado do trabalho: bem imaterial (criação, invenção)
Actividade Empresarial + Criatividade individual
«Tensão» Exploração vs. Criação
Tutela investimento; protecção criador intelectual
Junho 2013 José Ricardo Aguilar 61
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Tripla protecção de activos intelectuais: civil, laboral, CPI
CONEXÃO
PROPRIEDADE INTELECTUAL (Direito de Autor + Direito da PI; Normas laborais«extravagantes»)
+
DIREITO DO TRABALHO (deveres do trabalhador – 121º/1/c), e), f), g) Cód. doTrabalho
Lealdade, não concorrência, produtividade, zelo, diligência
José Ricardo Aguilar 62Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Regime vigente para os direitos de propriedade industrial
O INVENTOR – TRABALHADOR (DIREITO À PATENTE)
58º + 59º + 60º CPI
Aplicáveis a Patentes, M.U. (122º, 123º), Topografias de Prod. S.C. (157º, 158º) eDesenhos ou Modelos (182º, 183º)
Regime-regra: direito ao registo pertence ao inventor ou sucessores, individuaisou contitulares (58º/1 e 2)
Primeiro no tempo, primeiro no direito (boa-fé) – First to File
José Ricardo Aguilar 63Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
O INVENTOR – TRABALHADOR : Inv. Laborais
59º
59º/1 – Inv. resulta do CT + Act. Inventiva prevista no C.T. + especialmenteremunerada = DPI p/ empregador
59º/2 – Inv. resulta do CT + Act. Inventiva prevista no C.T.
Mas NÃO especialmente remunerada = DPI p/ empregador
Deve compensar pecuniariamente o inventor de acordo com importância da invenção (n/ se aplica o 59º/4)
[UNIVERSIDADES E CENTROS DE I&D]
José Ricardo Aguilar 64Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
O INVENTOR – TRABALHADOR : Inv. Laborais59º/3 (Direito Legal de Opção)
C.T. não prevê Actividade Inventiva
Invenção alcançada por força das funções laborais
Invenção integra-se na actividade do empregador (59º/3/a)
Inventor deve comunicar invenção em 3 meses após a conclusão (59º/3/b) ou em 1 mês se tiver requerido o registo de DPI (59º/3/c)
Empregador tem direito ao DPI ou de assumir a titularidade do pedidoDireito a exercer pelo Empregador em 3 meses após a notificação do inventor
(59º/3/e)Empregador tem que remunerar o inventor de acordo com a importância do invento
NO MESMO PRAZO DE 3 MESES! (59º/4) Deve fixar-se nos 3 meses a forma de remuneração, que pode prolongar-se no tempoPrejuízo da posição do inventor (falta de critério de avaliação do invento em 3 meses)
José Ricardo Aguilar 65Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
59º - Outras Regras
Responsabilidade disciplinar e civil se o trabalhador « esconder a invenção » (59º/3/d) p/ incumprimento obrigações 59º/3/b) e c)
59º/5: Invenções patenteadas no ano subsequente à saída do trabalhadorconsideram-se ainda em execução do CT (problema: sucessão em empresas de
I&D)
59º/8: extensão aos funcionários do Estado (UNIVERSIDADES)
59º/2 e Docentes + Investigadores: Remuneração pelos RPIExcepção: Estatuto Carreira Investigador (D.L. 124/99 de 20 de Abril): derroga o CPI –
compropriedade invenções Universidade / Investigador
59º/9: Nulidade das renúncias antecipadas do inventor aos seus direitos.
José Ricardo Aguilar 66Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
O INVENTOR – PRESTADOR DE SERVIÇOS
(Invenções sob encomenda)
Art. 59º/7
(Salvo convenção em contrário – ACONSELHÁVEL!)
Remissão para
59º/1 e 2 – Adequada (Prestador contratado)
59º/4 – Menos compreensível (Contratado para « x » e fez « y » …)
59º/5 – Desadequada! (Prestação de serviços como vínculo pontual e precário)
José Ricardo Aguilar 67Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Na prática:
Prever em todos os contratos de trabalho e de prestação de serviços os direitosde PI da empresa
Incluir cláusulas específicas sobre PI nestes contratos: funções, act. inventiva, especial remuneração (incluída no salário)
Evitar litígios com colaboradores c/ base em PI
José Ricardo Aguilar 68Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral
Os acordos de cessão de direitos (Assignment Agreements)
E se um estudante, estagiário ou bolseiro reclamarem a titularidade de DPI´ssobre I&D desenvolvida por eles na Empresa / Universidade?
Relações “híbridas”: Nem laborais, nem de prestação de serviços
Solicitar-lhes a assinatura de um Acordo de Cessão de Direitos (Assignment
Agreement) – salvaguarda de direitos para a entidade de suporte
José Ricardo Aguilar 69Junho 2013
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As criações intelectuais em ambiente laboral: o caso específico das obras e programas de computador
Regime com diferenças sensíveis relativamente ao CPI
Obras em geral: titularidade presume-se pertencente ao criador intelectual – Art. 11º CDADC – salvo convenção em contrário (necessidade
de prever cláusula específica), cfr. Art. 14º CDADC
Direitos patrimoniais transferidos, salvaguarda dos direitos morais
Software: presunção de obra colectiva aplicável aos programas de computador: trabalho de equipa, vários contributos intelectuais (regra) –
titularidade atribuída à entidade que organiza o trabalho (Art 3º/3 DL 252/94 de 20/10)
José Ricardo Aguilar 70Setembro 2014
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Propriedade Industrial e comunicação
Setembro 2014 José Ricardo Aguilar 71
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Propriedade Industrial e comunicação
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 72
Citar/evidenciar os direitos de PI detidos pelas empresas do grupo nos respectivos suportes comunicacionais – perspectivar estes direitos como
activos valiosos do grupo!
Ter extrema atenção aos conceitos a empregar relativos à PI nos mesmos suportes (evitar a “marca patenteada”...)
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Citar/evidenciar os direitos de PI: exemplo “micro”
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 73
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Citar/evidenciar os direitos de PI: exemplo “macro”
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 74
Qualcomm “Patent Wall”
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Algumas conclusõesIN
Maximizar as formas de protecção! Perspectivar e aproveitar todos os direitos eventualmente aplicáveis –criar um portfolio de direitos de PI
Potenciar o valor dos activos e criações intelectuais – mobilidade e independência entre os direitosconstituídos
Valorizar a organização (empresa) – atrair atenção de business angels, VC, outros financiadores/investidores
“Think big” – protecção internacional! Possibilidade de estender os monopólios para outros territórios
Explorar directamente / conceder o direito a 3os / criar spin-off dedicado a determinado activo
OUTPossibilidade de obter activos na envolvente externa (transmissão/licenciamento), diminuindo gastos
internos em I&D
Cross licensing – Possível desde que tenhamos “moeda” (DPI)
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 75
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Vigilância tecnológica
Novembro 2013 José Ricardo Aguilar 76
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O estado da técnica e a redundância na I&D
Conhecer os últimos desenvolvimentos tecnológicos da área
Identificar os players do mercado e potenciais parceiros de negócio
Evitar infringir direitos de terceiros / perceber se há DPI a “cobrir” osprodutos/processos próprios
Identificar a oportunidade de protecção
Assegurar em última instância o freedom to operate
Preparar movimentos de internacionalização e/ou exportação
Criar vantagem competitiva face a empresas que não vigiam omercado
José Ricardo Aguilar 77Novembro 2013
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O estado da técnica e a redundância na I&D
A redundância na investigação
15 a 25% dos esforços de I&D são em vão!
A maioria dos investigadores e cientistas não verificam ANTES de iniciar projectosde I&D (ou DURANTE) o que já foi publicado e/ou patenteado
INPI Áustriaco estima em 60.000 M € os gastos europeus anuais em I&Dredundante...
Alemanha: cerca de 25% do esforço de I&D anual (ou 12.000 M €) é redundante...
José Ricardo Aguilar 78Junho 2013
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O estado da técnica e a informação contida nas bases de dados de patentes: dados estatísticos
90% das invenções podem ser encontradas em documentos depatente
80% das invenções SÓ foram divulgadas em documentos de patente
Patentes publicadas antecipam em 3 anos a chegada ao mercado deprodutos e serviços
Um “mundo – gratuito! – a descobrir” Ex: worldwide.espacenet.com
José Ricardo Aguilar 79Junho 2013
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O estado da técnica e a redundância na I&D
A redundância na investigação
Exemplo (1): prevenção do desgaste ou explosão dos pneus de aeronaves por fricção na pista na aterragem
Patente depositada em 2000 no UK Patent Office
Em 1929 no USPTO tinha sido depositada uma patente reivindicando a mesma invenção...
José Ricardo Aguilar 80Junho 2013
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O estado da técnica e a redundância na I&D
A redundância na investigação
Exemplo (2):
Investigador PT em trabalho, pede análise para patentear em 2002
Primeira pesquisa: trabalho patenteado no Japão em 1981!
José Ricardo Aguilar 81Junho 2013
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Vigilância tecnológica e exportação/internacionalização
“Foice em seara alheia?”
Exemplo (3):
Empresa PT criou e exporta dispositivo para 5 países na UE
Nunca prestou qualquer atenção às bases de dados de patentes
Decide contactar distribuidor nos EUA para comercializar o mesmo dispositivo
Distribuidor pede especificação completa do dispositivo para decidir
Devolve carta à empresa PT com documento de patente válido nos EUA em nome de terceira entidade, reivindicando o MESMO dispositivo...
Ausência de freedom of operation nos EUA para esse dispositivo
José Ricardo Aguilar 82Setembro 2014
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Os sinais distintivos
Criação de marcas e outros sinais distintivos / imagem de negócios ou projectos das empresas do grupo
Pesquisas preventivas – Detectar possíveis sobreposições / confundibilidade comsinais distintivos anteriormente registados por terceiros
Estimular o uso de bases de dados de marcas (INPI, Madrid Express, TM View)
Preparar movimentos de exportação/internacionalização: possíveis conflitos comsinais distintivos de terceiros em “países-alvo”
José Ricardo Aguilar 83Setembro 2014
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Novidade e estado da técnica: conclusões
Potenciar o uso de bases de dados de patentes nas actividades de I&D do grupo
Acompanhar os trabalhos de I&D com estas pesquisas
Monitorizar bases de dados de sinais distintivos na fase de criação de novos sinais e imagem de negócios das empresas do grupo
José Ricardo Aguilar 84Junho 2013
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MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!
José Ricardo AguilarAveiro, 17 de Setembro de 2014