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Trabajo Fin de Grado

LA PROTECCIÓN

JURÍDICA DE UN

PROGRAMA DE

ORDENADOR

FA

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Alumno: MARÍA DEL MAR CANO JIMÉNEZ

Tutor: ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, CATEDRÁTICO DE

DERECHO MERCANTIL DE LA UNIVERDIDAD DE JAÉN.

Mayo, 2019

2

ÍNDICE

0. RESUMEN……………………………………………………….…..pág. 5

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………….…..págs. 7-10

1.1. Problemática …………………………………………….………..pág. 7

1.2. Contexto histórico …………………………………………..…....págs. 8-9

1.3. Metodología……………………………………………......…..…págs. 9-10

2. CONCEPTOS LEGALES…………………………….………..……págs. 11-14

2.1. Programa de ordenador…………………………………………....págs. 11-12

2.2. Patente………………………………………………….……….....págs. 12-13

2.3. Carácter técnico del programa de ordenador………………….…..págs. 13-14

3. PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL SOFTWARE……..págs. 15-48

3.1. Mediante Derecho de Autor……………………………...……….págs. 15-17

3.2. Mediante Registro de Propiedad Intelectual………………………págs. 17-19

3.3. Mediante Patente………………………………………………….págs. 19-44

3.3.1. Solicitud de Patente…………………………………………págs. 22-31

3.3.1.1. Formulario…………………………………...............págs. 23-25

3.3.1.2. Examen Previo………………………………...…….pág. 25

3.3.1.3. Búsqueda……………………………………………págs. 25-28

3.3.1.4. Publicación………………………………………….pág. 28

3.3.1.5. Examen de Fondo…………………………..………págs. 28-29

3.3.1.6. Decisión………………………………………..……pág. 29

3

3.3.1.7. Validación……………………………………………pág. 30

3.3.1.8. Oposición…………………………………...………..págs.30-31

3.3.1.9. Recurso………………………………………………págs. 31

3.3.2. Presentación de solicitudes en otros países……………….…págs. 31-37

3.3.2.1. Nacional……………………..………………………págs. 31-32

3.3.2.2. Comunitario…………………………...……………..págs. 32-35

3.3.2.3. Global…………………………………………..……págs. 35-38

3.3.3. Tasas………………………………………………………....págs. 38-42

3.3.3.1. Plazo……………………………………………...…..págs. 40-42

3.3.4. Renuncia, revocación, nulidad y caducidad de la Patente…....págs. 42-44

3.4. CESIÓN DE DERECHOS………………………………………….págs. 45-48

3.4.1. Licencias de Uso…………………………………………...…págs. 45-46

3.4.2. Explotación de los derechos de autor………………………...págs. 46-48

4. CONCLUSIONES………………………………………..…………….págs. 49-55

5. FUENTES NORMATIVAS……………………………………………págs. 56-57

5.1. España…………………………………………………….…………pág. 56

5.2. Unión Europea………………………………………..….………….pág. 57

5.3. Internacional………………………………………………………...pág. 57

6. BIBLIOGRAFÍA……………………………...…...……………………págs. 58-59

7. ANEXOS…………………………………………………...……………pág.60.

4

5

RESUMEN

El trabajo se desarrolla girando en torno a la problemática de dotar de protección

jurídica un programa de ordenador dado el relevante debate acerca de su

patentabilidad. Por tanto, esta memoria abarca el estudio de las posibles vías para

dotar de protección el programa de ordenador con un enfoque en el entorno tanto

nacional y europeo como fuera de las fronteras españolas y comunitarias. Además

se expondrá el análisis del proceso que se sigue para la solicitud de una patente. El

objetivo, tras el análisis de los datos planteados en el procedimiento, es llegar a la

conclusión acerca de si la protección de los programas de ordenador es adecuada,

hoy en día tendente en su mayor parte a la mera protección a través del Derecho de

Autor o si sería necesaria una tutela jurídica por medio de la vía de la patente.

Palabras clave: software, patentabilidad, EPO, OMPI, carácter técnico, solicitud

patente.

ABSTRACTS

The thesis is developed itself concerning the problematic of giving a software legal

protection due to the relevance discussion about its ability to be patented.

Therefore, this essay encompasses a study regarding the possible paths we must

follow in order to protect the software by the aforementioned legal protection, focus

on national and European’s fields as well as Spanish and communitarian’s border

fields. In addition, the parse of the process for a patent application would be

explained. The purpose is, after analysing the datum advocated on the process, to

conclude answering if the software has a suitable protection (which is nowadays

largely based on copyrights systems) or it would be necessary a patent for an

appropriate legal protection.

Keywords: software, patentability, EPO, WIPO, technical skills, patent application.

6

7

I. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de protección de las invenciones de todo tipo ha estado presente en todos

los aspectos de la vida humana desde el comienzo del desarrollo tecnológico,

comenzando con la luz eléctrica con las patentes de Edison y Swan hasta las patentes de

Intel para los microprocesadores. Resulta de obviedad que un individuo promueve

salvaguardar su invención para evitar que otros se beneficien de su esfuerzo y ante esto

el ordenamiento jurídico establece una serie de derechos con los que asegurarla. De ahí

que surjan legislaciones acerca de la propiedad intelectual e industrial dentro del ámbito

informático. Contando con que el fin de los distintos ordenamientos jurídicos es aplicar

esta protección sin que suponga una merma en el libre mercado y la competencia dentro

de este área.

¿Dónde radica su importancia? Definitivamente en que ofrecen reconocimiento a la

inventiva de un individuo con la que pueden obtener un fin lucrativo a modo de

recompensa por la misma. Así mismo supone un fin provechoso para la sociedad,

alcanzando nuevos conocimientos y agilizando el desarrollo tecnológico.

Un programa de ordenador1 es en definitiva un bien inmaterial los cuales, del mismo

modo que una obra literaria o artística, requieren protección o tutela jurídica por medio

de las distintas vías, ya sea de patentes, propiedad industrial, o por la propiedad

intelectual y el derecho de autor, que como veremos habrá que atender al caso concreto

para establecer uno de estos métodos.

1.1. Problemática

Ante la posible elección de los caminos de la propiedad intelectual (derecho de autor) o

la de la industrial (patentes), nos encontraríamos con la problemática siguiente: ¿cómo

dotar de la mayor protección posible a un programa de ordenador? O lo que es lo

mismo, ¿cuál sería la vía más adecuada para alcanzar esa mayor protección? Teniendo

en cuenta que lo cierto es que se tiende a excluir la patentabilidad de los programas de

ordenador. Por tanto, ¿resulta insuficiente la protección mediante derecho de autor

como para plantearse la tutela jurídica mediante patente?

1 Ver concepto en el apartado 2.1. del siguiente epígrafe, en donde se expone una definición completa del

término.

8

1.2.Contexto histórico

Para comenzar resulta relevante encuadrarse en el contexto histórico, unas décadas

atrás, donde empieza a cobrar relevancia el desarrollo del software o los programas de

ordenador, cuando por primera vez se comercializa haciendo una diferenciación

independiente de hardware y software2 en el mercado informativo. Indudablemente

hasta finales de los 60, no se daba importancia alguna a la protección de este. Es, como

no podía ser en otro, en el mercado norteamericano en el cual las compañías de software

comienzan a independizarse de los grandes fabricantes. Como hito destaca la importante

empresa IBM que deja en 1969 de comercializar el software como accesorio a las

maquinas, rompiendo el monopolio3. Lo que conllevó que se buscara la protección

jurídica de este y culminó con la aprobación, el 19 de octubre de 1976, del primer texto

legal que pretendía dorarlos de protección y encaminó esta tutela del software hacia los

derechos de autor.

En Europa, Francia fue la primera en unirse a la vía del derecho de autor, con la

exclusión de la patentabilidad, que procedió a la protección de los programas de

ordenador a traces de la Ley 85/660, de 3 de julio, la cual supuso una gran influencia en

la legislación española.

El auge de esta inclusión tecnológica se despliega con la introducción en la OMPI4 de

los programas de ordenador y la firma del convenio entre esta organización y las

Naciones Unidas, por el cual la OMPI pasaba a ser un organismo especializado dentro

de la ONU. A raíz de esto se publican las llamadas Disposiciones tipo para la protección

del soporte lógico, que pese a no tener carácter de Convenio Internacional, su utilidad

radicaba en complementar las lagunas jurídicas de las diversas legislaciones

internacionales. La Unión Europea no pretende quedarse atrás y cobra relevancia en la

2 Ver conceptos en el apartado 2.1.

3 Davara Rodríguez, M.A. (2008), Manual de Derecho Informático (10º ed.). editorial Aranzadi S.A.

España. Capitulo II, pág. 115. A consecuencia “[…] de las medidas impuestas por el Departamento de

Justicia de los Estados Unidos para evitar la monopolización de un determinado mercado y la aplicación

de normas para obviar la competencia desleal”.

4 Acrónimo perteneciente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en

inglés las siglas serias representadas como WIPO: World Intellectual Property

Organization.

9

materia con la Directiva del Consejo 91/250/CEE, de 14 de abril de 1991. Esta norma

obligaba a los Estados miembros a dotar de protección los programas de ordenador por

medio de los derecho de autor, buscando la unificación de las diversas legislaciones

nacionales propias de cada Estado para establecer un mínimo común en cuanto a los

requisitos de protección del software.

España incorporó esta directiva con la Ley 16/1993, de 23 de diciembre,

complementando lo recogido en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad

intelectual. Esta Ley recoge en el Capítulo VII del Libro I, de los artículos 95 a 100 una

referencia expresa a los programas de ordenador. No obstante se empieza a regular con

el texto refundido, es decir, por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril5, por

el que se aprueba el texto refundido de la LPI6, regularizando, aclarando y armonizando

las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

1.3.Metodología.

En primer lugar abordaremos el tema aclarando términos relevantes como el concepto

de programa de ordenador, de patentabilidad y de a que nos referimos con estado de la

técnica. Es decir, que no se patenta el programa de ordenador, sino que lo que se patenta

es lo que hace el programa de ordenador.

Atendidos los conceptos legales pasaremos a la fase práctica de la memoria, el análisis y

estudio de los determinados caminos posibles para proteger la invención de un

programa de ordenador. Comenzaríamos por el Derecho de autor, exponiendo sus

particulares en cuanto al grado de protección que otorga al inventor del programa, en un

esfuerzo por validar sus puntos fuertes y débiles. Siguiendo en este camino con la

inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, que sería la competente a la hora de

poner en práctica esta vía. A continuación, pasaríamos al siguiente modo de protección

del programa, en donde analizaremos el proceso de solicitud de una patente no sin antes

sintetizar el estudio del interrogante acerca de la patentabilidad del software.

5 BOE nº97, de 22 de abril de 1996.

6 Ley de Propiedad Intelectual.

10

A modo de conclusión abordaremos la polémica patentabilidad del software

proponiendo una serie de ventajas en inconvenientes que las mismas suscitan, en

contraposición al Derecho de Autor, así como la contestación a la problemática

planteada. Para terminar poniendo la vista hacia el futuro, con el estudio de las medidas

propuestas por los Organismos Internacionales competentes y proponiendo una

hipótesis debatible acerca del camino que tomará esta problemática en los años

venideros.

11

2. CONCEPTOS LEGALES

2.1. CONCEPTO LEGAL DE PROGRAMA DE ORDENADOR O

SOFTWARE

Software o apps (aplicaciones de móviles u otros dispositivos telemáticos)

1. En primer lugar atendiendo al concepto según el artículo 96 del Real Decreto

1/1996 de la Ley de Propiedad Intelectual se considera que “un programa de

ordenador es una secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser

utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una

función o tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere

su forma de expresión y fijación”.

2. En segundo lugar la doctrina, por su parte, lo define de modo similar: "un

programa de ordenador es un conjunto de órdenes o instrucciones que,

siguiendo una lógica determinada, guían o dirigen las actividades del sistema

(ordenador), indicándole las acciones u operaciones para lograr el fin

deseado".

3. De igual modo, las Disposiciones-tipo de la OMPI, en su artículo 1, se refiere al

programa de ordenador como "conjunto de instrucciones que, una vez

trasladado a un soporte descifrable por máquina, pueden hacer que una

máquina capaz de realizar tratamiento de la información indique, realice u

obtenga una función, una tarea o un resultado”.

Estas series de instrucciones que conforman cada programa de ordenador nacen del

ingenio humano, tratándose de una pertenencia inherente a su exclusivo creador.

Asimismo ante el requerimiento de un soporte físico, hay que tener en cuenta que no se

ha de confundir con este, sino ser capaz de operar simultáneamente en un número

indefinido de soportes físicos. Es decir, el derecho de propiedad que le puede otorgar a

un creador de programa de ordenador es sobre el software en sí mismo, no sobre el

hardware. Precisamente para abordar adecuadamente el tema es preciso hacer una

distinción entre estos dos términos.

A la hora de realizar una diferenciación básica y asequible entre ambos conceptos hay

que entender, por un lado que el software es el soporte lógico, es decir, las instrucciones

o programas de funcionamiento que tiene un ordenador o dispositivo electrónico.

12

Mientras que, por otro lado, por hardware entendemos el soporte físico, que

comprendería la maquinaria, ordenadores o dispositivos electrónicos. “No obstante el

hardware por sí solo no puede realizar ninguna actividad y necesita, para ello, de unas

instrucciones u órdenes lógicas que, estructuradas en una secuencia determinada le

indiquen los pasos necesarios a realizar”7. Pongamos por ejemplo que tenemos una

maquinaria o dispositivo de IA, sin esta serie de instrucciones que dirijan las actividades

de este sistema tecnológico, seria simplemente un objeto inerte. Dado que nos vamos a

centrar en la protección jurídica del soporte lógico, se presumiría adaptable a cualquier

soporte físico existente o potencialmente existente.

2.2.CONCEPTO LEGAL DE PATENTE

De acuerdo con la definición de la OMPI8: “una patente es una autorización legal que

concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el uso de una invención, según se

define en sus reivindicaciones, dentro de un área geográfica y en un plazo limitado,

impidiendo que terceros, entre otras actividades, fabriquen, usen, vendan u ofrezcan en

venta la invención sin la autorización pertinente”. En definitiva es un monopolio para

explotar el software de manera exclusiva en una duración de tiempo determinada que es

de veinte años9.

Entre los requisitos para que una invención sea objeto de protección de una patente

estarían recogidos, de manera común en todos los ordenamientos miembros de esta

organización, pero centrándonos en la legislación española de patentes:

1. Novedad: de acuerdo con el art. 6 de la Ley 24/2015, de 24 de julio,

de Patentes “se considera que una invención es nueva cuando no está

comprendida en el estado de la técnica”10.

2. Actividad inventiva: según el artículo 8.1 de la misma ley “se

considera que una invención implica una actividad inventiva si

7 Davara Rodríguez, M. A. (2008) “Manual de Derecho Informático”, (10º edición), pagina 32, capitulo

1.3 la protección jurídica del software.

8 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

9 Art. 58 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

10 Ver definición de estado de la técnica o carácter técnico en el apartado C de este punto.

13

aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente

para un experto en la materia”.

3. Aplicación industrial: aparece en el art. 9 de esta ley aludiendo a que

“se considera que una invención es susceptible de aplicación

industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en

cualquier clase de industria, incluida la agrícola”.

2.3. CONCEPTO DE CARÁCTER TÉCNICO DEL PROGRAMA DE

ORDENADOR

Una patente de software solo otorga un derecho de exclusividad sobre el resultado de un

programa informático, este resultado es el que ha de estudiarse acorde al estado de la

técnica.

“El estado de la técnica es la información científica y técnica existente antes de la

fecha efectiva de una solicitud de patente. Puede hacerse evidente en cualquier

documento público tal como patentes publicadas, publicaciones técnicas,

presentaciones de ponencias en conferencias, folletos de comercialización, productos,

dispositivos, equipos, procesos y materiales. Por lo general, la “fecha efectiva” de una

solicitud de patente es la fecha de la solicitud de patente presentada en primer término,

cuya prioridad se reivindica en la solicitud en trámite.

En definitiva buscar el estado de la técnica consistiría en el estudio y revisión

organizados de documentos públicos con información relevante acerca del tema, con el

propósito de comprobar si hay novedad o no en nuestra invención. Esta búsqueda puede

consistir en diferentes modalidades:

1. búsquedas de patentabilidad efectuadas por un inventor antes de presentar una

solicitud de patente;

2. búsquedas de nulidad en casos de litigio efectuadas por el supuesto infractor;

3. búsquedas realizadas por el examinador oficial para determinar si se debe

conceder la patente o rechazar una solicitud de patente, y búsquedas en el

estado de la técnica para obtener información sobre un campo técnico

determinado.

14

En todos los casos, las búsquedas se efectúan en distintos tipos de bases de datos, que

pueden ir desde bases de datos públicas en Internet de patentes concedidas y

publicadas, hasta bases de datos exhaustivas que incluyen también la literatura técnica

pertinente. Las búsquedas pueden ser efectuadas por profesionales del Derecho,

científicos o investigadores”11.

11Edwin, T (2007), “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente” Revista de la OMPI.

Disponible On Line: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf

15

3. DESARROLLO DEL PROCESO PARA DOTAR DE PROTECCIÓN UN

PROGRAMA DE ORDENADOR

3.1.PROTECCIÓN MEDIANTE DERECHO DE AUTOR

A la hora de otorgar la titularidad de los derechos morales y de explotación tenemos en

cuenta el art 97.1 de la Ley de Propiedad Intelectual el cual consideraría autor del

programa de ordenador12 “a la persona, o grupo de personas naturales, que lo hayan

creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de

autor en los casos especialmente previstos por la Ley. Si se trata de una obra colectiva,

salvo que se pacte lo contrario, los derechos de explotación corresponderán a la

persona jurídica que las edite y divulgue bajo su nombre. Por último, si se trata de una

obra en colaboración, los derechos de autor corresponderán a todos los coautores, en

la proporción que ellos mismos determinen13”.

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial14

y el derecho de autor tendría inherente una serie de derechos en estas dos dimensiones.

“El derecho de autor es el conjunto de facultades inherentes a la persona del autor por

el solo hecho de la creación de su obra y las facultades de explotación y disposición

libre de la misma”. Se trata por tanto de un concepto que abarca dos dimensiones

dentro de un derecho de protección de este derecho de autor: por un lado, estará el

derecho moral y por otro el derecho patrimonial.

— En primer lugar el derecho moral incluye los siguientes derechos de carácter

personal15:

12 Incidiendo nuevamente en que los derechos de autor de los programas de ordenador no son posibles

sobre las ideas sino sobre la expresión concreta de las mismas.

13 Castañeda González, A., Ferrera López, V., Povedano Mejías , C., Rodríguez-Ayuso, F., Arranz

Alonso, L., Badenes Cazorla, M., y otros. (2004). Derecho Tecnológico: respuestas legales a nuevos

retos. En A. Castañeda González , V. Ferrera López, C. Povedano Mejías, F. Rodríguez-Ayuso, L. Arranz

Alonso, M. Badenes Cazorla, y otros, Derecho Tecnológico: respuestas legales a nuevos retos (págs.

132-136). Barcelona, España: Ediciones Experiencia, S.L.

14 Art. 2 LPI.

15 Art. 14 a 16 del RDL-PI. El derecho moral incluye los artículos 14 a 16 del RDL de Propiedad

Intelectual, los cuales serían susceptibles de su ejercicio por el autor durante toda su vida y 70 años desde

la muerte o declaración de fallecimiento, correspondiéndole irrenunciable e inalienablemente, a

16

1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

2. Determinar si ha de divulgar la obra en su nombre, bajo seudónimo o

anónimamente.

3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier

deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que

suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su

reputación.

5. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y

las exigencias de protección de Bienes de Interés Cultural.

6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones

intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a

los titulares de los derechos de explotación.

7. Acceder al ejemplar único de la obra, cuando se halle en poder de

otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que

le corresponda.

— En cuanto al derecho patrimonial se trata del que se refiere a la explotación

de la obra y se regula en los artículos 17 a 23 de la RDL-PI. Comprende la

explotación de la obra en sentido amplio así como los derechos de

reproducción, distribución, comunicación y transformación de la misma.

Según el art. 27 de la RDL-PI, los derechos de explotación de la obra

durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o

declaración de fallecimiento, y si se divulgó la obra después de la muerte del

autor, regirá el plazo de 70 años desde la fecha de divulgación. A contar

siempre estos plazos desde el uno de enero del año siguiente al que ocurra

todo aquello. Además de acuerdo con el artículo 123 del RDL de Propiedad

Intelectual “lo destacable de estos derechos patrimoniales es que son todos

excepción del 14.1, 14.3 y 14.4, que podrían del mismo modo ser ejercitados por otras personas, por

ejemplo sus herederos dependiendo en qué condiciones (artículo 15).

17

transmisibles mortis causa e inter vivos -son objeto de comercio-, quedando

limitada la cesión del derecho o derechos cedidos a las modalidades de

explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se

determinen”.

Una vez plasmados la concepción legal de derecho de autor cabría preguntarse el

motivo por el cual se ha elegido dotar de esta protección a los programas de ordenador.

Las solicitudes para patentes se presentan a nivel nacional y la solicitud de patente debe

cumplir una serie de requisitos tanto formales como sustantivos antes de darse a conocer

al público general. Estos requisitos suelen ser jurídica y técnicamente complejos

mientras que la vía de protección por el derecho de autor resulta automática y menos

compleja.

3.2.PROTECCIÓN POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

La Ley establece que el Registro General de la Propiedad Intelectual, siendo un

organismo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tiene carácter

único para todo el territorio nacional y queda ordenado por el Reglamento del Registro

General de la Propiedad Intelectual16.

Las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán la

estructura y funcionamiento del registro territorial en sus respectivos territorios y

asumirán su llevanza, de acuerdo con lo establecido en este reglamento, en lo que se

refiere a las normas comunes sobre procedimiento de inscripción y medidas de

coordinación e información entre los diferentes registros establecidas en este

reglamento17.

16 Remitido por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del

Registro General de la Propiedad Intelectual, publicado en el BOE 75, de 28 de marzo.

17 Art. 2.4 RDL-PI

18

Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sus sucesivas versiones y

los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro 18 y

reglamentariamente se determinarán los elementos de los programas registrados

susceptibles de consulta pública.

El objeto de inscripción son los derechos de propiedad intelectual de las obras y demás

producciones protegidas por la presente Ley, siendo sus rasgos característicos los

siguientes:

1. No es obligatoria la inscripción en el Registro para el cumplimiento de sus

efectos19, es decir, que se presume que quien aparece como titular del programa

de ordenador es en efecto el titular del mismo. Esto conlleva a la inversión de la

carga de prueba, que significa que si otra persona alega ser el autor del programa

de ordenador le corresponde a él probarlo. “Además, esa presunción no abarca

sólo a la personalidad del titular sino también a los propios derechos que allí se

inscriban, los cuales se presume que existen en la forma determinada en el

asiento respectivo”20.

2. La inscripción no se tiene en cuenta para determinar el inicio del plazo de

protección del programa21.

3. El Registro será público22.

Esta inscripción podría llevar a que el contenido del programa de ordenador, al ser

público, diera acceso a terceras personas ajenas al mismo23. Ante esto, el Reglamento24

18 Art. 101 del RDL-PI.

19 Artículo 140 del RDL-PI.

20 Martínez Gutiérrez & Cantó López (2010), “Tema 6: La protección juridica del software”, Temario de

Derecho Informativo: relaciones juridicas básicas.

21 No se tiene en cuenta por el artículo 98 del RDL-PI.

22 Independientemente del Registro, el titular o cesionario en exclusiva del programa de ordenador podrá

anteponer a su nombre el símbolo "c", rodeado de un círculo, precisando el lugar y año de divulgación.

Esto sigue la práctica anglosajona, y es, simplemente, para indicar en la propia obra que los derechos

sobre la misma están reservados, lo cual es altamente aconsejable hacer.

23 Referido al acceso al código fuente, código objeto, documentación preparatoria, manuales de uso, etc.

24 Art. 26.

19

convenía que solo puede ser objeto de consulta pública el título de la obra, la clase de

obra de que se trate, así como el autor y titular de los derechos patrimoniales de la

misma, con la finalidad de dotar de una mayor confidencialidad a la información

relevante.

A la hora de la inscripción en el Registro el art. 14 del Reglamento establece una serie

de requisitos:

1. La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.

2. Un ejecutable del programa.

3. Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga:

— Una breve descripción del programa de ordenador.

— El lenguaje de programación.

— El entorno operativo.

— Un listado de ficheros.

— En su caso, el número de depósito legal.

4. Cuando la extensión del código fuente o las condiciones de archivo lo hicieran

necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en CD-ROM u

otro soporte diferente.

3.3.PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE

A la hora de dotar de protección jurídica un programa de ordenador a través del

sistema de patentabilidad y antes de estudiar las diferentes esferas (nacional,

comunitaria y global) en las que podría desarrollarse dicha protección es necesario

atender a un criterio en común de determinación.

20

La jurisprudencia estadounidense25 desarrolló, ante los casos a los que tuvo que hacer

frente, un simple test con el objeto de ser el criterio determinante de la susceptibilidad

que tendría un programa de ordenador de ser protegido por una patente. Este criterio

fue amoldado paulatinamente por los diferentes organismos de concesión de patentes a

escale prácticamente global y se desarrolla simplificadamente en las cuestiones

siguientes:

1. Estudiar si la solicitud de protección pretende abarcar un algoritmo matemático

u orden lógico en independiente sí mismo o está de por sí implícito o inherente

en la invención.

2. En relación con el supuesto anterior en el que se considere la invención como

un conjunto, cabe determinar si la patente se solicita para el algoritmo

matemático y la invención, por tanto, no sería patentable. O si el algoritmo es

parte de un proceso o máquina, de manera que se solicitaría la protección como

necesaria para el desarrollo de los pasos físicos o de proceso en busca de un

resultado en una actividad posterior26.

3. En cualquier caso, las presentaciones de información acerca del software no

serían patentables. No obstante se ha admitido en alguna ocasión la protección

de los mecanismos a través de los cuales se presenta la información27.

El siguiente esquema pretende aclarar el proceso que sigue el test a la hora de hacer el

examen:

25 Caso Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA, 1978), caso Walter 618 F.2d 758 (CCPA, 1980) y caso Abele

684, F.2d 902 (CCPA, 1982).

26 Fundamentos jurídicos: T. 769/92, DOCE 8/1995, 525 y T 931/95, DOCE 10/2001,441.

27 Fundamento jurídico: T. 1194/97, DOCE 12/2000, 525, asunto por el cual se admitió la patentabilidad

de una estructura de datos informáticos.

21

En cualquier caso, habiendo establecido el baremo por el que se rigen como base los

diferentes ordenamientos ampliar englobando lo expuesto anteriormente, antes de

comenzar el proceso para dotar de protección jurídica un programa de ordenador cabria

meditar ciertos interrogantes28:

1. El primero, es realmente necesaria una patente para una invención asociada a un

programa de ordenador, o bastaría con la protección del derecho de autor, menos

complejo y automático.

2. En segundo lugar, la necesidad de identificar, a través de la visión de un experto

en la materia, la parte esencial de la innovación, la parte novedosa que

constituye la diferencia con respecto a la competencia. Es decir identificar:

28La Oficina Española de Patentes y Marcas plantea estas cuestiones a considerar antes de decidirse a

patentar a modo de estrategia de patente. Disponible On Line en el siguiente sitio web:

https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/proteger_su_idea/el_procedimie

nto_de_patente.html

22

a. Por un lado el antecedente más cercano al estado de la técnica dentro

del campo técnico de la invención.

b. Y por otro lado las diferencias entre el antecedente encontrado y la

invención que se reivindica.

3. En tercer lugar si reúne los requisitos para su patentabilidad. ¿Cuál es el modo

de dotarlo de la máxima protección?

4. Y por último cabria plantearse si preciso protegerla en el extranjero.

3.3.1. SOLICITUD DE PATENTE

Una vez planteadas las cuestiones previas y en caso de que reúna todos los requisitos

para disponer de una patente, se procedería al proceso de solicitud en el cual vamos a

distinguir la protección que podemos otorgar al programa de ordenador en los tres

niveles de aplicación: el nacional, el comunitario y el global.

Entre las distintas fases que abordaremos de un modo general, hay que hacer hincapié

en las diferencias de presentarlo en cada uno de los niveles de aplicación, dependiendo

de la legislación y los Tratados. Solicitar una patente ante una oficina de PI nacional

es, en líneas generales, parecido a las fases 1 a 6, pero la solicitud debe presentarse en

el idioma local.

Presentar solicitudes internacionales al amparo del Tratado de Cooperación en

materia de patentes (PCT, por sus siglas en inglés) supone un único procedimiento

para las fases 1 a 4, pero transcurridos 30 meses desde la presentación de la solicitud,

se pasa a las fases 5 y 6 en cada una de las oficinas nacionales o regionales en las que

desee obtener la protección.

Generalmente se requiere que el agente presente una declaración, un poder y el pago

de distintas tasas oficiales, junto con la solicitud de patente. Según la legislación de

cada jurisdicción, puede ser necesario presentar un documento de cesión o demostrar

de alguna otra manera la titularidad de la solicitud. Algunas oficinas de patentes

permiten que estos documentos formales sean presentados con posterioridad a la

23

presentación de la solicitud de patente inicial, manteniendo el beneficio de la fecha de

presentación.

La elección de la ruta para solicitar la patente (ya sea nacional, Europea o internacional,

incluso una combinación de estas) dependerá de factores como el legal, económicos

(atendiendo tanto al plan de negocio, los fondos de que disponga, o el mercado en el

cual le interese comercializarla) o las posibilidades de validación que ofrezcan los

ordenamientos.

El desarrollo de la solicitud sigue las nueve fases siguientes:

3.3.3.1 FORMULARIO Y SOLICITUD (PRIMERA FASE)

La documentación a entregar estará compuesta por:

1. Una solicitud de patente por medio de un formulario29

2. Los datos del solicitante

3. Una descripción de la invención o “memoria descriptiva”.

a. “Debe reflejar el material de divulgación del programa de ordenador

determinado por los inventores”.

b. “Debe proporcionar la suficiente información que pueda permitir a

un experto en la materia reproducir la invención”.

c. “Debe suministrar suficiente detalla para poder reducir el alcance de

las reivindicaciones durante la tramitación y eludir el antecedente

más próximo al estado de la técnica”.

d. “Una vez detallada, no puede ser objeto de modificación de fondo si

se presenta la solicitud”.

e. Debe tener un enfoque de “problema-solución” y dejar constancia del

requisito de “unidad en la invención”30.

29 Anexo 1.

24

4. Reivindicaciones de programas informáticos31

En lugar de abordar las reivindicaciones en una solicitud de patente en

general, nos centramos en el caso concreto que nos interesa dado que pueden

contener algunos formatos especiales, teniendo en cuenta su variabilidad, en

todo caso de un país a otro. Las reivindicaciones específicas de un programa

de ordenador pueden ser las reivindicaciones de medios legibles por una

computadora32, las de estructura de datos33 o las de señales propagadas.

5. Un resumen.

Asimismo habrá que pagar una tasa34.

La lengua en la que aparezca la solicitud dependerá de la oficina ante la que la

entreguemos. En el caso de hacerlo ante la OEP, las solicitudes se aceptan en

inglés, francés o alemán.

Tendremos que enviar un Informe en el que se haga constar toda la documentación

relacionada con el estado anterior a la aparición de la técnica novedosa del

software que deseamos proteger. Es conveniente estar avalado por un examinador

30 Si una solicitud incluye reivindicaciones relativas a diversas invenciones habría que seleccionar que

conjunto de reivindicaciones van a ser examinadas por la oficina correspondiente.

31 Son la parte que rige los efectos legales de una solicitud de patente y deben proteger por lo menos una

“realización” de la invención o la propia invención definiendo el objeto cuya protección se pretende de

forma clara y concisa y con un fundamento en la memoria descriptiva y deben superar siempre el estado

de la técnica para obtener esa novedad. En el caso de un programa de ordenador, de entre los tipos de

reivindicaciones que pueden darse en el proceso de solicitud de una patente, sobre todo interesan, a parte

de las “reivindicaciones sobre programas informáticos”, las “reivindicaciones de método o procesos”,

dado que son las que se ocupan de los métodos que definen una secuencia de etapas que juntas completan

una tarea entendiendo esto como el cometido de un programa de ordenador.

32 Reivindicación “Beauregard” en EEUU: para proteger la invención contenida en un medio físico

determinado, es decir, medio de almacenamiento legible por computadora en el cual se almacenan

instrucciones que al ejecutarse en una computadora hacen que la misma ejecute un método para usar un

sistema informático para una función específica, donde el método comprende.

33 Reivindicación “Lowry” en EEUU: para proteger nuevas estructuras de datos informativos.

34 Ver apartado III de este epígrafe C (Protección mediante patente).

25

con experiencia en la materia con el fin de aportar medios probatorios que

determinen el carácter novedoso.

El anexo 1 muestra el formulario de solicitud oficial de la OEPM que hay que

completar para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.3.3.2 EXAMEN PREVIO (SEGUNDA FASE)

Una vez tenemos toda la documentación cumplimentada y ajustada a los requisitos

oficiales se nos asignará la fecha de prioridad, día en el cual se presentará la

solicitud y se procederá al sometimiento de los documentos a un examen de forma

para comprobar su validez y constancia.

La tasa por optar por el examen previo es de 389’77 euros y tendremos 12 meses, a

partir de la realización del examen previo, para presentar la solicitud de protección

en otros países y poder beneficiarse de la fecha de prioridad. Es decir, que

contaremos con un año para valorar en cuantos países queremos que el programa

de ordenador quede protegido mediante patente.

3.3.3.3. BÚSQUEDA (TERCERA FASE)

En esta fase se elabora el llamado informe de búsqueda, que cuya finalidad es

establecer una relación e inclusión de los documentos relevantes para la invención,

bajo supervisión de un experto en la materia, con tal de determinar la situación

anterior de la técnica encontrada. Este informe es relevante para atestiguar la

calificación de novedosa e inventiva del software. Se incluye también

frecuentemente un dictamen oficial sobre si es o no patentable el programa de

ordenador.

26

35

Existen diversas opiniones sobre cuán exhaustiva debe ser la búsqueda, que puede

realizarse usando palabras clave o por campos en las diferentes bases de datos.

Numerosos agentes de propiedad industrial hacen sólo una búsqueda breve para

encontrar la referencia más cercana en el estado de la técnica. Generalmente,

estas búsquedas son rápidas y de bajo costo, ya que a menudo los clientes no

desean pagar por búsquedas detalladas ni costosas. Además, se supone que el

propio inventor conocerá adecuadamente en qué consiste la novedad basándose en

sus lecturas de la literatura pertinente y a través de la comunicación con sus

pares. A veces se puede justificar una búsqueda más rigurosa antes de invertir en

una solicitud costosa en el extranjero. En este aspecto, las presentaciones de

solicitudes por conducto del Tratado de Cooperación en materia de Patentes,

administrado por la OMPI, brindan la oportunidad de recibir un informe de

35 Ejemplo de la Base de Datos de la OMPI en la que se realiza la “búsqueda”. Disponible On Line:

https://www.wipo.int/branddb/es/.

27

búsqueda internacional preparado por un examinador profesional. En muchos

casos, el informe de búsqueda de la solicitud PCT representa el primer dictamen

emitido por una oficina de patentes, incluso antes de la solicitud de prioridad36.

Entonces, a la hora de interpretar el “informe de búsqueda” la administración

encargada dictaminara una evaluación de los documentos relevantes encontrados

mediante una clasificación alfabética dependiendo del grado de importancia

respecto al estado de la técnica. La cual es la siguiente:

“A” Documento que define una referencia del estado de la técnica

relacionada con la invención, pero que no es considerada como de particular

importancia.

“E” Documento anterior publicado en la fecha de presentación internacional

o antes.

“L” Documento que puede arrojar dudas sobre reivindicaciones prioritarias o

que es citado para establecer la fecha de publicación de otra referencia u otra

razón especial.

“O” Documento referente a una divulgación ora, uso, exhibición y otros

medios de publicación.

“P” Documento publicado antes de la presentación internacional, periodo

después de la fecha de prioridad reivindicada.

“T” Documento publicado posteriormente a la fecha de presentación

internacional o la fecha de prioridad y que no entra en conflicto con la

solicitud pero que es citado para entender el principio o teoría revelado en la

invención.

36 Capitulo II, apartado C.2: importancia de las búsquedas del estado de la técnica, Manual de la OMPI

de redacción de solicitudes de patente nº 8675.

28

“X” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no

puede ser considerada nueva o inventiva cuando el documento es tenido en

cuenta.

“Y” Documento de particular relevancia ya que la invención reivindicada no

puede ser considerada como inventiva cuando el documento es tenido en

cuenta en combinación con uno o más documentos de manera evidente para

un experto en la materia.

“&” Documento miembro de la misma familia de patentes.

Si después de obtener un informe de búsqueda internacional un agente encuentra

la existencia de referencias “X” o “Y”, deberá analizarlas cuidadosamente para

determinar junto con el solicitante y los inventores cuál es la mejor forma de

superar dichas referencias, bien sea mediante argumentación técnica o acudiendo

a modificaciones de las reivindicaciones y, en el peor de los casos, incluso

desistiendo de continuar con el trámite. Igualmente, una referencia “A” debe ser

analizada cuidadosamente para tener claras las diferencias técnicas entre dicho

documento y la solicitud de patente, ya que este tipo de documentos pueden llegar

a ser citados por oficinas nacionales como relevantes para determinar la novedad

o el nivel inventivo de la invención. Las diferentes oficinas de patentes en las que

se inicie la fase nacional son libres de efectuar sus propias búsquedas en el estado

de la técnica, lo cual puede concluir con un informe de búsqueda semejante, con

un informe de búsqueda que considere como “Y” o “X” lo que para la Oficina

internacional fue “A”, o incluso, con un informe de búsqueda que encuentre

referencias que ni siquiera fueron citadas en el informe de búsqueda

internacional37.

3.3.3.4.PUBLICACIÓN (CUARTA FASE)

37 Edwin, T. (2007) “Manual de la OMPI de redaccion de solicitudes de patente”, Revista de la OMPI

(Oficina Mundial de Propiedad Intelectual). Publicacion nº: 867.

29

La publicación de la solicitud tiene lugar a los 18 meses, teniendo en cuenta como

ya ha sido mencionado que se trata de unos plazos muy rígidos, de la fecha de

presentación apareciendo en la base de datos accesible a terceros a nivel mundial.

En esta fase se le otorgara al software la consideración de Estado de la Técnica, de

vital importancia para cualquier solicitud de patente futura de otros inventores o

sociedades que presenten invenciones similares.

Desde la publicación tendremos otros 6 meses para aceptar que siga tramitándose

la solicitud, lo que nos conduciría a la siguiente fase con un examen más

exhaustivo; así mismo para designar en que países se quiere garantizar la

protección del programa de ordenador mediante patente, pagando las

correspondientes tasas de designación.

3.3.3.5. EXAMEN DE FONDO (QUINTA FASE)

Un examen de fondo consiste en el reflejo de la posición oficial de un Estado

frente a la admisión de la patentabilidad de, este caso, el programa de ordenador

desarrollado. Dicho examen puede englobar cualquier carácter del procedimiento,

desde la indagación en el titulo hasta la extensión del resumen, aunque la parte más

importante se centre en las cuestiones básicas acerca de si son patentables por su

carácter técnico y novedoso que acreditan las reivindicaciones, es decir si reúnen

los requisitos.

Por ejemplo, si solicita un examen de fondo la OEP deberá decidir si su invención

y su solicitud reúnen los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea. Para

una máxima objetividad, por regla general hay tres examinadores de la OEP, uno

de los cuales mantiene el contacto con su abogado de patentes. Esta fase supone

frecuentemente un diálogo entre los examinadores y su abogado de patentes, que

puede tener como resultado la nueva redacción de partes fundamentales de su

solicitud. Su abogado de patentes defenderá su solicitud, y esta es una razón más

por la que resulta esencial disponer de representación profesional.

30

Ante una impugnación por parte de los examinadores podríamos argumentar una

serie de objeciones para rebatir sus criterios:

— Que el examinador ha interpretado erróneamente las referencias citadas, en

la parte de los antecedentes al estado de la invención.

— Que el examinador ha interpretado erróneamente la invención o las

reivindicaciones en trámite.

— Que se procederá a la modificación de las reivindicaciones de modo que

redefinan la invención no anticipada por las impugnaciones de los

examinadores.

3.3.3.6. DECISIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA PATENTE (SEXTA

FASE)

Si los examinadores deciden conceder la patente, y se han pagado todos los

honorarios y presentado todas las traducciones de las reivindicaciones, la decisión

se publica en el Boletín Europeo de Patentes. La decisión favorable a la concesión

toma efectos en la fecha de publicación.

En estos casos, una vez haya pasado el criterio examinador, se emite el llamado

“aviso de concesión” de la patente.

3.3.3.7. VALIDACIÓN (SEPTIMA FASE)

Lo que debe hacer ahora es formar un “haz” de patentes nacionales individuales.

Una vez publicada la decisión de la OEP de conceder la patente, ésta tiene que

validarse en cada uno de los estados designados en un plazo determinado. Si no se

hace así, la patente puede no ser exigible en dicho estado. En algunos estados, la

validación puede implicar tener que presentar (y pagar por) una traducción

completa de la patente, o una traducción sólo de las reivindicaciones concedidas.

31

3.3.3.8. OPOSICIÓN (OCTAVA FASE)

Una patente concedida puede ser objeto de oposición por terceros, por lo general

los competidores del solicitante, si consideran que no debía haberse concedido.

Desde que la concesión se publica en el Boletín Europeo de Patentes, disponen de

nueve meses para presentar notificaciones de oposición. La acusación más

habitual es que la invención no es novedosa, o que carece de actividad inventiva.

El caso es examinado por un equipo de la OEP, constituido de nuevo por tres

examinadores.

La oposición38 es la última oportunidad de impugnar una patente europea como

entidad única en un único foro. Con posterioridad, la patente sólo podrá

impugnarse ante los tribunales nacionales y la sentencia que se dicte en un país no

tiene efectos sobre las patentes de la misma invención en otros países. Esto supone

para los competidores un importante incentivo para impugnar la invención

durante el período de oposición, puesto que impugnar las patentes ante los

tribunales nacionales puede resultar mucho más caro.

3.3.3.9.RECURSO (NOVENA FASE)

Todas las decisiones de la OEP son recurribles y esta responsabilidad acerca de las

decisiones sobre los recursos la asumen normalmente los Consejos de Recursos

independientes. Veremos en el apartado 3.3.4, de este epígrafe, la Renuncia,

Revocación, Caducidad y Nulidad de las Patentes.

38 Según la legislación del país las oposiciones pueden ser previas al otorgamiento, o posteriores al

otorgamiento, es decir después de la aprobación del comité examinador competente. En las oposiciones

previas al otorgamiento el examinador deberá notifica al solicitante que sus reivindicaciones han sido

aprobadas y luego publica las reivindicaciones definitivas y aprobadas para permitir su oposición

pública. Si nadie presenta oposición durante el plazo establecido, la patente se concede. Si alguien

presenta oposición, también deberá suministrar argumentos indicando la causa por la cual la patente no

debería ser concedida. El oponente puede argumentar que el examinador no ha tenido en cuenta un

antecedente clave del estado de la técnica y explicar por qué cree que las reivindicaciones no son válidas

frente a dicho antecedente. Generalmente se permite al solicitante rebatir los argumentos del oponente.

La oposición puede ser resuelta por el examinador a cargo de la solicitud, o bien por un panel especial

de examinadores.

32

3.3.2 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN OTROS PAISES

3.3.2.1.ÁMBITO NACIONAL: SOLICITUD DE PRIORIDAD

Normalmente, las solicitudes de patentes se presentan en el país del inventor, o en el

que se encuentra. Y dado que se tiene en cuenta la fecha de prioridad, es decir la que

marca que un país determine a una persona como “primer inventor” del programa de

ordenador39. A la hora de enviar la solitud de prioridad habrá que rellenar los campos de

una tabla similar a la que se expone en el Anexo 2.

3.3.2.2.ÁMBITO COMUNITARIO: OFICINA EUROPEA PATENTES

El sistema de patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de

patente europea directa con designación en aquellos Estados europeos en que se quiere

obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Así, se puede

39 Regla 4.17. III) e Instrucción 213 del PCT.

33

obtener protección en hasta 38 países del ámbito europeo (miembros en mayo 201140).

Por lo que, con el margen de 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud

prioritaria, se puede presentar las solicitudes equivalentes en la OEP o en los PTC41,

como veremos en el apartado siguiente.

“El Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (CPE) es el tratado por el cual

se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP). El CPE brinda el marco para la

concesión de las patentes europeas a través de un procedimiento único y armonizado

ante la OEP, que funciona como una oficina común para el examen de solicitudes de

patente presentadas ante ésta. Una vez aprobada la solicitud, se obtiene una patente en

cada uno de los países miembros que haya designado el solicitante. Todos los países

miembros siguen estando a cargo de conceder o rechazar las patentes que se presenten

directamente en sus respectivos países.

Las solicitudes presentadas ante la OEP deben incluir alguna indicación en cuanto a

los países miembro en los cuales el solicitante desea obtener protección para sus

derechos de propiedad industrial. Se puede designar un solo estado, todos los estados

miembros o una cantidad intermedia de países.

La solicitud de Patente Europea puede ser presentada ante la OEPM pero es tramitada

por La Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto de una patente

nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga.

40 El 28 de julio de 2010 la Oficina Europea de Patentes publicó un noticia sobre cambios en el Convenio

de la Patente Europea (reglas 141 y 70 del CPE) que determinan que el trabajo que hayan realizado

determinadas oficinas nacionales, entre ellas la OEPM, sobre una solicitud de patente puede ser

utilizado posteriormente por la EPO en la tramitación de una patente europea que reivindique prioridad

de esta solicitud nacional.

41 El Convenio de París establece un derecho de prioridad para las solicitudes de patente. Al 16 de

febrero de 2009, lo han firmado 173 estados. De acuerdo con este tratado, el solicitante de una patente

en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como la fecha efectiva de

depósito de una solicitud presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses

siguientes a la primera fecha de presentación. Por ejemplo, si se presenta una solicitud de patente en el

Japón menos de 12 meses después de la solicitud inicial depositada en el Canadá, la fecha de

presentación canadiense puede servir como fecha efectiva de la solicitud japonesa. Según el Convenio de

París, la solicitud inicial debe ser la primera solicitud relativa a la invención. También puede ser

necesario presentar una copia certificada de la solicitud inicial en cada país en el cual se reivindique su

prioridad. El PCT es un acuerdo especial bajo el Convenio de París, e incorpora el plazo de prioridad de

12 meses.

34

Esta solicitud se puede presentar en español, en cuyo caso se aplica un descuento de un

20% sobre la tasa de presentación (en cualquiera de las modalidades on-line o en

papel) y otro 20% a la tasa de examen (Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea).

Esta solicitud deberá ser traducida a uno de los idiomas oficiales antes de dos

meses”42.

Siguen fases parejas al ámbito nacional, pero extendidas a la esfera comunitaria

europea.

42 Ewing, T. (2007) “Manual de solicitud de una patente”, Revista de la OMPI. Publicación nº: 867.

35

Pero lo principal aquí seria superar el examen de la comisión europea acerca de la

patentabilidad del software. El marco legislativo comunitario actual excluye la

posibilidad de patentabilidad de los programas de ordenador, siendo estos protegibles

mediante la Propiedad Intelectual43. No obstante se admite la invención con efectos

técnicos, lo que habría dado lugar a que la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha

concedido patentes de software. La jurisprudencia de la OEP así lo deja recogido en

casos como el asunto Controlling penion benefits system 44 , en el cual la Oficina

indicaba que “los programas de ordenador susceptibles de ser ejecutados en una

maquina son técnicos por definición”. Del mismo modo, el asunto Computer program

product I and II45 , establece que “si un programa contenido en un soporte puede

producir un efecto técnico al cargarse y ejecutarse en un ordenador, no debe excluirse su

patentabilidad”, por lo que sería posible reivindicar46 la invención “como programa”,

43 Directiva del Consejo 91/250/CE, de 14 de mayo de 1991.

44 Decisión T-0931/1995, de 8 de septiembre de 2000.

45 Decisión T-1002/1992.

46 Ante esto podemos estudiar una serie de casos de la jurisprudencia:

— Caso Sohei, Yamamoto y otros

— Caso X-ray Apparatus c. Koch&Sterzel

— Caso Document abstracting and retrieving c IBM

36

“como registro en un soporte” o “como señal transmitida a través de internet o de una

red telemática”.

3.3.2.3.ÁMBITO GLOBAL: LA OMPI Y LOS PCT

En primer lugar, se debe aclarar que es un PCT, se trata de un tratado multilateral que

entró en vigor en 197847 y es administrado por la Oficina Internacional48 de la OMPI49

con sede en Ginebra (Suiza). A los países que se han adherido al PCT se les llama

Estados Contratantes. El 16 de febrero 2009 eran 139 los Estados Contratantes del PCT,

los cuales siguen el consecutivo proceso a la hora de solicitar la prioridad de su patente:

El PCT permite a un solicitante presentar una solicitud “internacional” de patente para

obtener protección en uno o varios Estados Contratantes. La solicitud “internacional” de

47 Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

48 A partir de 20019 se suprimirán los servicios de fax de la Oficina Internacional, también en su calidad

de Oficina receptora, y por tanto se ha puesto en marcha un nuevo servicio de carga de documentos PDF;

el cual sirve también de alternativa al sistema ePCT, que es un servicio alternativo de carga de

documentos online al que se puede acceder mediante registro.

49 WIPO en inglés.

Solicitud de Prioridad

Solicitudes nacionales

Etapas trámite de la solicitud

Traducción

Solicitud PCT

Tasa de Presentación

Exámen

Etapas de trámite de la soliciutd

Tasa de Presentación

Tasa de Búsqueda

Tasa de Publicación

Requerimiento de exámen

Exámen de Fondo

Tasa de expedición

Tasa de Mantenimiento

37

patente tiene el mismo efecto que la solicitud “nacional” de patente presentada en cada

uno de los Estados designados, y es importante entender que la OMPI no concede una

“patente PCT” o una “patente internacional”, sino que brinda protección en todos los

Estados contratantes.

Las patentes se conceden o rechazan individualmente en cada Estado contratante del

PCT u oficina regional, según sus respectivas leyes de patentes. De este modo, el

solicitante aún debe tramitar una solicitud en cada país u oficina regional en los que

desee obtener protección y pagar los aranceles nacionales o regionales50.

“El Convenio de París establece un derecho de prioridad para las solicitudes de

patente. Al 16 de febrero de 2009, lo han firmado 173 estados. De acuerdo con este

tratado, el solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha

de presentación en un país como la fecha efectiva de depósito de una solicitud

presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses

siguientes a la primera fecha de presentación. Según el Convenio de París, la solicitud

inicial debe ser la primera solicitud relativa a la invención. También puede ser

necesario presentar una copia certificada de la solicitud inicial en cada país en el cual

se reivindique su prioridad. El PCT es un acuerdo especial bajo el Convenio de París, e

incorpora el plazo de prioridad de 12 meses.

Para cada jurisdicción que no sea miembro del Convenio de París, los requisitos

precisos de presentación de solicitudes. Estos pueden ser muy diferentes por lo que se

necesita tener conocimiento de los requisitos de presentación en ese país antes de

presentar la solicitud en su país de origen. Como no existe una “patente mundial”, los

solicitantes que presentan solicitudes PCT en algún momento deberán “entrar en la

fase nacional”, es decir, que la tramitación seguirá su cauce en las oficinas de los

países o comunidades territoriales en los que se desea que queden protegidos los

derechos de propiedad industrial”51.

50 Ewing, T. (2007), “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente”. Revista de la OMPI.

Publicación nº 867. Pág. 50

51 Ewing, T. (2007), “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente”. Revista de la OMPI.

Publicación nº 867.

38

Además las fases de presentación de estas solicitudes tendrán estos plazos52:

“El solicitante generalmente tiene doce meses para presentar solicitudes de patente en

otros países del Convenio de París a partir de la fecha de la solicitud inicial. Por el

contrario, usando el PCT el solicitante tiene por regla general treinta meses a partir

de la fecha de presentación inicial para comenzar a tramitar su solicitud en otros

países, con lo que gana efectivamente un promedio de dieciocho meses. Este lapso da

tiempo para tomar conocimiento sobre la patentabilidad y las posibilidades

comerciales de una invención. También posterga el pago de los mayores costos de

internacionalizar una solicitud de patente, tales como el pago de aranceles

nacionales/regionales, la traducción de la solicitud de patente y el pago de honorarios

a agentes locales de los distintos países”.

El trámite de una solicitud PCT consiste en dos fases principales: la “fase internacional”

y la “fase nacional”. La fase internacional consiste en:

3.4. “Presentar la solicitud internacional ya sea ante una “Oficina receptora”

nacional o regional, o ante la Oficina Internacional de la OMPI.

52 Ewing, T. (2007), “Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente”. Revista de la OMPI.

Publicación nº 867. Pág. 56, eje cronológico.

Mes

es

0 12 16 18 22 28 30

39

3.5. La búsqueda de novedad a los efectos de la patentabilidad de la invención

(incluye un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita sobre

las perspectivas de patentabilidad),

3.6. La publicación de la solicitud PCT y del informe de búsqueda internacional

por la OMPI.

3.7. Pedir que se efectúe un examen preliminar internacional de la solicitud

internacional”.

Después de la fase internacional, la solicitud entra en la fase “nacional”, que consiste en

la tramitación de la solicitud internacional ante cada Estado contratante que haya sido

designado en la “solicitud internacional” y en el cual el solicitante desee obtener una

patente. Antes de entrar en la fase nacional deben cumplirse algunos requisitos. Estos

incluyen el pago de aranceles nacionales y, si es necesario, la presentación de una

traducción de la solicitud (en su versión original o con enmiendas).

3.3.3. TASAS

ESPAÑA

Las Universidades públicas españolas quedan exentas de pagar las tasas tanto de

tramitación como de mantenimiento de patentes

EPO: TASA DE SOLICUTUDES DE PATENTES EUROPEAS53

1. Tasa de presentación (solicitud electrónica en

línea)………….120€

2. Tasa de presentación (solicitud no electrónica en

línea)………210€

53Documento Oficial de la Oficina Europea de Patentes y Marcas. “Rules related to Fees”. Disponible On

Line:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/Tasas_de_Sol_EP_a_1_a

bril_2014_e_Informacixn_sobre_tasas.pdf

40

3. Tasa adicional por cada página a partir de la 36,

inclusive……15€

4. Tasa de informe de

búsqueda…………………………………...1285€

5. Tasa por reivindicación:

— Por cada reivindicación de la 16 hasta la

50…………...235€

— Por cada reivindicación a partir de la

51………………580€

6. Tasa de Designación por uno o más

Estados………………….580€

7. Tasa de

Examen………………………………………………..1620€

8. Tasa de Concesión:

— En documentos hasta 35 páginas,

inclusive……………915€

— Por cada página adicional a partir de la 36……………15€

9. Anualidades de patentes europeas:

ANUALIDAD IMPORTE ANUALIDAD IMPORTE

3ª 465€ 7ª 1155€

4ª 580€ 8ª 1265€

5ª 810€ 9ª 1380€

6ª 1040€ 10ª 1560€

10. Tasa adicional

41

— Por pago tardío de una tasa anual de una solicitud de

patente europea supone el 50% del importe de la tasa

pagada tardíamente.

11. Tasa por continuación del procedimiento:

— En el caso de realización tardía……………………..250€

— En otros casos………………………………………...250€

3.3.3.1.PLAZO

En primer lugar, como norma general, las tasas se pagan en la Oficina Europea de

Patentes54 sin cargo al beneficiario. En lo referente al plazo para el pago de las tasas

existen distinciones entre ellas. Las tasas enmarcadas en los números 1, 2, 3 y 4

disponen para su desembolso de un mes a contar desde la fecha de presentación de la

solitud. En lo que se refiere a la tasa adicional, se paga en el plazo de un mes a contar

desde la fecha de presentación de la solicitud, o en un mes desde la presentación del

primer juego de reivindicaciones, o en un mes desde la presentación de la copia

certificada55, aplicándose el plazo que expire más tarde. El mes para el pago de la tasa

número 5, la de Reivindicación, se llevará a cabo tras la primera presentación de las

reivindicaciones.

Por otro lado, las tasas 6 y 7 disponen de un plazo de seis meses a contar desde la fecha

en la cual el Boletín Europeo de Patentes mencione la publicación del informe de

búsqueda europea. La tasa numero 8 dispone de cuatro meses desde la fecha de

notificación por la División de Examen del texto que se propone conceder la patente

europea.

54 Art. 1. Rules relating to Fees, consolidated version applicable as from 01.04.2019

55 Regla 40.3 del Convenio de Patente Europea

42

Como información adicional las tasas indicadas en los puntos 1, 2 y 7 se le aplicara el

descuento del 30% por razón de idioma56 y que afecta a las PYMES, personas físicas y

Organizaciones sin ánimo de lucro, así como Universidades o cualesquiera otros

organismos públicos de investigación.

Mientras que, por su parte, en lo que incumbe a la tasa anual decir que la propia

solicitud de patente europea devenga estas tasas desde la tercera anualidad hasta que la

patente sea concedida. Es decir, si pasan tres años desde la solicitud de la patente habrá

que comenzar a abonar las tasas si se quiere mantener en el proceso de concesión.

Deberán ser abonadas a la Oficina Europea de Patente y su vencimiento se cuenta a

partir del último día del mes aniversario de la presentación de la solicitud de patente

europea. Asimismo, la tasa anual no podrá ser válidamente abonada con más de tres

meses de antelación desde la fecha de su vencimiento. Una vez vencido el plazo, podrá

abonarse la tasa dentro de los 6 meses siguientes junto con la sobretasa

correspondiente (las tasas 10 y 11).

Reivindicaciones sujetas al pago de tasas: toda solicitud de patente europea que tenga

más de 15 o más de 50 reivindicaciones en el momento de su presentación incurrir en el

pago de una tasa por cada reivindicación que exceda la decimoquinta o la cincuentava.

La tasa de reivindicaciones deberá abonarse dentro del plazo de un mes tras la

presentación de la solicitud).

3.3.4. RENUNCIA, REVOCACIÓN, NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA

PATENTE

Ante el interrogante de si un tercero podría quitarnos la patente, la respuesta es

afirmativa. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para

observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con

56 Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea.

43

el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del

programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga,

visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa, que tiene

derecho a hacer. Basándonos en la capacidad que otorga este artículo 57 , cualquier

individuo competidor a acceder a la licencia del software comercializado para

desarrollar un nuevo programa de ordenador.

Todas las patentes corren el riesgo de que cualquier tercero solicite al IMPI la nulidad, o

que sea el propio IMPI de oficio emprenda este proceso de nulidad. Esta acción de

nulidad no prescribe sino que es ejercitable en cualquier momento durante la vida legal

de esta patente (20 años, así como los cinco siguientes a su caducidad) y puede ser

parcial o total58.

En cuanto a la nulidad total las causas en las que se puede incurrir son las siguientes:

— No concurren los requisitos de patentabilidad.

— La invención no está descrita de forma clara y suficiente, poniendo como

baremo que ni siquiera un experto en la materia pudiera ejecutarla.

— Cuando se exceda del contenido de la solicitud inicial.

— Cuando se amplíe la protección conferida por la patente tras la concesión.

— O cuando el titular no tuviera derecho a obtener la patente.

Mientras que la nulidad parcial afectaría solo a una parte del contenido de la patente,

pudiendo ser modificada para atender a las reivindicaciones.

57 Art. 5.3 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,

sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

58 Art. 102 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, sobre patentes.

44

La declaración de nulidad implica que la patente nunca fue válida. No obstante, el

efecto de nulidad no afectará a las resoluciones sobre infracción de la patente que

hubiesen adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad

a la declaración de nulidad, ni a los contratos concluidos antes de la declaración de la

nulidad, si bien, por razones de equidad será posible reclamar la restitución de sumas

pagadas en virtud de dicho contrato.

En cuanto a la revocación59, mantendría los mismos efectos que la acción de nulidad y

no se admitirá revocación o limitación de patentes sobre las que existan litigios sobre

la titularidad de la patente, derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias

inscritas en el Registro de Patentes sin que haya consentimiento de los titulares de estos

derechos y demandantes.

La caducidad de una patente, por su parte, supondría que el programa de ordenador

entra a formar parte del dominio público, es decir ya no tendríamos el monopolio sobre

ella por ejemplo, desde el momento en que concurren las siguientes causas recogidas en

la Ley de Patentes60:

— La expiración del plazo por el que se concedieron.

— La renuncia del titular61.

— La falta de pago en el tiempo e una anualidad y en su caso de la sobretasa

correspondiente (esta caducidad se producirá hasta pasados seis meses de

demora).

59 Art. 105 Ley de Patentes.

60 Art, 108.

61 No se admitirán renuncias a patentes que estén sujetas a derechos reales, opciones de compra,

embargos o licencias que estén inscritas en el Registro de Patentes o si hay en curso una acción

reivindicatoria o de nulidad sobre la patente.

45

— La no explotación de la concesión de la primera licencia obligatoria en los dos

años siguientes a la fecha de la concesión.

— El incumplimiento de la explotación preceptiva impuesta al titular de la patente

de explotar la invención por sí mismo o por persona autorizada para su ejecución

en el Estado español o en otro Estado miembro de la Organización Mundial del

Comercio (OMC), de modo que la mencionada explotación abastezca la

demanda en el mercado español.

Por último, en cuanto a la renuncia, ya mencionada como cauda de caducidad, destacar

que es un derecho del titular que puede ejercitar frente a toda la patente, es decir,

renunciando a ella en su totalidad o frente a una o varios derechos de la misma62. La

renuncia se dirigirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas y deberá presentarse

por escrito y tendrá únicamente efectos ante terceros una vez sea inscrita en el Registro

de Patentes.

3.4. CESIÓN DE DERECHOS

3.4.1. LICENCIA DE USO

Para poder utilizar legalmente un programa de ordenador, el cliente debe adquirir la

oportuna licencia de software, la cual varía según la finalidad perseguida para su

obtención, debiendo conllevar un mayor o menor alcance a la hora de este uso.

Por una parte se podría establecer que, si el cliente o quien busque la obtención de esa

licencia de uso, pretende la distribución del programa, asumiéndola como propia, o en el

caso de que el fin sea servirse de dicho programa con el objetivo de que la competencia

no pueda hacerlo (buscando establecer un monopolio), deberá adquirir en exclusiva los

derechos del software. Pues de no tener esa exclusividad sobre estos derechos no podrá

ser titular único de los derechos de explotación.

62 Art. 110 Ley de Patentes.

46

Esto sería competencia de lo que denominamos Derechos de Autor, mientras si nos

centramos en la mera concesión de una Licencia de Uso podemos encontrar claras notas

distintivas a continuación.

Por lo tanto, si por un lado contrario, la única intención del cliente o usuario es la de

servirse simplemente de ese software, siempre utilizándolo bajo las condiciones legales

que puede imponer quien tenga el derecho de autor, puede obtener la mera licencia de

uso. Es decir, que la diferencia radica en que aquí el licenciatario no busca privar de uso

a la competencia u otros clientes y usuarios del software.

Esta licencia podrá llevar consigo determinadas facultades, como el permiso de

distribución de las funcionalidades que pueda demandar el usuario o cliente ya sea, tras

la transformación o modificación del programa o en su forma en definitiva. Esto viene

determinado además por la naturaleza de libertad contractual, las partes pueden pactar el

contenido exacto de esta licencia. Además cabe añadir que estas licencias de uso

aparecen denominadas conforme a un amplio abanico de términos en relación con el

contenido que plantean y el alcance que tenga con respecto al derecho de uso, de las

cuales destacan las cuatro siguientes:

— Así pues las licencias de sistema permitirán el uso del sistema del software

al usuario o cliente, no obstante, estableciendo la limitación de que este uso

se desarrolló en un ordenador concreto, es decir que se limita el hardware

que se va a manejar.

— En lo relativo a las licencias de usuario concurrente, la limitación se

establece en el número de usuarios que, de manera simultánea puedan

acceder al software, por lo que el licenciatario no podrá desplegar ese

derecho de distribución que le concede la licencia de uso nada más que a un

número de usuarios restringido al mismo tiempo.

— Por otra parte, las licencias temporales lo que limitan es el periodo de

tiempo de uso del programa de ordenador.

47

— Y, por último, las licencias runtime que posibilitan al usuario o cliente a

utilizar el software pero solo en lo concerniente a sus prestaciones de

ejecución pero no de programación63.

En cuanto a la licitud de la comercialización de la propia licencia, en un concepto

similar a revenderlas en “un mercado segunda mano”, hay que tener en cuenta si quien

pretende revenderlas es un adquirente legítimo y si acontece el agotamiento del derecho

de distribución, pero en cualquier caso estas limitaciones no impiden la posibilidad de

su reventa64.

3.4.2. EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

“Dentro de los derechos de explotación del software, debemos destacar alguna

especialidad, derivada de la singular naturaleza de ese tipo de obras protegidas.

En cuanto al derecho de reproducción, el titular tiene la facultad de controlar la

reproducción, permanente o temporal, del programa por cualquier medio y bajo

cualquier forma, incluso cuando sea para uso personal. Y aunque no se acaba de

delimitar que hemos de entender por reproducción, la Ley (BUSCAR EL ART) se

refiere a la carga, ejecución, transmisión y almacenamiento del programa, lo que

vendría a delimitar el ius prohibendi para determinar las acciones que si necesitarían el

permiso del titular de los derechos.

Por otro lado, asiste al autor una modalidad especial del derecho de transformación,

según el cual solo el titular de este derecho podrá proceder a su traducción,

adaptación, arreglo o cualquier otra alteración del programa.

Asimismo, la Ley le otorga al titular de los derechos de explotación el derecho de

distribución pública de la obra, entendiendo este de la forma más amplia posible. En

este sentido encontramos el “Principio de agotamiento comunitario del derecho de

63 A modo de ejemplo aclarativo, Microsoft permite la descarga del acceso runtime del programa Access

2007 (Microsoft Office Access 2007 Runtime) y esto conlleva el permiso de la distribución de las

aplicaciones de Access 2007 a aquellos usuarios que no tengan la versión completa de Access 2007

instalada en sus equipos, siendo de uso personal.

64 Sentencia del TJCE de 3 de julio de 2012.

48

distribución”, a tenor del cual una vez se haya procedido a la distribución publica del

programa de ordenador dentro de la Unión Europea, el titular ya no podrá impedir su

posterior distribución en ese mismo ámbito65.

A su vez, los derechos de autor sobre programas de ordenador también tienen sus

propias excepciones. Así, salvo que las partes pacten expresamente lo contrario, no

será necesaria la autorización del titular para proceder a la reproducción o

transformación del programa (incluida la corrección de errores) cuando ello sea

necesario para su utilización por el usuario legítimo, con arreglo a la finalidad

propuesta. Tampoco será precisa para realizar una copia de seguridad por parte de

todo aquel legitimado para utilizarlo, ni para observar, estudiar o verificar su

funcionamiento, si ello responde a la finalidad de determinar las ideas o principios

implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que se haga durante

cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o

almacenamiento del programa.

Del mismo modo, tampoco será necesario contar con autorización para que el

cesionario efectúe o autorice la realización de sucesivas versiones del programa o de

otros derivados del mismo. Ni para aquellos supuestos en que, dándose determinados

requisitos, se entiende que la reproducción del código y la traducción de su forma son

indispensables para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un

programa, creado de forma independiente, con otros programas.

La cesión de los derechos de uso, entendida como aquel acto en virtud del cual el

titular del derecho de explotación de un programa de ordenador autoriza a otro a

utilizar el programa, conservando el cedente la propiedad del mismo. En el caso de los

programas de ordenador, salvo prueba en contrario, es de carácter no exclusivo e

intransferible, presumiéndose asimismo que es para satisfacer únicamente las

necesidades del usuario66”67.

65 Haciendo un inciso en que, dado que la Ley se refiere al carácter de “publica” de esa distribución, una

distribución privada o reducida (por ejemplo mediante una DEMO) no provocaría el agotamiento.

66 Art. 99 Ley LPI.

67 Davara rodríguez, M.A. (2008), “Manual de Derecho Informático” (10º edición).

49

4. CONCLUSIONES

Tras el análisis de las vías por las que podemos dotar de protección un programa de

ordenador, y atendiendo a la polémica existente acerca de una concesión indefinida de

patentes sobre estos, cabría atender ahora a los argumentos a favor y en contra de que

las invenciones en lo relativo a los software quepan en la protección mediante estos

instrumentos.

Argumentos en contra:

1. La patentabilidad de un programa de ordenador supone un freno para la

innovación por parte de las PYMES y/o los programadores independientes. Esto

es porque dado que los programas de ordenador se crean a partir de algoritmos

muy complejos y hay una gran dificultad en saber si todas esas secuencias de

orden o estructurad utilizadas para su creación están ya siendo objeto de

protección de un derecho de patentes. Si a este hecho se le añade el costoso y

largo procedimiento de registro, no sería factible sacarle rentabilidad a corto y

medio plazo. Con lo cual solo saldrían beneficiados los grandes grupos

monopolísticos o grandes empresas. Mermaría, en definitiva, las ventajas en

materia de competencia en el área económica la industria informática al verse

sujetas a las imposiciones de la patente que tenga una empresa68

2. Se crearía inseguridad jurídica para los autores y usuarios del software libre, el

cual puede copiarse y redistribuirse sin restricciones pues estos autores no

podrían disponer de recursos necesarios que pueden implicar por ejemplo

abordar las búsquedas anteriores o el cumulo de tasas que embrolla el proceso.

La patente supone que no se permite modificar el código fuente para su

redistribución, con lo que el programa de ordenador no se desarrollaría

libremente.

3. En lo relativo a derechos fundamentales: libertad de expresión e información,

supone un bloqueo de los mismos porque cualquier acto que se haga relativo al

68 Como por ejemplo en el caso del doble click en el que Amazon, poseedor de la patente sobre el miso,

pudo prohibir su uso a su competidor Barnes&Noble, con el favor de los tribunales estadounidenses,

aunque más tarde llegaran a un acuerdo extrajudicial.

50

software conlleva un control informativo para asegurar que no se vulnera el

derecho de la patente69.

4. La duración también supone un inconveniente dado que la patente tiene una vida

de 20 años y la evolución informática evoluciona a un nivel mucho más rápido

lo que exige que las innovaciones en el área de los programas informáticos

dependan unas de otras para el continuo desarrollo tecnológico.

5. Además las patentes tienen una fecha de caducidad más cercana, de 20 años,

aunque su protección sea más rigurosa, mientras que el Derecho de autor se

prorroga hasta después de la muerte del mismo.

6. Con respecto al coste, hay escasa inversión en lo relativo a la innovación en

software, y en contraparte en lo que más se invierte es en la expresión del

programa que queda protegida por el derecho de autor.

Argumentos a favor:

1. Los argumentos en contra vistos anteriormente son aplicables también a otros

ámbitos fuera del sector de la informática en los cuales la patentabilidad es

posible y además, un programa de ordenador es naturalmente técnico, así que no

hay razón para que no sea patentable.

2. Se favorece en casos generales la innovación, en contraposición al sector de la

doctrina que sostiene precisamente lo contrario. Este sector funda su posición en

que se fomenta la inversión en investigación y desarrollo.

3. Hay mayores ventajas técnicas puesto que las solicitudes de patente se publican

y suponen un objeto o instrumento de comercio y negociación mediante los

acuerdos de licencia.

4. La imperfección de la protección que otorga el derecho de autor.

5. En respuesta de que resulta perjudicial para las PYMES y los programadores

independientes, el hecho de tener una patente sobre su invención permite obtener

69 “la patentabilidad del software crea grandes problemas para la sociedad de la información, y necesita

discutirse ampliamente y a fondo, y habría que posponer, cuando menos, cualquier plan para eliminar la

restricción del artículo 52 de la Convención Europea de Patentes […] si la OEP persiste en eliminar las

restricciones a la patentabilidad del software de la EPC, Alemania saldrá de la EPC y promoverá una política independiente de patentes en la Unión Europea”. Palabras de la Ministra Alemana de Justicia en

“Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet”. Erdozain, J.C. (2002), “Derechos de Autor y

Propiedad Intelectual en Internet”. Pag. 182.

51

la financiación invertida para desarrollar y comercializar el software, pudiendo

otorgar licencias a competidores o venderlas a grandes compañías, con lo que

serían instrumentos de gran peso a nivel comercial y que pondrían al poseedor

de la patente a un nivel propicio para la negociación de los términos de tales

licencias70.

6. Supondría que los inventores y las empresas europeas tuvieran una posición más

equilibrada con respecto a Estados Unidos, en los que el sistema de protección

de un software a través de la patentes informática esta jurídicamente asentado en

su ordenamiento.

Con respecto a la postura europea en lo relativo a la patentabilidad del software cabe

destacar su inicial contraposición con la norteamericana, inclinándose por la defensa de

los usuarios más que por la promoción de los inventores, lo que no es de extrañar dados

los fundamentos en los que se basa cada uno de estos ordenamientos, el primero

históricamente centrado en los Derechos Humanos y Fundamentales de los ciudadanos

y el segundo en la competencia en el mercado capitalista. No obstante en Europa quedó

abierto el debate contraponiendo ambas posturas: la pro patente y la que consideraba el

Derecho de Autor como medida suficiente de protección.

El 29 de noviembre de 2000 la Oficina Europea de Patentes hizo público un

comunicado por el que se acordó no excluir a los programas de ordenador de la lista

de invenciones no patentables.

Como resultado final del periodo de discusiones abierto en el seno de la Unión

Europea, pero al mismo tiempo como principio del Iter legislativo que desembocará en

la aprobación de un marco legal estable para las patentes informáticas, se ha

70 El estadounidense O’ROURKE parte de que con el fin de evitar el temor a no recuperar el dinero y

tiempo invertido en el proceso de la patente, las licencias llevarían aparejada por ejemplo la cláusula

clásica en los contratos sobre uso del software la prohibición de la des- compilación del propio

programa, manteniendo que, de existir esta licencia garantista que se ha negociado

expresamente siguiendo el principio de voluntad de las partes dotaría de seguridad

jurídica en la práctica del proceso de patentabilidad. Vid. «Drawing the Boundary

between Copyright and Contract: Copyright Pre-emption of Software License Terms» op.cit, p. 482. (Aparecen referencias en nuestros ordenamientos en el art. 6 de la Directiva de la UE sobre

programa de ordenador, y el art. 100.5 del TRLPI, donde se regula la des-compilación de programas de

ordenador).

52

publicado la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de

febrero de 2002 71 sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en

ordenador. La Propuesta de Directiva parte de una protección mixta, donde el Derecho

de autor se aplicaría a los programas de ordenador stricto sensu, en tanto que el

Derecho de patentes protegería el avance técnico que un programa informático tuviese

una vez implementado o adaptado en un ordenador, una red información u otro

aparato programable, y que presente una o más características nuevas facie que se

realicen total o parcialmente a través de un programa de ordenador 72 . Ambas

protecciones serian complementarias no excluyente.

Hay que tener en cuenta que la industria de los programas de ordenador es muy

dinámica y está siempre en constante evolución, aparte de contar con la característica de

la facilidad para transformar las invenciones en productos de forma eficiente, con el

menor empleo de recursos en comparación con otras industrias, lo que deriva en la

posible consecución de monopolios. Esto es porque como la barrera de entrada es

baja73 la competencia es fuerte entre los competidores en materia de innovación y hay

una mayor velocidad en el desarrollo de los programas informáticos.

Si bien sabemos que las patentes, las de software en este caso pero como podrían ser las

aplicadas a cualquier otro ámbito, en el que nos ocupa sí que podrían darse perjuicios

tales como el monopolio de un derecho en exclusiva por parte del poseedor de la patente

que podría ir contra los principios de libertades tecnológicas. Quizás, de tratarse de otra

industria, las ventajas pesarían sobre los inconvenientes y supondrían un beneficio. Sin

embargo, en el área de los programas informáticos no esta demostrado que mejore la

velocidad de desarrollo de los programas de ordenador, que seria la finalidad para el

71 COM (2002) 92 final.

72 Artículos 1 y 2 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

73 González Barahona, J. M (2000), “Consulta de la Comisión Europea sobre Patentes” Compilación de

Ensayos sobre el Software libre, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Publicado originalmente en

revista Todo Linux. Número 4, pág. 12-13, Diciembre de 2000. Disponible On Line:

https://gsyc.urjc.es/~grex/sobre-libre/patentes-ce.html.

53

desarrollo tecnológico y a esto hay que añadirle que puede resultar perjudicial para los

pequeños innovadores, los cuales improbablemente podrán costearse el proceso.

Por otro lado, está claro que para el software libre, las patentes resultan dañinas y los

negocios basados en la comercialización de este tipo de programas de ordenador no

podria prosperar en comunidades cuyo ordenamiento jurídico avoque por la

patentabilidad del software como es el ejemplo de Estados Unidos.

No obstante, aquí se trata de abordar la cuestión desde una perspectiva a nivel jurídico,

no del impacto socioeconómico que pueda generar, y el nivel jurídico es el que ha de

atender a la protección no solo de los consumidores y usuario sino también en la

medida de salvaguarda de la invención de un individuo. Teniendo en cuenta que el

derecho de autor no otorga suficiente protección, ¿Por qué no aprovecharnos del

derecho de patente en mayor medida?

Lo cierto es que a la hora de abordar un proceso de solicitud de patente el ordenamiento

jurídico se centra más en el ámbito de protección de obras literarias, pictóricas o

artísticas, sin tener en cuenta que un programa de ordenador también deriva de una

invención. Sin embargo muchos de estos no pasarían los estrictos requisitos de novedad

que se establecen y cabe preguntarse que podría hacer el autor para salvaguardar su

invento. En muchos casos se opta por inscribirlos como marcas, que aunque no

proporciona la protección de una patente se asegura que un competidor no pueda sacar

al mercado un programa con la mismo o similar denominación, por lo que es

fundamental una astuta redacción en las reivindicaciones de la solicitud.

Paulatinamente Europa está debatiendo el considerar la perspectiva estadounidense,

avocando por la concesión de patentes a los programas de ordenador, pese a las duras

críticas de un sector de la doctrina. Mas allá de otorgar la razón a uno u otro, se puede

extraer la conclusión de que la estrategia que seguirán en el futuro los solicitantes de

patentes para programas de ordenador cambien le vocabulario de sus reivindicaciones

para conseguir las patentes, ya que la concesión de los derechos de exclusividad va

ligada a la ya mencionada definición de la invención en las reivindicaciones.

Partiendo de la base de que ambos caminos son complementarios lo ideal sería que

existiera una proporción en cuanto al proceso de ambos, puesto que el Derecho de Autor

es más sencillo. Cierto es que por ejemplo Amazon patentó el doble clic y esto es

54

considerado como abusivo por un sector de la doctrina porque propulsó que la

competencia no pudiera hacer uso del mismo y por tanto suponía una práctica desleal

(aunque más tarde se llegó a un acuerdo extrajudicialmente). Pero siguiendo esta línea,

¿Qué impediría que otras empresas utilizaran la patente de manera abusiva? Está claro

que limites debe haber. Se debe encontrar el equilibrio para que proteger un programa

de ordenador mediante una patente no resulte un impedimento para la libre competencia

en el mercado pero tampoco deje al inventor despojado de su derecho por su propia

inventiva.

Esta claro que no se pueden conceder patentes así porque así pero si el Derecho de

Autor no otorga la protección suficiente, no protege la funcionalidad del programa ni

los resultados derivados de esta, en Europa y por tanto en España, al final en un mundo

tendente a la globalización, nos veríamos obligados a estar bajo el monopolio de

empresas procedentes de ordenamientos en los que se les asegure que su invención

quedará totalmente protegida y suponga un beneficio que les lleve precisamente a

iniciar ese proceso. El inventor solicitante de una patente no hará otra cosa que

encaminarse por los medios que propone el PCT, reduciendo los costes del

procedimiento así como simplificándolo de cara a la patentabilidad en países

extranjeros, en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes para conseguir su

protección, y esto lógicamente conllevara una merma de la influencia comunitaria

europea dentro de la propiedad industrial del área informática. Seria por consiguiente

más fácil y económico conseguir una patente en el extranjero que dentro del propio

territorio nacional.

Para recapitular, la clave de este debate esta, no en si el programa de ordenador es

patentable o no, puesto que al ser una invención técnica novedosa lo es, sino en donde

está el límite para otorgar la protección. Es decir, ¿se deberían modificar los requisitos

de patentabilidad de los programas de ordenador?

Por un lado podrían adecuarse al caso concreto pero esto nos llevaría a perder

demasiado tiempo en los exámenes previos y el objetivo es la mayor velocidad sin

perder eficacia del proceso de solicitud y concesión de patentes. Por otro, si

modificamos los requisitos de patentabilidad, haciéndolos más flexibles y concediendo

un mayor número de patentes, podríamos caer en alguno de los inconvenientes que

presenta la patentabilidad de las mismas.

55

Sintetizando, el Derecho de Autor no otorga protección suficiente ya que simplemente

abarca las expresiones y no las ideas (que es donde radica el verdadero valor comercial),

sin embargo es necesaria la armonía entre este y la vía de la patentabilidad. ¿Cómo

alcanzar ese equilibrio? En primer lugar, no excluyendo de manera específica en Europa

los programas y métodos informáticos como materias susceptibles de patentabilidad.

Del mismo modo adecuar otros medios de protección como puede ser el secreto

comercial para que, mientras dure el proceso de solicitud y concesión de la patente,

dado el elevado coste, la invención no quede desprotegida. Para colmar las lagunas que

podrían ocasionarse en torno al usuario y la competencia, ante la aquiescencia de

patentes, apostar por la concesión de licencias de uso.

En definitiva, nuestra sociedad tiene su base en la tecnología informática y la protección

de los programas de ordenador no solo afecta a la industria del software sino a muchos

más ámbitos, por lo que es necesario otorgarle la protección adecuada.

56

5. FUENTES NORMATIVAS

5.1.ESPAÑA

Ley 24/2015, de 24 de julio , de Patentes

OEPM74 (Oficina Española de Patentes y Marcas)

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de

los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas

procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos

comunitarios.

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes

Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los

plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley

24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los

requisitos y condiciones en las que otros habilitados, distintos de los

expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley

24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y

solicitudes internacionales de patentes a que se refieren dichos artículos.

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en vigor para solicitudes

anteriores al 01 de abril de 2017)

Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de

Patentes (en vigor para solicitudes anteriores al 01 de abril de 2017)

Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de

invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de

conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de

20 de marzo, de Patentes (en vigor para solicitudes anteriores al 01 de

abril de 2017).

74 Web site: www.oepm.es.

57

5.2.UNIÓN EUROPEA

EPO75 (Organización Europea de Patentes)

Directiva del Consejo Europeo 91/250/CEE, de 14 de abril de 1991

Convenio de la Patente Europea.

Reglamento de la Unión Europea nº 1257/2012 de 17 de diciembre de

2012, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Acuerdo del Consejo, de 19 de febrero de 2013, sobre un Tribunal

Unificado de Patentes.

Decisión T. 0931/1995, de 8 de septiembre de 2000.

5.3.INTERNACIONAL

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

del 9 de septiembre de 188676.

Acuerdos sobre los Aspectos de Derecho de la Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994.

WIPO77 (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)

Decisión T. 769/92, DOCE 8/1995, 525

Decisión T. 931/95, DOCE 10/2001, 441

Decisión T.1194/971, DOCE 12/2000, 525

75 Web site: www.epo.org.

76 Completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908,

completado en BERNA el 20 de marzo de 1914 y revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, en BRUSELAS

el 26 de junio de 1948, en ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967 en PARIS el 24 de julio de 1971 y

enmendado el 28 de septiembre de 1979.

77 Web site: www.wipo.in.

58

6. BIBLIOGRAFÍA

Castañeda González, A., Ferrera López, V., Povedano Mejías , C., Rodríguez-

Ayuso, F., Arranz Alonso, L., Badenes Cazorla, M., & Chóliz del Junco, D.

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7. ANEXOS

ANEXO 1.pdf

ANEXO 2.pdf