El secreto empresarial
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[email protected] www.inmentor.net Alessandro DI MARCO Abogado El Secreto Empresarial (algunas nociones)
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¿Qué es secreto empresarial? Aproximación conceptual, problemática relacionada, medidas de protección y marco normativo
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La “Información confidencial”:• Suele referirse a toda información, dato o
conocimiento que otorga una ventaja competitiva al que la posee (normalmente, el empresario) y cuyo valor reside precisamente en su carácter secreto.
• Suele incluir los “Secretos Empresariales”:a) los “Secretos Industriales” conocimientos
técnicos.
b) los “Secretos Comerciales”: incluyen aquellas nociones relativas a la actividad comercial o interna de una empresa.
• También puede incluir el “know-how” siempre que se trate de información secreta.
El secreto Industrial:
“Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo, desea mantener oculto” .
[Gómez Segade, José Antonio, “El secreto industrial (know-how), Concepto y protección” Ed. Tecnos. Madrid 1974,pag 66].
Los elementos fundamentales del Secreto Industrial:I. “Conocimientos técnicos y comerciales”
+II. “Que tengan valor competitivo”.
+III. “Esfuerzos razonables para mantenerlos
secretos” por parte del titular de los mismos.=
no hay definición, ni listado que permita delimitar de forma precisa el alcance de estas “información secreta”.
No obstante:
si se cumplen requisitos = hay protección.
Tipología muy amplia (ejemplos):• Formulas:
Coca Cola® quizás el caso más famoso.
• Métodos de producción.
• Estrategias comerciales.
• Listado de clientes o precios.
• Métodos de organización internos.
• Conocimientos técnicos
• Información sobre actividades I+D
• Know-how negativo (= los resultado negativo de una investigación).
La Naturaleza jurídica del Secreto Empresarial:
1. Es un derecho de “carácter patrimonial”:
Otorga exclusiva de facto. Naturaleza “intangible” similar a la Propiedad Intelectual e Industrial (PI).
2. No oponible a terceros que hayan accedido al mismo por:
a. Medios lícitos yb. sin obligación de reserva.
[STS,4 de mayo de 2005 (RJ2005/1775)]
Los “activos intangibles” son:• Cada vez más relevante en el mundo de la
empresa
pero:
• Muy expuestos a “vulneraciones”. • Difícilmente o, en algunos casos, no
protegibles por registros PI:
por no cumplir con los requisitos
o bien
por no ser el registro la solución más adecuada para el aprovechamiento de dichos activos.
Algunos datos estadísticos:
Según “Intellectual Property Owner Association” (IPO):
• > 90% de la nueva tecnología es protegida vía Secreto Empresarial
y
• > 80% de los acuerdos de licencia y cesión de tecnología incluyen know how o son híbridas (patentes y Secretos Empresariales).
Ventajas de la combinación patentes y Secreto Empresarial:I. Menor coste de gestión II. Otorga protección incluso cuando el la información
confidencial puede no cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial):
Por ej. un procedimiento concreto aunque no sea patentable podría permitir fabricar un producto a costes mas bajo, otorgando al empresario una ventaja competitiva.
III. Protección adicional a la patente: En caso de anulación de la Patente. Para extender protección temporalmente o
territorialmente.
El marco normativo relevante: 1. Articulo 39.2 del Acuerdo sobre Aspectos de la
Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (ADPIC/TRIP):
2. Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero):
Art.13.1 que regula la divulgación o explotación de secretos sin autorización del titular a la que haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva o ilegítimamente (espionaje por ejemplo).
Art 13.2 regula la adquisición de secretos mediante espionaje o procedimientos análogos.
3. Código penal: Art. 278 y 279 ”delitos de violación de secretos”
4. Ley de Patentes:Protección contra divulgación causada por abuso
evidente (Art.7).Derecho de explotación anterior de una patente.
Problemas en la practica:I. El concepto de “Información Confidencial” es muy amplio.
La misma goza de protección si:a) Es “secreta”.b) Ofrece una “ventaja competitiva” a su titular.c) Y si se han realizado esfuerzo sustanciales para su
protección.II. Indefinición conceptual:
¿Qué constituye secreto empresarial?¿Qué esfuerzo es “razonable”?
III. Dificultades practicas de prueba: Requiere determinación de infracción caso por caso.
IV. Indemnización: Difícil determinar daños y perjuicios:• Estos se basan sobre proyecciones:
• Al momento del intercambio de información no suele haber beneficios. En efecto, dicho intercambio suele tener lugar en un momento previo a la explotación de la misma.
Plazo de prescripción justos: 1 año desde conocimiento de infracción o que pude
ejercerse acción.3 años desde comisión acto.
Mecanismos de protección: a) medidas técnicas.
• Son medidas y/o protocolos de seguridad materiales que permiten:• el control interno del acceso a la
información y • la prevención de intromisiones externas.
• Suelen tener doble objetivo:I. Evitar acceso y revelación de los secretos.II. Cumplir con el requisito “esfuerzo
razonables para la protección” que otorgan a la información el status de “secreto empresarial”.
Mecanismos de protección: b) medidas jurídicas.Acuerdos /contratos entre las partes en el marco de relaciones comerciales , por ejemplo:
• Las cláusulas de confidencialidad.
• Los Acuerdos de confidencialidad (NDA)
Las clausulas de confidencialidad:• Se suelen incorporar en los contratos con:
• terceros • sujetos internos a la empresa para reforzar los
deberes de los empleados y administradores de una empresa previstos por el Estatuto de los Trabajadores (art.5d),21.1 y 65.2):a. Para distinguir los conocimientos subjetivos
del empleado como consecuencia de su desempeño en la empresa ( “skill and knowledge”) de los conocimientos atribuibles a la empresa sucesibles de protección mediante secreto empresarial.
b. Acuerdos post contractuales: para concretar la extensión del deber de secreto más allá de la extinción de contrato.
• Se suelen acompañar de “pacto de no competencia”, útiles para reforzar la protección del Secreto Empresarial.
El contrato de confidencialidad (NDA):• Objeto la protección del Secreto Empresarial.• Son contratos delicado que deben alcanzar el justo
equilibrio entre intereses contrapuestos:• De una parte, el receptor de la información:
Necesita analizar la información, antes del inicio actividad de la investigación, para valorar posible oportunidad de negocio.
• De la otra, la parte desveladora quien debe a la vez:
a. Desvelar algo de la IC, para permitir a la otra parte de hacerse una idea del valor del negocio.
b. Protegerse ante posibles usos indebidos de esa información en el caso que la parte receptora decida no seguir adelante con la transacción.
Lo principal en un NDA:• Para la parte reveladora:
i. Determinar Procedimientos o sistemas utilizados para divulgar información confidencial.
ii. Definir las restricciones de uso de la información confidencial.
iii. Establecer un plazo temporal para el análisis de información confidencial.
iv. Prever eventuales costes a cargo de la parte receptora, a cambio de la revelación del contenido de la información confidencial.
• Para la parte receptora:i. Las restricciones que estaría dispuesto a
aceptar.ii. Prever que ocurre si la información ya esta
en el dominio publico o si ya la conocía.iii. Disponibilidad a asumir un coste para el
acceso a dicha información confidencial.
Lo principal en un NDA (II):• Definición de “información confidencial”:
• Normalmente se compone de: listado de información identificable como
“confidencial”:• Ej.: “se entenderá por “Información Confidencial”
cualquier información no pública (..) relativa a los productos de una Parte, la que haya tenido acceso la otra Parte por escrito, en forma grafica” (…) incluyendo entre otro muestras, aparatos, modelos (…) que esté marcada o identificada como confidencial o con una leyenda equivalente”.
Menciones más genéricas que permitan proteger también aquellas informaciones que no puedan identificarse desde el principio como “confidencial”, pero que razonablemente merecen el mismo tratamiento.
Excepciones a la definición:• Supuestos en los que la definición de arriba no se
aplica:• Requiere buena ponderación de los supuestos
que den lugar a dichas excepciones.• Prever como acreditar en la practica la
aplicabilidad de un supuesto determinado.
Lo principal en un NDA (III):1. Las “obligaciones de confidencialidad”:
a. Compromiso a no desvelar a tercero la información de la parte reveladora.
b. Establecimiento de medidas especificas según el caso concreto para asegurar que la misma se mantenga secreta o confidencial.
c. Obligación de aviso a la otra parte de que hubo una revelación o un acceso ilegitimo a la misma, de cara a permitir adoptar las medidas oportuna para limitar los daños.
2. Los “usos permitidos”:• Definen lo que la parte receptora puede hacer con la información
confidencial (por ejemplo: evaluaciones, ensayos):• Cuestión delicada difícil llevar a cabo control sobre el uso real de
esta información por parte del receptor.
3. La duración de la obligación de confidencialidad (según del mercado):• indefinida: si se quiere mantener el secreto empresarial.• 5-7 años en el caso de material protegible por pate.
4. Obligación de devolución e destrucción de la información confidencial:• En la medida que la ley lo permita.• Si una de las parte es requerida por orden judicial o administrativa
procurar divulgación coordinada entre ambas partes.
5. Recomendable (para la parte reveladora) Fijar penalidad especifica en caso de incumplimiento (función
disuasoria)
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