Dossier Marcas y Nombres de Dominio(10)[1]

Ediciones Francis Lefebvre 1

ACTUALIZADO: OCTUBRE DE 2005

D O S S I E R P R C T I C OF R A N C I S L E F E B V R E

Marcas y Nombresde Dominio

Aspectos Legales, Fiscales yValoracin de Activos Intangibles

4 Ed. Francis Lefebvre

El presente Dossier es el frutode un estudio cedido a

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EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A.Santiago de Compostela, 100. 28035 Madrid. Telfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01

www.efl.es

ISBN: 84-95828-98-7

Depsito legal: M-44127-2005

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por Printing94

Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

Ed. Francis Lefebvre SUMARIO 5

SUMARIO

SUMARI O

n marginal

CAPTULO 1. MARCA NACIONAL . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 100

Seccin 1. Generalidades . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 110I. Clasificacin . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 120

Objeto constitutivo del derecho .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 125

Proteccin que se obtiene del registro . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 155

Conocimiento por el pblico . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 160

Otros tipos de marcas . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 165

II. Adquisicin del derecho sobre la marca . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 175

Excepciones al principio de registro . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 180

Accin reivindicatoria .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 200

III. Diseo de marcas . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 205

Seccin 2. Prohibiciones de registro de marcas . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 220I. Prohibiciones absolutas .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 225

Representacin grfica y capacidad distintiva . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 230

Capacidad distintiva extrnseca . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 240

Signos descriptivos . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 250

Signos habituales o usuales . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 255

Excepciones . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 260

Formas tridimensionales . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 270

Signos contrarios a la ley, orden pblico o buenas costumbres . . . . . . . . .. . .. . . . 275

Signos engaosos . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 280

Marcas que incluyen topnimos para distinguir vinos y bebidas espirituosas 285

Vocablos en lengua extranjera . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 295

Emblemas de las Administraciones pblicas . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 300

II. Prohibiciones relativas . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 310

Concepto . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 315

Intereses protegidos . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 320

Signos distintivos anteriores . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 325

Incompatibilidad con otros derechos anteriores . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 370

Seccin 3. Procedimiento de concesin .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 450A. Legitimacin para solicitar una marca . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 455

B. Tramitacin del expediente . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 460

Seccin 4. Efectos del registro de la marca y su solicitud . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 475A. Derecho de uso del signo registrado . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 480

B. Prohibicin de uso a terceros . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 485

C. Lmites . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 530

D. Proteccin provisional . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 555

Seccin 5. La marca como objeto del derecho de propiedad . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 575A. Titularidad pro indiviso . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 580

B. Negocios jurdicos en el Derecho de marcas . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 595

Seccin 6. Obligacin de uso de la marca registrada . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 700A. Fundamento .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 715

B. Contenido . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 710

Seccin 7. Nulidad y caducidad . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 750I. Nulidad . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 755

Nulidad absoluta . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 760

6 SUMARIO Ed. Francis Lefebvre

Nulidad relativa . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 775

Efectos . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 785

II. Caducidad . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 800

Causas .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 805

Efectos . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 860

Legitimacin activa .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 870

Seccin 8. Regmenes especiales . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 900A. Marca no registrada notoriamente conocida . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 905

B. Marcas notorias y renombradas . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 910

Seccin 9. Marcas colectivas y de garanta . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 950A. Marcas colectivas .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 955

B. Marcas de garanta . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 965

Seccin 10. Nombre comercial . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1000Seccin 11. Rtulos de establecimiento . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1010Seccin 12. Aspectos procesales . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1025

I. rdenes jurisdiccionales . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1030

II. Acciones civiles . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1035

Aspectos generales .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1040

Tipos de acciones .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1075

III. Acciones penales .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1190

Tipo penal bsico .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1200

Tipo agravado . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1230

Procedimiento . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1235

IV. Arbitraje . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1250

V. Procedimiento contencioso-administrativo . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1300

CAPTULO 2. MARCA COMUNITARIA .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1500

I. Generalidades . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1525

Principios informadores . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1550

Requisitos . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1575

Funciones . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1580

Tipos de marcas . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1600

II. Registro de la marca . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1650

Prohibiciones . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1660

Procedimiento . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1800

III. Contenido del derecho de marca . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1910

IV. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1925

Cesin de marca . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1930

Licencia de marca .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1940

V. Uso de la marca registrada . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 1950

VI. Extincin de la marca registrada . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2000

Causas .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2005

Procedimiento ante la OAMI .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2035

Efectos de la declaracin de caducidad o nulidad .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2045

VII. Marcas comunitarias colectivas . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2050

VIII. Transformacin de la marca comunitaria en marca nacional . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2065

IX. Aspectos procesales . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2075

Tribunales de marca comunitaria . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2080

Acciones por infraccin de la marca comunitaria .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2100

CAPTULO 3. MARCA INTERNACIONAL . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 2500

I. Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial . . . . . .. . .. . . . . . . 2510

n marginal


II. Sistema de Registro Internacional de Marcas . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2550

Solicitud internacional . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2575

Registro internacional . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2600

Vnculo entre el sistema internacional y Espaa . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2650

Extensin del registro internacional a la Unin Europea . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 2700

CAPTULO 4. NOMBRES DE DOMINIO . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3000

I. Generalidades . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3025

Clasificacin . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3035

Regulacin de los dominios . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3075

Naturaleza jurdica . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3085

Registro de dominios .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3100

II. .com y .net . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3150

Organizacin delegada . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3155

Criterios de elegibilidad .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3160

Registrantes y relaciones con el solicitante .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3165

Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelacin . . . . .. . .. . . . 3170

Resolucin de disputas .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3180

III. .org . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3185






IV. .info . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3225






V. .biz . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3275






VI. .pro . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3320




Alta de dominio . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3350


VII. .name . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3365




Alta y transferencia de registrante . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3390


VIII. .aero . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 3400




n marginal

8 SUMARIO Ed. Francis Lefebvre

Alta, transferencia de registrante, cambio de titular y cancelacin . . .. . .. . . . . . . 3435

Resolucin de disputas . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3440

IX. .coop . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3450

Organizacin delegada . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3455

Criterios de elegibilidad . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3460

Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3470



X. .museum .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3500

Organizacin delegada . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3520

Criterios de elegibilidad . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3525

Registrantes y relaciones con el solicitante . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3530



XI. .es . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3575

Principios generales . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3580

Entidad de asignacin . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3590

Definiciones y tipos de nombres de dominio bajo .es . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3600

Criterios de asignacin . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3620

XII. .eu . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3800

Registro y registradores . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3815

Legitimados para solicitar el registro y procedimiento . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3820

Uso de lenguas y caracteres especiales . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3830

Registro escalonado . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3840

Revocacin y resolucin de controversias . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3860

XIII. .cat . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3875

XIV. Acciones contra dominios . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3900

mbito de la Ley de Marcas . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3910

mbito de la Ley de Competencia Desleal . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3920

Mecanismos de resolucin de disputas alternativos . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 3950

CAPTULO 5. ASPECTOS FISCALES .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4000

I. Creacin o adquisicin de la marca . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4010

Valoracin . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4025

Aspectos contables .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4050

Tasas administrativas . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4075

II. Titularidad de la marca . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4100

III. Rentas derivadas de la explotacin de la marca .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4150

Tributacin en el IRPF . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4160

Impuesto sobre Sociedades .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4175

Impuestos indirectos . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4200

IV. Rentas derivadas de la transmisin de la marca .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4250

Transmisiones lucrativas o mortis causa . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4255

Transmisiones por operaciones onerosas . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4275

V. Tributacin de las operaciones internacionales .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4350

Establecimientos permanentes y marcas . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4355

Cesiones de uso de carcter internacional . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4365

Transmisin internacional de marca . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4425

Operaciones dentro de grupos internacionales .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4435

CAPTULO 6. VALORACIN DE MARCAS . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4500

A. Contexto actual de las marcas .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 4525

n marginal


B. Definicin y valoracin contable .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 4550

C. Criterios de valoracin . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 4575

D. Valor razonable . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 4600

E. Mtodos de valoracin . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 4625

F. Ejercicio prctico de una valoracin de una marca . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 4675

ANEXOS . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 5000

n marginal

Ed. Francis Lefebvre ABREVIATURAS 11

Principales abreviaturas

ABREVI ATURAS

ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio

AELC Asociacin Europea de Libre ComercioAP Audiencia Provincialart. artculo/sBOE Boletn Oficial del EstadoBOPI Boletn Oficial de Propiedad IndustrialCC Cdigo CivilCCom Cdigo de ComercioCCAA Comunidades AutnomasCE Comunidad EuropeaCUP Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad IndustrialDir Directivadisp.adic. disposicin adicionaldisp.trans. disposicin transitoriaDOCE Diario Oficial de las Comunidades EuropeasEP Establecimiento permanenteIANA Internet Assigned Numbers AuthorityICANN Internet Corporation for Assigned Names and NumbersIRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas FsicasIS Impuesto sobre SociedadesISD Impuesto sobre Sucesiones y DonacionesIVA Impuesto sobre el Valor AadidoL LeyLIVA Ley del Impuesto sobre el Valor Aadido (L 37/1992)LM Ley de Marcas (L 17/2001)LP Ley de Patentes (L 10/2002)LPI Ley de Propiedad Intelectual (RDLeg 1/1996)modif modificado/aND Nombre de dominioNPNND Nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio de InternetOAMI Oficina de Armonizacin del Mercado InteriorOEPM Oficina Espaola de Patentes y MarcasOMC Organizacin Mundial del ComercioOMPI Organizacin Mundial de Propiedad IndustrialPNND Plan Nacional de Nombres de Dominio de InternetRD Real DecretoRDL Real Decreto LeyRDLeg Real Decreto Legislativoredacc redaccinResol ResolucinRgto ReglamentoRJ Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi Tribunal SupremoTCo Tribunal ConstitucionalTJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades EuropeasTPI Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades EuropeasTS Tribunal SupremoTSJ Tribunal Superior de JusticiaUE Unin Europea

Ed. Francis Lefebvre INTRODUCCIN 13

INTRODUCCIN

INTRODUCCIN

El presente Dossier es, como todas las publicaciones de Ediciones Francis Lefebvre,una gua esencialmente prctica que persigue ser una ayuda eficaz y de fcil con-sulta, para todos aquellos profesionales que precisan tener una herramienta de tra-bajo de primera mano sobre los temas abordados.

El tratamiento de los temas que se incluyen en el presente Dossier, como se aprecia-r inmediatamente, no consiste en ofrecer un anlisis profundo y doctrinal propiode otras obras en el mercado y de estudios monogrficos ms extensos, sino quepretende contener una exposicin clara y precisa de la legislacin vigente, y unaanticipacin de la respuesta ms ajustada en Derecho a las cuestiones que planteael da a da de la prctica jurdica, en un mbito tan esencial para el desarrollo delmercado como es la proteccin de los signos identificativos del origen empresarialde los productos o servicios.

En el presente Dossier se estudia y se expone sistemticamente, en primer lugar, lalegislacin vigente sobre la Marca Nacional, sobre la Marca Comunitaria, y sobre laMarca Internacional. En una economa globalizada, la proteccin de los signos dis-tintivos no puede efectuarse desde el punto de vista exclusivo del Derecho Positivode un pas concreto, prescindiendo de conquistas tan esenciales para la seguridadjurdica en el trafico internacional de productos y servicios, como son:

a) la existencia de la normativa de la Unin Europea sobre Marca Comunitaria(como norma imperativa de aplicabilidad inmediata en todos los Estados Miem-bros, sin necesidad de normas nacionales de trasposicin y desarrollo), y

b) los acuerdos internacionales sobre la Marca Internacional, fruto de tratados inter-estatales, y por tanto vigentes y vinculantes, dentro del mbito territorial de los Pa-ses signatarios de los mismos.

Obedeciendo a la realidad incuestionable de un mercado global, el presenteDossier persigue, pues, no slo un estudio ordenado pero separado y estanco delos tres mbitos jurdicos antes mencionados de proteccin de las Marcas, sino unestudio intercomunicado y coordinado de los tres (Marca Nacional, MarcaComunitaria y Marca Internacional), apuntndose las conexiones y recprocasimbricaciones de los mismos. Asimismo, incluye aquellas resoluciones dictadaspor los Tribunales espaoles, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ascomo de la OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, ms comnmen-te conocida como la Agencia Europea de Marcas, Modelos y Diseo Industriales,con sede en Alicante), que se han dictado hasta la fecha sobre temas puntuales, ycuya consideracin hemos estimado indispensable para el conocimiento de deter-minados temas.

Por otro lado, el anlisis de la legislacin sobre Signos Distintivos no puede abando-nar aspectos tan importantes, y tan poco tratados en obras similares, como son losaspectos fiscales que acompaan a la titularidad de las marcas, y resultan de la per-cepcin y/o pago de las rentas derivadas de la explotacin y transmisin de las mis-mas. Todo ello, sin olvidar algo tan frecuente en el mercado actual, como es la tri-butacin de las operaciones internacionales.

14 INTRODUCCIN Ed. Francis Lefebvre

Asimismo, este Dossier aborda, con las limitaciones propias de su extensin, elimportantsimo tema de la valoracin de las Marcas, haciendo referencia desde susaspectos contables, hasta la exposicin de los criterios de estimacin del valorrazonable de una marca en el mercado.

Para concluir, y por su valor como signo distintivo de la identidad empresarial, seincluye en este Dossier el estudio de la regulacin normativa de los Nombres deDominio en Internet, su clasificacin y registro.

Deseamos plenamente que el esfuerzo que encierran estas pginas resulte en unaherramienta til a quienes han acudido a su consulta en busca de una ayuda rpi-da, concisa y eficaz.

Luis CORNO CAPARRSCoordinador

Ed. Francis Lefebvre MARCA NACIONAL 15

CAPTULO 1

Marca nacionalMARCA NACIONAL

100

SECCIN 1

Generalidades110

111La marca se define como aquel signo que sirve para distinguir los productos o ser-vicios de un empresario de los de otros (LM art.4).Consecuentemente, tal signo debe ser objeto de proteccin mediante un derechode exclusiva, que prohba su uso por cualquier tercero no legitimado, evitando, deese modo, que los consumidores se vean inducidos a confusin.Del anterior concepto se desprenden tres principios bsicos:1. Capacidad diferenciadora. Toda marca ha de tener una capacidad diferenciadoratanto intrnseca como extrnseca.La capacidad distintiva intrnseca del signo radica en que todo elemento, para cons-tituir un derecho de marca, ha de ser apto para distinguir, en general, cualquier pro-ducto o servicio de cualquier empresario, teniendo en cuenta su configuracin(p.e., los signos de puntuacin, no tienen capacidad para distinguir producto o ser-vicio alguno).Tienen capacidad distintiva extrnseca los signos que, puestos en relacin con unosconcretos productos o servicios, sirven para distinguir un concreto origen empresa-rial.

PRECISIONES Ha de tenerse en cuenta, que una marca consiste en un signo que ha de ser puestoen relacin con los concretos productos o servicios, para los que se registr. Es necesarioque el signo pueda ser distintivo per se y, adems, puesto en relacin con el objeto que va adistinguir.

1122. Especialidad. El principio de especialidad delimita el monopolio que el Estadoconcede al titular de la marca. Las facultades positivas de uso, que el Estado otorga

SUMARIO

1. Generalidades . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 110

2. Prohibiciones de registro de marcas .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 220

3. Procedimiento de concesin . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 450

4. Efectos del registro de la marca y su solicitud . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 475

5. La marca como objeto del derecho de propiedad . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 575

6. Obligacin de uso de la marca registrada . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 700

7. Nulidad y caducidad . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 750

8. Regmenes especiales . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 900

9. Marcas colectivas y de garanta . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 950

10. Nombre comercial . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1000

11. Rtulos de establecimiento .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1010

12. Aspectos procesales . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 1025

SUMARIO

I. Clasificacin . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 120

II. Adquisicin del derecho sobre la marca . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 175

III. Diseo de marcas .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 205

16 MARCA NACIONAL Ed. Francis Lefebvre

al tercero por el registro de un determinado signo no son absolutas, sino que sedelimitan a los concretos productos y servicios para los que el signo se solicita,amplindose dicho mbito en lo que se refiere a la faceta negativa del derecho,pues el titular no slo puede prohibir a terceros el uso de un signo que distingueiguales artculos, sino tambin aquellos que son similares.Como se ver en captulos posteriores, este principio general quiebra en determi-nados supuestos, en particular, en aquellos en los que la marca goza de un especialgrado de notoriedad entre los consumidores.3. Registro (LM art.2). Con las excepciones que son objeto de estudio posterior,todo derecho de marcas nace del vlido registro efectuado de buena fe, configu-rndose de ste modo un sistema registral constitutivo que otorga el derecho deexclusiva sobre las marcas.

I. Clasificacin120

122 De la LM y de la doctrina se pueden extraer diferentes criterios tendentes a indivi-dualizar cada tipologa de signo, y poder realizar una exposicin ms clara y ajusta-da de la realidad marcaria.

A. Objeto constitutivo del derecho(LM art.4.2)

125 Se establece un elenco de carcter abierto o ad exemplum de tipologa de mar-cas.Atendiendo a la naturaleza del signo, pueden ser marcas, entre otros: palabras ocombinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;imgenes, figuras, smbolos y dibujos; letras, las cifras y sus combinaciones; formastridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma delproducto o de su presentacin; signos sonoros; y cualquier combinacin de los sig-nos anteriores.La anterior enunciacin legal permite, de acuerdo con este criterio, clasificar lasmarcas en las siguientes categoras: denominativas; grficas (n 135); tridimensionales (n 140); mixtas (n 145); y no convencionales (n 150).

SUMARIO

A. Objeto constitutivo del derecho . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . 125

B. Proteccin que se obtiene del registro . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . 155

C. Conocimiento por el pblico . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . 160

D. Otros tipos de marcas . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . 165


1. Denominativas

130Las marcas denominativas no son slo aquellas que vienen constituidas por pala-bras (si entendemos como tales un conjunto de fonemas con significado propio),sino que vienen determinadas por toda suerte de sonidos que pueden ser pronun-ciados. Es decir, las marcas denominativas son aquellas que pueden ser pronuncia-das, ya tenga, o no, el conjunto de letras algn significado.Por lo tanto, la marca puede estar constituida por palabras o combinaciones depalabras, ya sean con sentido propio o no lo sean, por letras y combinaciones delas mismas.A ste respecto es necesario tener en cuenta las prohibiciones absolutas de registroexpuestas en el n 225 s. Y ello, por cuanto las marcas han de tener capacidad dife-renciadora tanto intrnseca como extrnseca (n 233). Y es que, en tales casos, pue-de ocurrir que los sonidos no sean aptos para diferenciar algn tipo de productos yservicios por ser genricos o descriptivos, o simplemente por constituir un signo noapropiable en exclusiva al carecer de capacidad para distinguir producto o servicioalguno. Sin embargo, una especial grafa, puede otorgar al conjunto suficientecarcter distintivo para constituir una marca vlida.

2. Grficas o figurativas

135Conocidas en el trfico econmico como logos, se trata de aquellas marcas quevienen determinadas por un dibujo o grfico y que el pblico identifica por elimpacto visual que reciben al percibirlo.Son marcas que comercialmente son muy interesantes, pues el hecho de que unamarca sea grfica puede dotar al signo de cierto atractivo para los consumidores,ya que determinados dibujos, en ocasiones, tienen capacidad para transmitir infor-macin al consumidor que con palabras sera ms complejo.Asimismo, presentan la gran ventaja de su universalidad al no estar limitadas porbarreras idiomticas. Valga como ejemplo el signo (Marca nacional n M0921172), que distingue zapatillas de deporte. Este smbolo transmite al consumi-dor el concepto de sagacidad, agilidad, rapidez, etc., que para distinguir zapatillastiene un valor sustancial.

3. Mixtas

140En esta clase de signos lo que se protege es una combinacin de elementos grficosy denominativos conjuntamente. Es decir, el objeto constitutivo del derecho demarcas no protege aisladamente el grfico y el elemento denominativo, sino ambosa la par.En ocasiones sucede que determinados fonemas o combinaciones de los mismosno pueden ser protegidos como tales, sino por la especial grafa que adoptan,(constituyendo marcas grficas o mixtas), protegindose con el registro la grafa detal palabra y no el vocablo como tal.


4. Tridimensionales

145 Existe la posibilidad de registrar marcas de carcter tridimensional, siempre y cuan-do la forma que se pretenda registrar tenga fuerza distintiva y no incurra en la pro-hibicin de registro impuesta por la LM art.5.e.La prohibicin de registro a la que nos referimos impide el acceso registral a las for-mas tridimensionales que vienen impuestas por la naturaleza del producto a distin-guir, o que son necesarias para la obtencin de un resultado tcnico o dotan al pro-ducto, que pretenden distinguir, de un valor sustancial (n 270).Fuera de estas prohibiciones, un signo tridimensional puede constituir marca,siempre y cuando, cumpla el requisito de distintividad que es inherente a toda mar-ca.

5. Marcas no convencionales

150 En los ltimos aos han surgido una serie de signos cuya registrabilidad se recogeimplcita y explcitamente en la LM art.4.2.f, al disponer que la lista contenida en elcitado artculo es de tipo enunciativo. Por lo que al no ser numerus clausus, cual-quier signo capaz de distinguir productos y servicios de un empresario respecto delos productos y servicios de otros empresarios puede constituir un derecho de mar-ca, aunque no se encuentre incluido dentro de la citada lista.Dentro del mbito de las marcas no convencionales podemos encuadrar a lossiguientes tipos de marcas: olfativas; sonoras; los colores per se; hologramas; marcas tctiles; y gustativas.

B. Proteccin que se obtiene del registro155 Toda solicitud de registro de marca ha de indicar qu productos o servicios se pre-

tenden distinguir en el mercado con la misma. Es decir, en la solicitud del derechode marca se ha de incluir el signo que se pretende proteger y los productos y/o ser-vicios que se pretenden distinguir con ese determinado signo.Con el nico fin de organizar y agilizar la prctica administrativa en el registro demarcas, se firm el Arreglo de Niza de 1957, Tratado que es administrado por laOMPI, y que consiste en clasificar en 45 nomencltores los productos y servicios quese van a distinguir con la marca.Por lo tanto, tomando como base lo anteriormente dicho podemos establecer queexisten marcas de producto y marcas de servicio.Las marcas de producto son aquellas que pretenden distinguir en el trfico econ-mico cualquier tipo de producto, que estn contenidos en los nomencltores 1 a34.Las marcas de servicio son las que distinguen los diferentes servicios que ofrecen losempresarios, contenindose los servicios a distinguir entre los nomencltores 35 a45 del Arreglo de Niza de 1957.


C. Conocimiento por el pblico(LM art.8)

160Se reconoce dos tipologas cualificadas de marca, debido al amplio conocimientode las mismas por el pblico. Son, en concreto, las marcas notorias y renombradas,cuyo mbito de proteccin es superior al de las marcas que no ostentan tal estatus.

162Marca notoria Es aquella que tiene una amplia difusin, entendindose que esconocida por todos los consumidores del sector al que se destinan los concretosproductos o servicios (p.e., la marca Francis Lefebvre, para los profesionales delderecho). Y en virtud de ste grado de conocimiento por el pblico consumidor sele otorga una proteccin mayor que a las marcas normales (ver ms ampliamenten 910 s.), rompindose en parte el principio de especialidad, pues no se puedenregistrar ni utilizar marcas para productos y servicios que se encuentran en el mbi-to comercial de la marca notoria.En consecuencia, cuanto mayor es el grado de conocimiento de la marca por losconsumidores, ms amplio es el grado de proteccin otorgado por la Ley.

163Marca renombrada Es aquella que goza de un conocimiento generalizado entodo el pblico consumidor, estando dotada, en determinadas ocasiones, de repu-tacin y prestigio, por ejemplo (Marca Nacional n 1795505). Y por talgrado de conocimiento por parte de los consumidores, hace quebrar totalmente elprincipio de especialidad, siendo imposible el acceso al registro de marcas de ter-ceros que sean idnticas o similares, por dispares que sean los productos que sepretenden proteger. Dicho de otro modo, aunque el titular de la marca renombradaslo haya realizado un registro para un nomencltor, por la amplia difusin que hatenido el signo en el mercado ste goza de un blindaje especial respecto de tercerosque pretenden utilizar o registrar signos idnticos o similares por diferentes quesean los productos o servicios a los que se pretenda aplicar el signo, pues constitu-ye riesgo de confusin, suponiendo infraccin de marca en caso de que se utilizaseen el trfico econmico (LM art.34) o un impedimento al registro pretendido portercero (LM art.8).

PRECISIONES Lo anterior tiene su razn de ser en que si un tercero, distinto del titular de la mar-ca, utilizase COCACOLA para distinguir servicios financieros o ropa, cualquier consumidor aso-ciara el origen empresarial del ltimo al del primero, cuando en realidad no guardaran relacinalguna.

D. Otros tipos de marcas165Adems de los tipos de marcas anteriores, pueden citarse otras clases de marcas.

As, junto con las marcas individuales, se prev la existencia de marcas colectivas yde garanta, cuya titularidad y uso estn disociados (n 950 s.).

166Marcas de garanta (LM art.62) Son signos que certifican unos niveles mnimos decalidad y unas caractersticas comunes de los productos o servicios que ofrecen laspersonas que usan dichas marcas. El titular es persona diferente a los usuarios de lamisma, teniendo que autorizar y controlar el uso.

167Marca colectiva (LM art.68) Es aquella utilizada por asociaciones de empresariospara distinguir sus productos o servicios de aquellos que no pertenecen a la citada


asociacin, siendo sta la titular de la marca que tiene como funcin indicar la pro-cedencia empresarial del colectivo.

168 Marcas blancas o de distribuidor Son aquellas generalmente utilizadas porlas grandes superficies que se aplican a una amplia gama de productos vendidosexclusivamente en ese establecimiento o en otro de la misma cadena. Normalmen-te son productos elaborados por empresas de prestigio, que complementan su acti-vidad mediante la fabricacin de productos distinguidos con marcas de las citadasgrandes superficies. Tal forma de comercializacin, supone una importante reduc-cin en los costes para las comercializadoras de tales productos, ya que se eliminala inversin en plantas de produccin, siendo los canales de distribucin y, laestructura y estrategia promocional la misma que figura implantada.As, se consiguen poner a la venta productos de buena calidad a precios bastantems bajos: por ejemplo, la marca N 2006996 HACENDADO, para productos de cla-se 32 cervezas y bebidas no alcohlicas, perteneciente a los supermercados Mer-cadona, SA; o la marca N 0924275 EROSKI para distinguir productos de clase 33bebidas alcohlicas excepto cervezas, perteneciente a Eroski Sociedad Coope-rativa.

169 Marca de reserva Es aquella que se registra para usarse en un futuro. No seprev un uso inmediato, pero para evitar que terceros puedan registrarlas o usarlascon motivos tanto legtimos como ilegtimos.Este tipo de prcticas son muy habituales en joint ventures, tratos preliminares deposibles fusiones o escisiones, posibles incursiones en el mercado de empresasextranjeras o UTE.Evidentemente el uso de la marca no puede permanecer inactiva indefinidamente,pues pasados cinco aos de no uso de la marca el titular se arriesga a que cual-quier tercero pueda instar la caducidad de la marca (LM art.39, 55.1.e y 58). Ver n700 y n 800 s.

170 Marca de defensa En ocasiones los empresarios registran marcas para la mayo-ra de los nomencltores, aunque el uso que vayan a hacer de la marca tenga unmbito ms restringido. Dichos registros son denominadas marcas de defensa. Lafinalidad de efectuar registros para marcas que no se pretenden usar, consiste enimpedir el registro por terceros de marcas similares o idnticas que vengan a prote-ger productos o servicios muy diferentes a los que en realidad se pretenden utilizar.Dotndole, al menos durante cinco aos (LM art.39, 55 y 58), de un halo de unici-dad en el mercado a la espera de que la marca que efectivamente usan goce denotoriedad o renombre.El peligro que corren este tipo de marcas es que puedan ser declaradas caducadaspor falta de uso, en el supuesto de no ser usadas durante cinco aos (n 800 s.).


II. Adquisicin del derecho sobre la marca(LM art.2.1)

175

176El derecho de marca se adquiere por el registro vlidamente efectuado, constitu-yendo el Sistema de Registro el elemento rector para el nacimiento de una marca.El Registro de la Propiedad Industrial es constitutivo, haciendo emanar del vlidoregistro un derecho de uso en exclusiva sobre un determinado signo que es aplica-do a unos determinados productos o servicios. Ver n 112.Con el registro del signo no slo nace el derecho de marca, sino toda una suerte dederechos accesorios como son las diferentes acciones de infraccin.

PRECISIONES La razn principal por la que el legislador concentra en las autoridades pblicas la

concesin del derecho de marca, radica en la necesidad de establecer un control y un orden

de los signos sobre los que se otorga el monopolio, consiguiendo de este modo mayor segu-

ridad jurdica, ya que el principio fundamental que informa al sistema de registro es prior in

tempore potior in iure (o lo que se ha venido a llamar en derecho anglo-americano, sistemafirst to file first to be served), otorgando a aquel que primero acceda al registro mediante soli-

citud de marca mejor derecho que aquellos que lo hagan con posterioridad.

A. Excepciones al principio de registro180A pesar de que el requisito general para el nacimiento del derecho de marca es el

vlido registro, la LM atempera el carcter constitutivo del Registro de PropiedadIndustrial introduciendo el principio de buena fe, en virtud del cual, cuando la mar-ca ha sido solicitada de mala fe la misma es nula.Con base a lo anteriormente dicho, la ley prev un supuesto genrico y dos espec-ficos en virtud de los cuales se hace decaer el registro efectuado de mala fe.

1. Fraude de los derechos de tercero(LM art.2.2 y 51.1.b)

185La LM sienta como principio rector del sistema marcario la buena fe, interpretadatanto en sentido subjetivo (CC art.433), como en sentido objetivo (CC art.7); esdecir, como estndar tico de conducta.La mala fe ha de existir al momento de formular la solicitud la marca, pues si essobrevenida no se encuadra dentro del supuesto contemplado. Y en el supuesto deser alegada por tercero, ste ltimo soporta la carga de la prueba, ya que la buenafe se presume, correspondiendo probar los hechos a aquel que los propone (LECart.217; CC art.434).

SUMARIO

A. Excepciones al principio de registro . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 180

1. Fraude a los derechos de tercero . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . 185

2. Supuestos especficos de registros de mala fe . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . 190

B. Accin reivindicatoria . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 200


Incluimos dentro del presente epgrafe la mala fe, pues el legislador en el antepro-yecto de la vigente Ley de Marcas lo inclua dentro del actual LM art.2.2, tenindoseque entender que todo registro en fraude de derechos de un tercero o violando unaobligacin legal o contractual, supone un registro de mala fe. Es decir, en el caso enque los presupuestos, para ejercitar una accin reivindicatoria, el solicitante de lamarca habr actuado necesariamente de mala fe.En concreto, se repudia del registro todos aquellos signos que se han registrado enfraude de los derechos de un tercero o con motivo de la violacin de una obliga-cin legal o contractual mediante una accin reivindicatoria impropia. Asimismo,se establece la posibilidad de anular cualquier registro efectuado de mala fe. Ver n755 s.).As, cuando existe un tercero que ha sido defraudado por el registro de marca queotro ha realizado, el legtimo titular dispone de una accin reivindicatoria impropiapara que la realidad registral sea veraz conforme a los parmetros de justicia mate-rial.

2. Supuestos especficos de registros de mala fe

190 Dentro de los supuestos especficos, previstos en la LM, de registro de marcas demala fe o en fraude de derechos ajenos, se encuentran los registros de: marca notoriamente conocida; y el realizado por el agente o representante (n 195).

192 Marca notoriamente conocida no registrada (LM art.6.2.d; CUP art.6 bis) Quienostenta un signo que es notoriamente conocido en Espaa, tiene un derecho deexclusiva sobre el mismo, a pesar, de que no se haya registrado tal signo.En concreto, en virtud del Convenio de la Unin de Pars, se establece que, siemprey cuando alguien utilice un signo para identificar sus productos o actividad, y frutodel amplio uso que se haga del mismo, los consumidores identifiquen el mismo conun determinado origen empresarial, los pases se comprometen a proteger a lossbditos de los dems Estados, que hayan usado un signo en estas condiciones sinhaber registrado el mismo.Para estimar la notoriedad de una marca, hemos de atender a si el pblico relevanteal que se destinan los productos o servicios concretos la reconoce como propie-dad de la citada empresa. Es decir, el legislador en ste supuesto reconoce dere-chos a quien no ha registrado una marca (ya sean nacionales o extranjeros) peroha hecho, de manera directa o indirecta, un uso profuso de la misma, haciendoque el pblico consumidor identifique el origen empresarial, cumplindose as lafuncin esencial de la marca.

193 Las concretas facultades que se le otorgan al titular del signo no registrado son lassiguientes:a) Puede oponerse a la concesin de una marca solicitada idntica o semejante quepretende identificar productos o servicios idnticos o similares (LM art.6). El legis-lador concede un trato diferente en comparacin con los titulares de marcas noto-rias o renombradas registradas, pues el mbito de proteccin es menor al no que-brarse el principio de especialidad.b) Puede ejercitar las preceptivas acciones de cesacin, en caso de que un terceroest utilizando un signo idntico o semejante, para productos idnticos o similares(LM art.34). Ver n 485.


c) Puede instar la nulidad de cualquier signo que se haya registrado, siempre ycuando el signo usado, en virtud del cual se solicita la nulidad, fuese notorio almomento de solicitar la marca que se pretende anular (LM art.52).

195Marca registrada por agente o representante (LM art.10) Se dota de accionesal titular de una marca en otro estado miembro del Convenio de la Unin de Pars ode la Organizacin Mundial del Comercio, que habindose valido de un agente ocualquier otro representante legal para comercializar sus productos en Espaa y/opara registrar la marca en nombre del principal, se encuentra con que el agente haregistrado la marca en su propio nombre.Se pretende corregir la actuacin potencialmente maliciosa del mandatario, que haregistrado la marca en su propio nombre en lugar de en nombre del mandante (inaliena nomine), no permitiendo al verus dominus de la marca comercializar, portanto, sus productos en nuestro mercado con el signo distintivo que vena hacin-dolo pues, el titular real y el jurdico no concuerdan.La relacin jurdica con el agente o representante se ha de interpretar en un sentidoamplio; es decir, el sujeto defraudador ha de ser cualquier tipo de agente, represen-tante conforme a cualquier tipo de contrato de comercializacin de productos aje-nos, no tenindose que restringir nicamente al mbito de los contratos de agenciafirmados al amparo de la L 12/1992, que regula el rgimen jurdico del contrato deagencia.

196Los requisitos que se han de cumplir para que se produzca este supuesto son:a) Que se trate del titular de una marca, registrada en un pas miembro del Conve-nio de la Unin de Pars o de la Organizacin Mundial del Comercio.b) Que el registro de la marca en Espaa se haya realizado a nombre del agente orepresentante sin consentimiento del titular en el extranjero.c) Que el agente no tenga causa justificativa. En determinados supuestos, la actua-cin del agente puede estar justificada (p.e., cuando la legislacin exija comerciali-zacin del producto bajo una marca registrada).Si no se cumplen los requisitos anteriores, el supuesto puede ser encuadrado en lodispuesto en la LM art.2 o en los supuestos de nulidad de marca (LM art.50).

197Supuestos excluidos Si el mandante no tiene la marca registrada en el extran-jero, al supuesto no le es aplicable la LM art.10, aunque s el LM art.2.2.Ntese que el caso puede ser muy habitual, habida cuenta que, en pases comoEEUU e Inglaterra, el derecho de marca tambin se puede adquirir por el uso de lamisma.Otro evento posible, es aquel en el que el agente registra la marca con consentimien-to del titular extranjero en el marco de una relacin contractual con el fin de facili-tar la defensa de la marca, otorgndole al agente la facultad de defender la marcaen el territorio nacional. De tal relacin, por tanto, se desprende que finalizada larelacin contractual, la marca debe volver al patrimonio del titular que consinti elregistro. En el supuesto de que la devolucin de la marca no fuese pacfica, por nohaberse estipulado en contrato, no cabe aplicar las acciones previstas en la LMart.2 y 10, pero si las respectivas de enriquecimiento injusto o infraccin contrac-tual.

198Facultades otorgadas al verus dominus (LM art.10) El perjudicado del regis-tro realizado por un agente, est facultado para elegir la va ms adecuada para ladefensa de su marca. As, puede ejercitar las respectivas acciones de nulidad, reivin-dicatoria o de cesacin.Tambin puede oponerse al registro efectuado por el agente.


B. Accin reivindicatoria200 La accin reivindicatoria es ejercitable en el supuesto genrico de registro efectua-

do en fraude de los derechos de un tercero (n 185) y en el especfico de marcaregistrada por un agente (n 195).La accin otorgada al perjudicado, consiste en una accin reivindicatoria impropia.Se denomina as, porque el sistema registral constitutivo impuesto por el legisladorhace titular al que registr y no al defraudado. Por consiguiente, aquel que carecede titularidad no puede reivindicar nada, siendo la accin reivindicatoria previstauna aplicacin analgica de la misma, y por tanto impropia.Adems, mediante la accin reivindicatoria impropia, el titular extra-registral obtie-ne la propiedad del registro de la marca. Ello implica que se subroga en los dere-chos y obligaciones que han podido surgir durante la vigencia de la misma, siem-pre y cuando no consistan en licencias o cualquier otro derecho otorgado a terce-ros (LM art.2.3). Por ejemplo, el nuevo titular se subroga en la posicin del antiguotitular, en todos aquellos pleitos que estn todava en curso, bien como partedemandante, bien como parte demandada.

201 Plazo (LM art.2.2) La accin reivindicatoria se puede ejercitar:a) Desde que se formula la solicitud y durante todo el periodo que dure el procedi-miento de registro.b) Durante los cinco aos siguientes a la publicacin de concesin de la respectivamarca.c) Durante los cinco aos posteriores al comienzo de uso real y efectivo de la mar-ca, conforme a lo dispuesto en la LM art.39, toda vez que la misma hubiese sido yaregistrada. Se entiende que constituye uso real y efectivo, aquel que no se realizacon carcter testimonial (n 715 s.).Los plazos anteriormente citados se entiende que son de prescripcin y no de cadu-cidad.

202 Efectos (LM art.2.3) Si la accin reivindicatoria se interpone en el nterin del procesode concesin de la marca, el Tribunal que conoce sobre la estimacin o no de lacitada accin ha de notificar a la OEPM, pudiendo en su caso suspender el procesode concesin de la marca.En el caso, en que no decrete la suspensin del procedimiento de concesin, la Ofi-cina, a su propia discrecin puede suspender el procedimiento de concesin (LMart.26.b).Sin embargo, puede suceder que ni el Tribunal competente, ni la Oficina estimen lasuspensin del procedimiento de concesin, quedando la opcin de solicitar ano-tacin preventiva de la existencia de un procedimiento judicial con base en unaaccin reivindicatoria.Por otro lado, si la accin reivindicatoria prospera, el efecto inmediato consiste enel cambio de titularidad registral teniendo, consecuentemente, como efecto media-to la cancelacin de todos los derechos que se hubiesen concedido como conse-cuencia del registro en fraude de los derechos de un tercero, cancelndose, portanto, toda licencia concedida o transmisin del derecho que en su da se inscribi(nemo dat quod non habet).Sin embargo, el legislador, no deja desprovistos de armas a aquellos que contrata-ron con el titular defraudador, pues les concede el derecho a reclamar contra elmismo la eviccin por los derechos que en su da les cedi.

Dossier Marcas y Nombres de Dominio(10)[1]

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