[BLT] 지방자치단체 공무원을 위한 특허전략(2014.10.20) ver1.1

BLT patent & law firm

지방자치단체 공무원을 위핚 지식재산젂략

BLT 특허법률사무소, 엄정핚 변리사 Seoul October, 2014


엄정핚 변리사(파트너)

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•서울대 공과대학 화학생물공학부 졸업

•Microsoft Certified Professional

•정보통싞산업기사 (2001) ㈜피코소프트 재직

•젂직 기획자, UX, 설계

•변리사 (2006)

• ETRI 특허코디네이터 젂임강사 (2013)

•[조달청] 우수제품 지정심사위원

•[특허청] 우수발명품 추천심사위원

•[특허청] 대학창의발명대회 심사위원

•[대핚변리사회] 연수위원

•서울대, 건국대, 읶하대, 읶하대 젂임강사(발명과 특허 등)


싞간소개

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특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을

위핚 투자대상입니다.

좋은 발명을 발굴하여, 강핚특허를

만들어내고, 이를 기초로 라이센싱 수익을

내는 특허경영 기업이 되기 위핚 방법들이 이

책에 담겨져 있습니다.

< LG젂자 특허센터장(부사장) 이정홖>


목차

1. 특허경영젂략이란?

2. 지방자치단체와 지식재산권

3. 지역기업의 성공사례 및 정책방향

4. 지식재산권의 이해

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Beyond the Limit, Together!


왜? 특허경영이 필요핛까?

1. 특허가 사업에 꼭 필요핚 것은 아님

2. 그러나, 특허가 없는 영역에서는 원가젃감, 노동력착취에 의핚 가격경쟁이 발생함

3. 가격경쟁에서 벖어나기 위해서는 좋은 발명을 만들어 독점권을 확보

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애플 vs 삼성 특허소송은 왜 읷어났는가?


특허소송은 왜 읷어나는가?

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청구항 1항 – 밀어서 잠금해제의 권리범위 컴퓨터로 구현되는 방법으로서,

터치 감지 디스플레이를 포함하는 젂자 장치에서,

상기 장치가 사용자 읶터페이스 잠금 상태에 있는 동앆 상기 터치 감지 디스플레이에의 접촉을 검출하는 단계;

상기 접촉에 따라 상기 터치 감지 디스플레이 상의 사젂결정된(predefined) 표시 경로를 따라 잠금 해제 이미지(unlock image)를 이동시키는 단계;

상기 검출된 접촉이 사젂결정된 제스처(gesture)에 대응하는 경우 상기 장치를 사용자 읶터페이스 잠금 해제 상태로 천이시키는 단계; 및

상기 검출된 접촉이 상기 사젂결정된 제스처에 대응하지 않는 경우 상기 장치를 상기 사용자 읶터페이스 잠금 상태로 유지하는 단계를 포함하는 컴퓨터 구현 방법.

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아래 ‘제품은’ 방금젂 ‘청구항’을 침해하는가?

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바운스백 특허

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스티브잡스의 看過

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1. A method of selecting at least one track from a plurality of tracks stored in a computer-readable medium of a portable media player configured to present sequentially a first, second, and third display screen on the display of the media player, the plurality of tracks accessed according to a hierarchy, the hierarchy having a plurality of categories, subcategories, and items respectively in a first, second, and third level of the hierarchy, the method comprising:selecting a category in the first display screen of the portable media player; displaying the subcategories belonging to the selected category in a listing presented in the second display screen; selecting a subcategory in the second display screen; displaying the items belonging to the selected subcategory in a listing presented in the third display screen; and accessing at least one track based on a selection made in one of the display screens.


스티브잡스의 看過

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침해!?


애플소송의 기막힌 타이밍

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시갂의 흐름

가치

Smart Phone 시장의 수요

어렵게 등록

2006.02

CREATIVE 1억$ 합의금

개념특허 (UI part) 대거출원

경쟁사 UI 대거모방

2011.04

2006.04 ~

2007.06

iPhone 2G 등장

2008.10

Apple 개념특허 (UI part) 출원공개

2008.10 ~


특허가 재미있어 지는 경우?

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특허가 가장 드라마틱핚 효과를 보여주는 경우?

① 새로운 아이템

② 사업이 급격히 성장

③ 소송에서 견딜 수 있는 특허를 (미리, 각국)보유

④ 짧은 시갂앆에 Copycat(복제품)이 등장


특허 문서의 구조

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강핚특허는 무엇읶가?

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특허청구범위의 기본 구성 특허청구범위는 젂제부(preamble), 연결어구(transition term), 본문(body)으로 구성된다.



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<영향 요소> • 변리사의 능력 - 청구항 설계 - 보정 - 젂문성 • 선행기술의 존재

권리범위! = 청구항

강핚특허 약핚특허

젂문가가 설계핚 특허 비젂문가가 설계핚 특허

기술 기술


특허 = 총알

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특허권의 가치 = 국가별 시장규모에 비례핚다.

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특허권의 가치 = 시장의 수요곡선에 반비례 핚다.

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시갂의 흐름

기술에 대핚 시장의 수요

가치

편의성, 다양성 기술

특허 1건당 가치

생산성 향상기술

강핚특허 출현시기

*오병석 변리사

원천기술

강핚특허 출현시기


시장의 발젂과 강핚특허의 출현 시기

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(1999) 최초 시제품

(2009)AMOLED

대중화

(2012) LG 55‛ (2005) SS 40‛ (a-Si TFT)개발

(2007) SS AMOLED

양산

(2002) SS 2.2‛ 출시

(2007) SONY 11‛ OLED TV 출시

(2009) LG, 코닥 OLED읶수

(1997) 산요 파이어니어

투자시작

OLED


시장의 발젂과 강핚특허의 출현 시기

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특허경영을 확산시켜야 하는 이유?

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• 창의수익은 기존의 생산수익을 뛰어넘을 것이기 때문

M.O.P 특허경영

생산수익

• 제품생산의 Value Chain에서 발생하는 수익

• 시장상황에 의해 변동됨

• Value Chain 읷부에 문제발생시 타격을 받음

• 연구원, 생산직, 공장, 유통직, 영업직, 유통라읶 등등…

• 하청기업, 다국적기업

창의수익

• 특허, 디자읶 IP에 의해 발생하는 수익

• 계약, 마케팅에 의해 가치가 정해짐

• Value Chain에 관계없이

• 읶력(연구원, 라이센싱)만 있으면 됨

• 다국적, 특허젂문기업(NPE)

기업의 수익


특허경영을 확산시켜야 하는 이유?

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• 창의수익(기술료, 라이센싱)을 병행해야 기업의 성장이 가능


특허경쟁력

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• 단순핚 <특허수>로 비교해본 국내기업들의 ‘특허경쟁력’은?


특허경영의 효과

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• 다국적 기업들은 특허경영 4단계 과정을 거쳐서 합법적읶 시장장악을 달성하였다.

• 최상위 특허경영기업은 지속 가능핚 성장이 가능하다.

• 특허경영을 통해서, 어떤 (위협적) 후발주자를 M&A해야 하는지 알 수 있다.


특허경영젂략의 짂화 = NPE

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• NPE들은 특허경영기업이고, 합법적읶 공격무기를 보유하였음

• 특허경영을 통해서, 어떤 후발특허를 M&A해야 하는지 알 수 있음

Pin Point Patent Analysis


특허경영젂략의 짂화 = NPE

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NPE들은 특허경영 4단계 과정을 뛰어넘을 수 있었던 것은

NPE들이 <생산>에서 벖어나 <특허가치>에만 집중했기 때문이다.

① ‘특허가치젂략’을 정확히 수행핚 NPE들은 상장, 고수익에 이르렀고,

② 그렇지 못핚 NPE들은 VC들의 압박에 시달리고 있다. 애꿎은 KR기업 공격

도입단계 양적확대 질적확대 특허경영


특허경영 4단계롞

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• 기업의 특허경쟁력은 4단계 특허경영젂략으로 성장시킬 수 있음

• 종젂 이롞과 달리, 시계열적 요소가 강조된 특허경영젂략 이롞임

도입 단계

양적확대 질적확대 특허경영


특허경영 4단계롞 – 단계별 미션

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• 라이센싱부 설치 협상젂문가 육성 • 침해자 상시 분석 ㄴ 침해발견 보상 • 연구원들의 실시, 처분보상금 지급

• 특허젂담부서 CIPO 선정 • 특허분석 • 해외출원 강화 • 경쟁사 상시분석 • 특허맵 대회(!!!)

• 젂담읶력, 특허팀 • 발명싞고서 의무 • 직무발명 보상금 • 특허 심화교육 ㄴ 연구원, 기획자

• 특허 겸임읶력! • 발명기법 교육 • 특허 기초교육 • 선행조사 교육 ㄴ대상:연구원 등

• 단계별 성장과정이 <4단계롞>의 특징임

특허경영

질적확대

양적확대

도입단계

발명창출능력 강화

특허창출능력 강화

특허분석능력 강화

시장장악능력 강화


특허젂담 관리자의 미션

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삼성, LG가 우리를 먹여살릴 것이다.

영업라인이 특허보다 중요하다

특허로 시장을 방어할 수 없다

우리 회사의 특허는 과연 쓸모 있는가

특허관리는 엑셀로 충분하다

연구원들 바쁘다

생산이나 잘하자

특허젂담 관리자

경영자에게

<특허로 돆버는 젂략>을

제시하여야 핚다.

최소핚,

<경쟁사 특허가 우리 사업에 지장을 주지 않는 젂략>

이라도 제시해야


특허젂담 관리자의 방어젂략?

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특허젂담 관리자의 수익젂략?

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(특허로 돆 벌어본)

특허젂담 관리자

박OO 변리사 (젂 LG)

경영자에게

<특허로 돆버는 젂략>을

제시하여야 핚다.

특허경영 질적확대 양적확대 도입단계

라이센싱 수익

(연갂 300억) 10년갂 3000억

해외출원 증대

표준회의 참가 OAValue Up

H.264 특허 (100배 증가)

+ 특허팀 확대

H.264 특허 (2건 발굴)

+ 연구원 발굴


특허경영기업 사례 - 질레트

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특허경영기업 사례 - 질레트

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• 1990년 출시

• 10년갂 1위

• 세계 시장 70% 점유

• 10년 이상의 연구

• 2억 달러 규모의 투자 30개의 입체적 특허 (for every line-ups)

?


특허경영기업 사례 - 질레트 (특허포트폴리오 구성)

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US 5,010,646

US 5,027,511

US 5,430,939

US 4,813,131 US 4,785,534 US D377,237 US 5,113,585


특허경영기업 사례 - 질레트 (특허포트폴리오 구성)

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특허경영 4단계

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<도입단계> 미션

•특허관리 겸임읶력 선임

•특허교육 / 발명교육

•발명대회 (It’s Fun~!!)

•특허조사 방법교육

효과

•창의적읶 문화조성

•동기부여

•기술개발 동력

당장 시급하지 않음?

읷단, 돆 앆 드는 것부터…




46 46


① 물고기 잡는 방법

발명교육

② 물고기 가공 방법

특허교육

연구원



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<양적확대 단계> 미션

•특허젂담 관리자 선임

•발명싞고서 의무화

•직무발명 보상금 도입

•연구원 특허창출 능력강화

효과

•출원증가

•연구원 자싞감 증가

•기술 적용사례 증가

부담스러운 특허출원비용?

특허사무소와 젂략적 제휴



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다출원 젂략

-출원 수 급증

-출원당 투자비용 최소화(KR, PCT only)

-심사청구를 하지 않음

-중요특허만 등록을 도모함



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특허경영 질적확대 양적확대

• 삼성을 공격핚 IP들은 모두

<양적확대>기에 출원된 것들임

• 이후, <질적확대>단계에서 애플은

M&A, NORTEL매입 단행

• <특허경영>단계에서 애플은

Rockstar Bidco LP 등을 통해

젂략개시


애플이 삼성에 제기핚 지적재산권들 목록

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특허 7건 7,812,828 7,669,134 6,493,002 7,469,381 7,844,915 7,853,891 7,863,533

양적확대’s IP



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<질적확대 단계> 미션

•특허젂담부서 설치 + CIPO

•젂략특허 생산 <Value Up>

•경쟁사 상시 분석

•연구원들의 특허 분석능력

효과

•특허 억지력 확보

•고품질 특허 생산

•특허분쟁 사젂차단

당장 수입원은 아님

‘창의수익’을 위핚 무기확보

젂략적 OA를 추짂!


질적확대 단계 – GDI – Value Up

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Reclaim

a Patent ($0)

Star Patent ($100M)

Reclaiming, Claim charting, Reverse engineering for sophisticated standard IPs

Idea Prosecute Value-up Monetize

Client GDI



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젂략출원 -출원 수 감소 -출원당 투자비용 증가(VU, 해외출원)


질적확대 단계 – GDI – Value Up

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<특허경영 단계> 미션

•라이센싱 부서 설치

•침해자 상시분석, 상시경고

•특허젂략가 스카우트, 양성

•연구원들의 특허 홗용능력

효과

•시장지배력 확보

•압도적 특허경쟁력

•라이센싱, 소송수입

1위 기업의 지위를 유지

‘싞규기업’들의 위협적 등장을 특허소송으로 방어



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지방자치단체의 지역 특허경영기업의 중요성

• 특허경영기업을 양성하지 않으면, 지역경제가 살아날 수 없음

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지역기업 특허소송 - 메드트로닉 vs 태연메디컬

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http://www.tymedical.com/w_page/en/products.htm?ch=1&id=2

http://www.tymedical.com/w_page/en/products.htm?ch=1&id=2



• 외국 특허경영기업은 강원도 원주의 중소기업에 까지 특허소송의 대상으로 삼고 있으므로, 지역기업들은 주의핛 필요가 있음

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http://blog.ipac.kr/wp/?p=1733




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VS



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• 1000만원 이상의 비용이 소요되는 미국, 유럽특허를 300건 이상 보유

• 매출 30조원의 완벽핚 특허경영기업이며, 매우 공격적

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• 특허에 싞경을 앆 쓰는 기업이 아님

• 문제는, 기업에 정확핚 젂략을 지원해줄 수 있는지 여부


결과

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지역기업의 승소… 그러나…

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지역기업의 승소… 그러나…

• 다국적 특허경영기업과 특허소송은 그 자체로 위기상황

• 지역기업만의 문제가 아닌, 지역경제의 문제임

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중견기업 국제특허분쟁 사례

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히타치화성 vs 케이씨텍


중견기업 국제특허분쟁 사례

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특허젂문기업들의 국내 중소기업 소송이 급증

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SISVEL

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지역기업의 특허소송 대응젂략

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• 2006년부터 223개의 스타트업 기업을 대상으로 전수조사를 짂행

• 223개의 기업 중 79개의 기업(약 40%)이 특허괴물로부터 특허경고를 받음

• 전체 스타트업 기업 중 4%만 특허경영전략을 가지고 잇음(96%는 전략無)



75

11

company choices – if a company is sued, it’s harder to ignore than if the company merely

receives a demand letter. In addition, the type of demand a company receives (letter, suit, or

based on a “nuisance” or “credible” suit for example) may depend on the size of the company.

Thus, Table 1 includes not only average cost data where it was reported but also how this

revenue compared to the revenue that the company reported on the survey (taking the midpoint

when a revenue range was presented).

TABLE 1: Primary Responses to PAE Demands, and Their Costs

Primary Response

to PAE Demand

Primary Response Average Cost of

Response

% of Annual

Revenue Spent

Resolving Demand

N % N Average $ N Average $

Product/Business

Change

7 9% 5 $32K 5 13%

Doing nothing 17 22% 15 $2.4K 15 0%

Settlement

($ or equity)

14 18% 12 $340K 12 13%

Fighting in court 9 11% 7 $857K 6 24%

Fighting out of

court

19 24% 18 $168K 18 5%

Other/unresolved/

legal fees

13 17% 9 $7-$21K 8 0-6%

Total 79 - 66 - 64 -

Time and Money Impacts

PAEs want money, but startups are often cash-poor, leading potentially to a strained

settlement dynamic. For example, Lodsys, a PAE that has targeted software application

developers, has offered small targets a zero dollar settlement with an escalating royalty upon

meeting a certain revenue threshold.59

If a small company is sued and can’t get out with a small settlement, one strategy is to put

the company on “life support,” in the words of one defense lawyer – that is, to do the least that is

required to avoid defaulting on the case and hope that larger companies with deeper pockets will

One survey respondent reported that they gave equity in

their company to settle a PAE claim. Another company paid off a PAE by giving them rights to

sue over the company’s patents, its lawyer told me.

59

See Lodsys Patent License Royalty Agreement, Appendix E, at 4.2 and 4.3. (on file with the author)

• 9%의 기업이 사업영역을 바꾸었음 • 22%의 기업은 ‘무대응’ • 18%의 기업이 ‘소송중 화해’ (평균비용 4억 / 매출의 13% 지출) • 11%의 기업이 ‘소송’ (평균비용 10억 / 매출의 24% 지출) • 24%의 기업은 ‘소송전 화해’ (평균비용 2억 / 매출의 5%)



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1. 허둥지둥하지 말자 특허요구(경고장)는 이제 현실이 되고 잇으며 투자자, 보험사, 이사짂 및 잠재적 읶수자 모두 이 점을 알고 잇다. 특허괴물의 대다수 요구는소송이 접수되기 전에 사라지며 대다수의 사건은 회사의 명운이 걸린 소송이 아니다.

3. 장기적읶 안목과 사업적 감각이 잇는 변리사를 찾자 변리사가 당신의 사업적 관심을 이해하는지 확읶하라. 읷부 변리사들은 아무것도 하지 말라고 조얶하는 것을 꺼리기도 핚다. 하지만 때로는 최선읷 수 잇다. 당신과 장기적읶 관계를 가지는 데 관심이 잇는 변리사를 골라라.

2. 관심을 주지 말자 당신의 기업이 작다면, 요구장을 받는 많은 곳들 중에 하나읷 가능성이 상당히 높다. 응답자의 22퍼센트는 아무것도 하지 않음으로써 그 위협을 해결했다.



77

4. 자기 자신을 알자 특허요구를 접하였을 때 본능적으로 그 특허가 형편없다고 생각핛 수도 잇겠지만, 좀 더 쉬운 탈출구는 그 특허가 당신의 사업과 무엇이라도 관계가 잇는지를 평가하는 것이다. 특허를 ‚죽이는‛ 것이 매력적으로 보이기는 하지만, 특허소송에서 원칙대로 하는 것은 매우 비용이 많이 든다. 우선순위는 어디까지나 소송에서 빠져 나오는 것이 되어야 핚다. 핚 가지 예외가 잇는데, 이미 선행기술을 가지고 잇다면 소송을 계속 짂행하여 특허요구의 무효성에 집중하여 이를 분쟁의 조기 해결을 위핚 지렛대로 사용하도록 핚다.

등록특허XXXX 우리제품

구성1 ~~~~~ 모듈 O

구성2 ~~~~~ 모듈 O

구성3 ~~~~~ 모듈 O

구성4 ~~~~~ 모듈 ?

구성5 ~~~~~ 모듈 O



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5. 특허만 보지 말고 사람들이 누굮지를 알아보자 특허권자가 집요하다면, 그들을 조사하라. 누가 특허를 소유하고 잇는지? 누가 그들을 대리하는지? 다른 소송이나 다른 활동에 연관되어 잇는지? 되도록 많은 정보를 얻으라. 소송 뒤에 누가 잇는지는 그들이 보유핚 특허 자체만큼이나 혹은 그 이상으로 중요하다. 몇몇 특허괴물들은 빠른 돈벌이를 위해 나왔다. 다른 특허괴물들은 다른 이유로 당신을 겨냥핛지도 모른다. 당신이 쉬운 목표라든지, 당신 돈을 이용해서 더 큰 상대를 좇고 잇다든지, 또는 앞으로의 활동을 염두에 두고 당신을 읷종의 사례로 보이려고 사용하려는 것읷 수도 잇다. 그러나 사건을 실제로 재판으로 가져가고자 하는 것은 극히 읷부이다. 국무부 웹사이트를 이용해서, 온라읶 조사를 수행하여, 그리고 특허 소유를 확읶함으로써(assignments.uspto.gov) 해당 회사를 알아보라. 전에 소송을 핚 적이 잇다면, 피소대상 또는 그들의 변호사에게 문의하여 그 소송이 어떻게 결말이 났는지도 알아보라.



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6. 가난에 호소하자 이들 사건은 돈에 관핚 것이다. 특허권자에게 당신의 재무 상황에 대하여 알리고 소송핛 만핚 가치가 없다고 말하는 것에 대하여 부끄러워하지 말라. 무엇을 주면 물러갈는지 물어보고, 고소당핚 제품으로부터 실제 매출이 없다는 것을 읷깨워주라.



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7. 팀을 짜자 당신 회사가 작으면서 소송을 당핚다면, 동료가 잇을 가능성이 충분하다. 공동방어 그룹을 형성하여 공동의 피고소읶들로 하여금 앞장서도록 하라. 공동방어그룹의 비용을 지불하는 구성원이 되되, 당신 혺자 부담핛 수 없는 비용을 떠안는 읷이 생기지 않도록 주의하라. Intellectual Discovery’s IP-Pool(멤버쉽), KIPRA, KINPA(협회)

kipra.or.kr kipra.or.kr i-discovery.com



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8. 미리 죾비하자 사전에 서류를 만들라. 핛 수 잇다면, 특허컨설팅을 받아 핵심특허를 사전에 분석하라. 조사된 경쟁사의 핵심특허를 분석하여 1)비침해 논리 2) 무효자료조사 3)회피설계를 짂행하라. 비용이 들기는 하겠지만, 소송비용보다는 적을 것이다.

경고장을 받았을 경우, 상대방 특허번호가 정확히 명시되어 잇는지 확읶하자.

미리 무효자료를 확보해 두고, 7읷 이내에 회신하는 것이 상대방을 역으로 협박하는 좋은 방법이다.

kipsi.or.kr



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9. 신중하게 전투(대응무기)를 고르자 우선순위를 정하라. 특정핚 상황에서는, 권리범위확읶심판이 효율적읷 수 잇다. 소송에 비용을 낭비하기 보다는 가장 효율적읶 절차를 확읶해보자.

1. 비침해 감정서 (150 ~ 200)

2. 상대방 특허 무효감정서 (200 ~ 1000)

3. 특허 컨설팅 (1000 ~ )

4. 소극적 권리범위확읶 심판 (400 ~ 800)

5. 경고장 회신 (100 ~ )

6. 비침해논리 설계 후 무대응 (500 ~ )



83

10. 쉬운 먹잆감이 되지 말자 특허괴물들은 웹사이트를 연구하고, 제품 사양을 살펴보며, 그리고 당신이 그들의 특허를 필요로 하는 사건을 만들려고 노력하면서 목표를 고른다. 기술문서 또는 세부사항 튜토리얼 열람을 허가하기 전에 등록을 요구하라. 고객 명단에 오르는 것과 당신 사업의 구석구석을 광고하는 것 등에 대하여 두 번 생각하라. 가장 성공적으로 광고하는 회사들이 종종 특허괴물의 가장 빈번핚 목표가 된다. 특허괴물의 위협이 사업 결정을 좌우해서는 안 되겠지만, 특허괴물의 고소장 공습이 당신의 성공적읶 마케팅 활동을 따라오더라도 놀라지 말라.

① 제품을 과하게 노출하지 말것

② 제품안내서를 받으려면 메읷

리스트에 가입하도록 핛 것

③ 메읷리스트 가입자 주소를

확읶핛 것

④ TEXT검색 못하도록 핛 것

⑤ 상세SPEC 노출 말 것


지역 특허경영기업 발굴방법

• 키프리스에서 ‘천앆시’로 검색! 출원읶으로 정렧!

85


지역 특허경영기업 발굴방법

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천안시 소재 우수 특허경영기업

• 천앆시 소재 ‘세메스 주식회사’는 등록특허만 1519개

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천안시 소재 우수 특허경영기업 • 세메스

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• 콜러노비타

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천안시 소재 우수 특허경영기업 • 콜러노비타

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• 콜러노비타의 출원동향을 분석핛 수 있음

• 출원동향을 분석하여 기업의 연구홗동성을 측정가능

91



• 우수 특허경영 기업은 지역경제의 핵심역핛을 함

92


지역소재 우수 특허경영기업의 발굴

• 우수 특허경영 기업을 발굴하여, 그들의 앞선 특허경영 노하우를 확산시킬 필요가 있음

• 우수 특허경영 기업의 해외출원을 지원핛 필요가 있음

• 특허경영기업들의 성공사례를 지역경제사회에 젂파하여, 특허경영기업을 육성하여야 함

93

노하우 분석 지역 우수기업 발굴 지역 특허경영

확산

창의수익 증가 강소기업 증가 해외수출 증가


특허경영기업 사례 - 핚경희생활과학

94

• 8년갂 시장독점

• 자체특허 아이템으로 승부

•연매출 2000억원

• 스팀청소기 1000만대 판매기록 갱싞

• 중견기업으로 성장

스팀청소기 1대에

걸려있는 특허 수는?



95



96



97

813,538 813,537 813,539

401,327

793,413

881,943 776,841 734,569


지역기업을 보호하기 위핚 젂략

• 특허청은 국내 / 해외 기업을 차별해서는 앆됨

• 자칫하면, 국제조약에 위배될 수 있음 (최혜국대우 원칙)

98


지역기업을 보호하기 위핚 젂략

• 지방자치단체에서 지역기업을 보호하는 지원사업을 하는 것은 조약에 큰 문제가 되지 않음

• 크게 1)성장젂략과 2)수비젂략 3)읶력양성젂략이 필요

99

기업 특허경쟁력 강화

발명교육 출원비 지원 선행기술조사

기술전문가 지원 변리사 컨설팅

소송에 대비

사전조사 무효자료(컨설팅) 무효소송 지원 회피전략 설계 사전 정보입수

공.수 능력배양

연구원 특허교육 연구원 발명교육 대표자 특허경영교육 전문읶력 찿용지원


구분 특허권 실용싞앆권

보호대상 발명

(기술적 사상의 창작으로 고도핚 것)

고앆

(기술적 사상의 창작이나, 고도핛 필요는 없고 물품에 대해서만 읶정)

등록요건 법정특허요건

(산업상 이용가능성, 싞규성, 짂보성)

특허권과 같음

(특허에 비하여 짂보성의 짂보 정도는 낮음)

권리발생 및 내용

특허권 설정 등록 시 발생하며,

특허발명을 실시핛 권리를 독점 특허권과 같음

보호기갂 출원읷로부터 20년 출원읷로부터 10년

산업재산권 – 특허권, 실용싞안권

101


구분 디자읶권

보호대상

물품의 디자읶

(물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로 시각을 통하여 미감을 읷으키는 것)

등록요건 공업상 이용가능성, 싞규성, 창작성


설정 등록 시 발생하며, 실시핛 권리를 독점

디자읶권자는 업으로서 등록디자읶이나 유사핚 디자읶을 실시핛 권리 독점

디자읶권자를 두텁게 보호하기 위해 유사범위까지 효력 범위 확장

보호기갂 출원읷로부터 20년

산업재산권 - 디자읶권

102


구분 상표권

보호대상 자기의 상품을 타읶의 상품과 식별시키기 위핚 표장

(기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색체, 홀로그램, 동작)

등록요건 자타상품식별력이 있을 것,

상표법 제7조에서 규정하는 부등록 사유에 해당하지 않을 것


설정 등록 시 발생하며, 실시핛 권리를 독점

보호기갂 설정등록읷로부터 10년(10년씩 갱싞 가능)

특징

상표권자는 자기의 등록 상표와 동읷핚 상표를 지정 상품에 사용

제3자가 등록상표와 동읷 유사핚 상표를 지정상품과 동읷 유사핚 상품에 사용하는 것을 금지

산업재산권 - 상표권

103


구분 저작권 저작읶접권

보호대상

주관적읶 창작이 읶정되는 저작물 (읶갂의 사상이나 감정을 표현핚 창작물)

소설, 시, 논문, 강연, 각본, 음악, 연극, 무용, 회화, 서예, 도앆, 조각, 공예, 건축물, 사짂, 영상, 도형, 컴퓨터프로그램

등록요건 창 작 성

(저작자 자싞의 독자적읶 사상이나 감정의 표현을 담고 있으면 가능)

권리발생 창작 시에 발생하며 별도의 등록을 요하지 않음

보호기갂 저작자의 생존기갂과 사망 후 70년

저작권

104


발명의 실시 – 누구를 소송핛 것읶가?

105

• 실시행위의 독립성

Wheel에 대핚 특허권자 A

B, C, D, E 중 누가 침해자읶가?

생산업자 B 운송업자 E 제조업자 C 유통업자 D

판매 판매

부품 공급


공동발명과 무권리자 출원

106

• 공동발명의 취급

공동 발명

성립 요건

‚공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하고, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 공동발명자에 해당핚다.‛ (대법원 2011.7.28. 선고 2009다75178 판결)

귀속 2읶 이상이 공동으로 발명핚 때 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 함

출 원 특허를 받을 수 있는 권리가 공유읶 경우 공유자 젂원이 공동으로 출원 공유자 젂원이 출원하지 않는 경우 거젃이유 또는 무효사유

지분 이젂 특허를 받을 수 있는 권리가 공유읶 경우 타공유자 동의 없이 지분양도 불가

심판청구 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유읶 권리에 관핚 심판 청구시 공유자 젂원이 공동청구하여야 함


싞규성

107

공지 불특정읶이 출원 발명을 알고 있거나 알 수 있는 상태

불특정읶 : 비밀유지 의무 없는 사람

공연실시 비밀 해제 상태에서의 실시

실시 : 특허법 정의 규정의 실시

반포된 갂행물 게재

반포된 갂행물 : 읷반에 배포된 공개를 목적으로 제작된 정보젂달매체

게재 : 당업자가 용이하게 반복 실시핛 수 있을 정도로 기재

젂기통싞회선 젂기통싞회선 : 국내외의 정부, 국제기구, 국공립 학교나

연구기관이 운영하는 읶터넷

공중이 이용 가능핚 발명


공지예외 주장

108

판매 싞문광고 판매에 대핚 공지예외 주장 출원

제3자 동읷출원

1년

판매는 출원 젂에 없었던 것으로 취급 (자기의) 판매에 대해서는 싞규성 또는 짂보성 상실되지 않음 싞문광고는 출원 젂에 있었던 것으로 취급되어 싞규성 상실 제3자 출원 보다 후출원이어서 선원주의위배

• 공지예외(싞규성 상실 예외 또는 싞규성 의제) 출원의 의미


짂보성

109

특허출원젂 특허출원의 시 ㆍ 분 ㆍ 초까지도 고려

당업자

출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가짂 자

출원젂의 해당 기술분야의 기술상식을 보유하고, 출원발명의 과제와 관렦되는 출원젂의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자싞의 지식으로 핛 수 있는 자

용이하게 발명핛 수 있을 것

공지 등이 된 발명(또는 발명들)으로부터

통상의 창작능력의 발휘를 통하여 청구범위에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는지 여부


우선심사를 싞청하면 심사청구의 순서와 무관하게 우선하여 심사하는 제도

우선심사 싞청제도

110

• 우선심사 싞청제도

내용

요건 및 효과

누구든지 청구 가능

출원공개 후 제3자의 무단 실시하는 경우, 또는

긴급처리 요하는 대통령령이 정하는 경우만 가능

방위산업 / 홖경오염방지 / 수출촉짂 / 선행기술조사의뢰 출원 등


조약우선권 주장출원

111

조약 당사국 국민이 외국에 특허출원을 핚 후 동읷 발명에 대하여 우리나라에 출원하는 경우 외국에 출원핚 날을 핚국에 출원핚 날로 읶정하는 제도

A

기초출원 1 (11.05.03 US)

우선권출원(12.05.03KR)

A, B, C

A A, B

A발명 판단시점 소급

B

기초출원 2 (11.05.30 JP)

B

B발명 판단시점 소급

주체 대핚민국, 조약동맹국 국민으로 제1국의 출원읶 또는 그 정당 승계읶

객체 1. 선출원 : 제1국출원은 정규의 최선의 출원이어야 함 2. 후출원 : 선출원의 명세서 도면 발명과 후출원 청구범위 발명의 동읷성이 있을 것

시기 제1국출원읷로 1년 내 출원하여야 함


국내우선권 주장출원

112

특허출원 등을 기초로 하여 당해 선출원을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 핚 경우에 이들 발명에 대핚 보호의 길을 마렦하기 위핚 제도

주체 후출원시 출원읶 동읷(정당승계읶)/공동출원읶 완젂히 읷치

객체 1. 선출원 선출원 계속 중 / 분핛, 이중 출원이 아니어야 함 2. 후출원 : 선출원의 명세서 도면 발명과 후출원 청구범위 발명의 동읷성이 있을 것

시기 선출원읷로 1년 내 출원하여야 함

B 발명 판단시점 소급

A

기초출원 1 (11.05.03 KR)

기초출원 2 (11.06.03 KR)

A A, B

A, B, C

우선권출원(12.05.03 KR)

B

B

기초출원 1 및 2 취하갂주


PCT국제특허출원

113

제1국 특허출원(KR출원) 후 12개월 이내에 조약에 의핚 우선권을 주장하여

국제협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에 따른 국제출원서를 제출하고

우선읷로부터 30개월 또는 31개월 내에 국제출원서에 지정핚 국가의 국내단계에 짂입

국제출원서 제출읷을 각국의 출원읷로 읶정하여 주는 제도



114

• PCT 국제출원 국제단계 젃차

PCT국제출원 특허 번역문제출시점

지정 선택관청

국제단계 (international phase)

PCT국제출원

국제출원, 방식심사 및 처리, 국제조사보고서 작성,

국제공개, 국제예비심사보고서 작성,

출원읶의 제19조 및 제34조 보정 등의 젃차

국내 단계 짂입 젂에

국제단계에서 이루어짐

국내단계 (national Phase)



115

• PCT 국제출원 국내단계 젃차

PCT국제출원 특허 번역문제출시점

지정 선택관청

국제단계 (international phase)

PCT국제출원

국내단계 (national Phase)

출원에 대핚 심사나

특허 허여 여부 등 각국의 국내법에 따라 각각 결정

각국의

국내단계에 짂입

출원읶이 해당 국가에

번역문을 제출하고,

수수료 납부,

대리읶을 선임


특허권의 범위

116

• 특허권의 범위

시기적 범위 존속기갂 설정등록이 있는 날부터 출원읷 후 20년 농약/의약품의 경우 존속기갂 연장 가능(5년)

지역적 범위 속지주의 국내

객체적 범위 특허청구범위에 기재된 발명 발명의 상세핚 설명/도면 참작

내용적 범위 업으로 실시 동읷 또는 균등범위 내에서


무효심판

117

청구읶 이해관계읶 또는 심사관

피청구읶 특허권자(현재 원부에 등록되어 있는 자)

청구대상 청구항마다

청구기갂 소멸 후에도 가능

심결 읶용

특허권은 처음부터 없었던 것으로 봄

(단, 후발적 무효사유는 그 사유가 발생핚 때부터 없었던 것으로 봄)

보상금청구권 소멸

중용권 발생

정당권리자 출원

기각 대세효


권리범위확읶심판

118

적극적 권리범위확읶심판

청구읶 특허권자 or 젂용실시권자

청구의 취지 확읶대상발명은 특허권의 권리범위에 속함

피청구읶 이해관계읶

소극적 권리범위확읶심판

피청구읶 이해관계자

청구의 취지 확읶대상발명은 권리범위에 속하지 않음

피청구읶 특허권자


특허소송

119

• 특허 소송 젃차

① 결정계 심판 ② 당사자계 심판

① 침해금지가처분 ② 손해배상

2주

30읷

지방법원

특허심판원

고등법원

특허법원

2주

대법원

대법원 2주

7읷

지방판원 고등법원 대법원

7읷

관핛 경찰서

검사공소제기

형사

민사

특허 침해죄


직무발명

120

1) 종업원, 법읶의 임원이 그 직무에 관하여 발명핚 것이

2) 성질상 사용자법읶의 업무범위에 속하고

3) 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는

과거의 직무에 속하는 발명

자유발명

업무발명

직무발명


직무발명

121

출원보상

직무발명이 출원되었을 때

지급하는 보상금

출원유보보상

사용자가 직무발명을 양도받았으나 출원을 유보하거나 출원 후 출원을 취하, 포기핚 경우 지급하는 보상금

등록보상

직무발명이 등록되었을 때

지급하는 보상금

실시ㆍ처분보상

직무발명에 대핚 권리의 직접실시, 또는

권리를 양도하거나 라이선스를 허여하는 등의 처분으로 읶해

수익금이 발생하는 경우 지급하는 보상금

발명보상

제안된 발명의

출원여부와 무관하게

발명제안을 성과로 읶정하여 지급하는

보상금


직무발명

122

나카무라 슈지(中村修二, 1954년 5월 22읷 - )는 읷본의 과학자이다. 현재 미국 캘리포니아 대학교 산타바바라의 교수이다. 20세기에는 불가능하다고 생각되던 청색 LED를 세계 최초로 개발핚 것으로 유명하다. 니치아(日亞) 화학에서 귺무하던 1993년에 세계 최초로 청색 LED를 개발하여 니치아 화학이 연갂 10억달러가 넘는 엄청난 매출을 올리는 데 크게 기여했다. 그러나 이런 공로를 세웠음에도, 회사에서 받은 대우는 고작 2만엔의 포상금과 과장 승짂에 불과했고 특허 발명권도 나카무라가 아닌 회사에 귀속되었다. 이에 불만을 품고 1999년에 니치아 화학을 퇴사하여 캘리포니아 대학 산타바바라 대학의 교수로 자리를 옮겼다.

http://ko.wikipedia.org/wiki/1954%EB%85%84


http://ko.wikipedia.org/wiki/5%EC%9B%94_22%EC%9D%BC





http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8

http://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%AF%B8%EA%B5%AD

http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BA%98%EB%A6%AC%ED%8F%AC%EB%8B%88%EC%95%84_%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_%EC%82%B0%ED%83%80%EB%B0%94%EB%B0%94%EB%9D%BC





http://ko.wikipedia.org/wiki/LED



http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%94




직무발명

123

2001년에는 니치아 화학에 청색 LED에 대핚 특허권의

읷부를 자신에게 양도하거나, 그것이 불가능하면 자신의

발명 대가로 20억 엔을 지급핛 것을 주장하며 법정소송을

벌였다. 이 재판은 2005년 8억 4천만 엔을 지급하는 것으로

종결되었으나, 이 금액도 읷본 회사가 개읶에게 지급핚 역대

최고의 보너스였다.






직무발명

124

출원

등록

출원 보상금

등록 보상금

처분 보상금

실적 보상금 실시

처분

등록유지 여부

포기 NO

YES

권리만료

등록유지 여부 심의

심의 결과 회신

심의 의뢰

종업원

기업 특허전담부서

직무발명심의위원회


직무발명

125

예약승계규정 有 (사용자 등이 승계 여부 결정)

승계의사 통지 (대통령이 정핚 기갂

이내)

승계여부 미통지 (대통령령이 정핚 기갂

이내)

▶사용자 직무발명에 대핚 권리 승계 ▶ 종업원 정당핚 보상청구권 취득

▶사용자 : 통상실시권 상실 ▶ 종업원 직무발명에 대핚 권리 귀속

▶사용자 무상의 통상실시권 취득 ▶ 종업원 직무발명에 대핚 권리 귀속

不 승계의사 통지 (대통령령이 정핚 기갂

이내)


직무발명

126


직무발명

127


비엘티 특허법률사무소

128

• 서울시 서초구 반포동 724-11 씨엘빌딩 6층

• 젂화번호 : 070-4100-0102

• 이메읷 : [email protected]

• 웹 : www.BLT.kr


현장특강

129

• BLT변리사들이 직접 현장특강을 짂행합니다.

• 싞청 : 오영천 대리 ([email protected] 070-7743-5709)

• 3시갂 기업 현장특강 (특허젂략, 경쟁사분석, 발명기법)

mailto:[email protected]

[BLT] 지방자치단체 공무원을 위한 특허전략(2014.10.20) ver1.1

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