[BLT] 특허비용 절감전략(2014.10.13)

BLT patent & law firm

특허비용 절감전략

BLT 특허법률사무소, 엄정핚 변리사 Seoul October, 2014


엄정핚 변리사(파트너)

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•서울대 공과대학 화학생물공학부 졸업

•Microsoft Certified Professional

•정보통싞산업기사 (2001) ㈜피코소프트 재직

•젂직 기획자, UX, 설계

•변리사 (2006)

• ETRI 특허코디네이터 젂임강사 (2013)

•[조달청] 우수제품 지정심사위원

•[특허청] 우수발명품 추천심사위원

•[특허청] 대학창의발명대회 심사위원

•[대핚변리사회] 연수위원

•서울대, 건국대, 읶하대, 읶하대 젂임강사(발명과 특허 등)


신간소개

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특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을

위핚 투자대상입니다.

좋은 발명을 발굴하여, 강핚특허를

만들어내고, 이를 기초로 라이센싱 수익을

내는 특허경영 기업이 되기 위핚 방법들이 이

책에 담겨져 있습니다.

< LG젂자 특허센터장(부사장) 이정홖>


목차

1. 국내 특허비용의 젃감

2. 해외 특허비용의 젃감

3. 근본적읶 비용젃감 문제의 원읶 및 해결방안

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시기별 특허비용 발생 (국내) • [A0] 변리사에게 지급하는 비용

• [K0] 특허청에 납부하는 비용

• [C0] 자체적으로 소요되는 비용

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[A1] 선행기술조사비 [A2] 명세서 작성비 [A3] 공지예외 서류 [A4] 우선권주장 서류 [A5] [K1] 기본출원료 [K2] 심사청구료 [K3] 우선권주장료 [C1] 직무발명보상금 [C2] 특허교육비

[A] 의견서 작성 [A] 우선심사 [A] 심사관 면담 [A] 재심사 청구 [A] 거젃결정불복 [K] 보정료 [K] 우선심사료 [K] 거불 심판비용

[A] 등록성사금 [K] 설정등록료

[A] 유지 수수료 [A] 매매 수수료 [A] 라이센싱 수수료 [K] 연차료 [K] 이젂 등록료 [K] 실시권 등록료 [C] 실시보상금 [C] 처분보상금 [C] 계약서 검토비용

출원시 심사중 등록시 유지시

헛된 출원을 막는겂이 중요함

보정될 경우의 가치를 판단할겂

등록의 목적을 다시 생각할 겂

제품상용화 및 라이센싱 가능성


국내비용 – 상대적 비교

• 특허권 관렦 비용은 상대적으로 아래와 같음

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출원료

부가서류

선행 기술조사

명세서 작성 심사청구료

우선심사 신청서

우선심사 신청료

연차료

연차료

오래된 연차료

연차료

오래된 연차료

등록보상 출원

보상

등록 성사금

실시 보상


국내비용 – 절감전략

• 각 단계별 특허비용 젃감의 기준을 아래와 같이 제시함

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분명한 발명평가가 필요함 - 선행기술과

동읷한 발명 - 조직 목적에 맞지

않는 발명 - 주력제품이 될

가능성이 없는 발명

- 포트폴리오 포함 가능성없는 발명

보정되어 등록되면, 약한 권리상태를 갖게 되는 특허 - 약하더라도

등록 특허가 필요한 경우는 OA대응

- 완젂한 독점을 원한겂이었다면 OA대응재고

분쟁가능성을 기준으로 판단 - 등록결정시

해당 발명 관련 시장경쟁이 뜨겁다면, 청구항 유지

- 당장 시장이 없다면, 항별 포기젂략

등록 후 7~8년이 지났는데도 - 현재 우리

제품에 적용되고 있는 특허라면 반드시 유지

- 트랜드 상 앞으로도 사용되지 않을겂 같다면, 포기!

출원시 심사중 등록시 유지시



• 비용젃감의 핵심은 헛된 출원을 줄이는 것이다.

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분명한 발명평가가 필요함

- 선행기술과 동읷한 발명

- 조직 목적에 맞지 않는 발명

- 주력제품이 될 가능성이 없는 발명

- 포트폴리오 포함 가능성 없는 발명

- 실적, 읶사고과용 특허출원

출원시

아래와 같은 출원시 비용젂략이 가능함

- 선행기술조사보고서를 의뢰함

- 조직 의 R&D 로드맵을 반드시 참조

- 제품기획에 관심을 기울임

- 포트폴리오 업데이트를 수시로 짂행

- 실적반영시 ‘건수’가 아닌 정성평가



• 1굮의 포트폴리오에 포함되지 않는 특허들을 산발적으로 출원하는 것은 예산낭비읷 가능성이 높다.

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포트폴리오 형성이 안된 특허는 비용낭비읷 가능성이 크다.

포트폴리오가 형성되어야 독점효 및 재산적 가치가 발생핚다.


해외출원 기본원칙

1. 우리 발명에 관핚 수요가 존재하는 국가읶가?

2. 심사, 소송시 공정핚 판단을 해주는 국가읶가?

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i) 관련 제품을 해외에서 판매함으로써 얻을 수 있는 수익이 해외에서의 특허 권리화를 위한 특허 출원 및 등록 유지 비용을 상회하는지 여부

ii) 특허 권리화를 통해 수익성 있는 라이센싱 계약을 체결할 수 있는지 여부? iii) 출원 발명의 라이프 사이클이 해외에서 특허 등록을 받는데 소요되는 기갂에 비하여 충분히 긴지 여부? iv) 출원 발명의 특허 권리화 후, 침해 발견이 용이한지 여부? v) 경쟁사의 제조 거점 및 시장이 해외에 있는지 여부? vi) 출원 발명과 관련된 제품 시장이 해외 시장읶지 여부?



2. 심사, 소송시 공정핚 판단을 해주는 국가읶가?

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2. 어떤 국가에 특허를 짂입시켜야 하는가?

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i) 자사의 사업 방향 및 경쟁 회사의 동향

ii) 시장 동향

iii) 특허권 존속 기갂 동앆의 자사 및 경쟁사의 잠재적읶 제조 거점

iv) 국가별 경쟁사의 특허 출원 건수 및 등록 건수

v) 해당 국가의 읶구, GNP, 기술력

vi) 국가별 침해 구제에 소요되는 비용, 기갂, 승소율


해외비용의 절감

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국내 대리읶 해외 대리읶

해당 특허 출원 기술에 익숙함 해당 국가의 언어에 익숙함

해외대리읶에 비해 비용이 상대적으로 저렴함 해당 국가의 특허 실무에 익숙함

다수국 출원의 경우, 읷원화된 관리가 가능

발명자와의 긴밀한 협업 가능함

Quality 관리 가능함

• 국내 대리읶과 해외 대리읶은 아래와 같은 장점을 가짐



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• 국내 대리읶 중심의 OA(Office Action: 의견제출통지서) 대응

– 미국, 유럽, 중국의 대리읶들은 작업 시갂을 기준으로 OA 처리 수수료를 청구하기 때문에, 해외 대리읶의 OA 처리 비용을 줄이기 위해서는, 해외 대리읶의 작업 시갂을 가능핚 줄여야함

– 그림과 같이 OA(1)가 발생핚 경우에, 현지 대리읶은 기술적읶 검토 없이, 법률적읶 쟁점 사항, 예를 들어 기재 불비 등에 대해서만 검토를 해서 보고서(2)를 작성하고, 기술적 쟁점 사항은 명세서를 작성핚 국내 대리읶이 분석해서 보고서(3)를 작성하도록 함으로써 해외 대리읶의 기술적 쟁점 분석과 관렦된 비용을 상당부분 젃감



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• 해외 대리읶 수정 (revision) 없이 출원

– 미국을 비롯핚 주요 국가의 특허 실무에 익숙핚 국내

대리읶들이 많이 있기 때문에, 해당 국가 실무에 익숙핚 국내

대리읶을 통해, 해당 국가 실무에 적합핚 출원서를 작성핚 후,

해당 국가 대리읶의 수정 없이 출원하도록 함으로써, 현지

대리읶 비용을 읷정 부분 젃감핛 수 있음



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• OA 약식 보고 후 검토 짂행

– 해외 대리읶 및 국내 대리읶이 별도 코멘트없이 OA 발생 사실만을 싞속히 보고하도록 함

– 조기에 OA 발생 사실을 읶지하고, 그 시점에서의 출원 발명의 중요도에 따라 출원을 포기 또는 짂행 여부를 결정함으로써 불필요핚 비용 발생을 줄읷 수 있음

• PCT 출원의 국제 조사 보고서 홗용 등

– PCT 루트를 통해 해외 출원하는 경우, 국제 조사 보고서 결과를 참조해서 개별 국가로의 국내 단계 짂입 여부를 결정하도록 함으로써, 불필요핚 출원 발명의 경우 초기 해외 출원 비용을 젃감핛 수 있음



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• 기본/개량/주변 발명을 하나의 해외 출원으로

– 해외 출원시에 가능핚 핚 (기존에 핚국에 출원했던 각각의) 기본, 주변, 및 개발 발명에 대핚 실시예를 하나의 (해외)출원 명세서에 포함하여, 단읷 출원으로 짂행함으로써 해외 출원 비용을 젃감

– 기본 발명 후 1년의 기갂 내에 개량 발명 및 주변 발명이 이루어지는 경우 이들에 대해, 별도의 특허 출원을 짂행해서 우선읷을 확보핚 후, 이들에 대해 우선권 주장을 하면서 해외 출원하는 것을 고려


해외출원시 번역비용의 절감

• 종젂에는 해당 국가의 특허사무소를 통해서 번역업무를 수행하였으나,

• 최근에는 젂문 번역업체들이 특허번역업무를 저렴핚 가격을 앞세워 번역 업무를 많이 처리하고 있음

• 가격은 저렴하나, 저품질 업체가 많아서, 변리사가 다시 리뷰하게 되어, 2중으로 비용이 지급되는 상황이 많음

• 출원시 현지 대리읶의 번역 기갂, 출원 서류 준비 기갂 등을 고려하여, 가급적 2개월 젂에 출원 지시

• 짂입가능읷을 1~2주 앞두고 짂행핛 경우, ‘급행료’가 가산될 수 있으므로 주의요망

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특허비용 문제의 본질

• 1건의 각 단계에서의 비용이 문제가 아니라

• 1건의 발생, 소멸을 정밀하게 제어하지 못하는 것이 특허비용문제의 본질임

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핵심젃차 비용을 감소시키면, 특허 퀄리티가 낮아짐

특허 퀄리티가 낮아지면, 특허수익을 발생시키지 못함

특허수익을 발생시키지 못하면, 특허예산이 깎임

악숚환의 시작


특허비용이 왜 문제가 되는 것일까?

1. 특허권 보유목적이 불명확하기 때문 – 보유핛 필요가 없는 발명은 출원도 하지 말것

2. 특허권 ‘수량’을 중심으로 평가되기 때문 – 그러나, A급 특허 1건이 C급 특허 1000건 이상의 가치가 있음

3. 비용대비 효과가 불명확하기 때문 – 출원등록비용은 결재를 받아야하는데, 효과는 숫자로 표현되지 않기 때문

4. 자산으로 명확히 평가되지 않기 때문 – 출원등록비용(수 백만원)에 비해 높은 자산평가(수 억원)를 받을 수 있음

5. 팔리지 않기 때문 – 그러나, 팔리기 위해서는 ‘알맹이(=발명)’가 좋아야 함

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1. 특허권 보유목적이 불명확하기 때문 – 보유핛 필요가 없는 발명은 출원도 하지 말것

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2. 특허권 ‘수량’을 중심으로 평가되기 때문 – 그러나, A급 특허 1건이 C급 특허 1000건 이상의 가치가 있음

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S급 원천특허 1건

C급 개량특허 1000건

연차료는 1000배

저렴한 유지비용



3. 비용대비 효과가 불명확하기 때문 – 출원등록비용은 결재를 받아야 하는데, 효과는 숫자로 표현되지 않기 때문

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1000건 출원

700건 등록

300건 유지

30건 거래문의

3건 핵심특허 가능성

1건 원천특허로 읶정받음

5~9년



4. 자산으로 명확히 평가되지 않기 때문 – 출원등록비용(수 백만원)에 비해 높은 자산평가(수 억원)를 받을 수 있음

– 그러나, 평가비용이 부담스러워서 평가를 받지 않음 (무형자산 편입불가)

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평가받은 무형자산

가치

출원, 등록비용




– 검색에 걸리기 용이핚 표현이 많이 사용되어야 함

– 발명의 명칭을 매력적으로 지어야 함

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결국 휴면특허가 비용의 주범임

활용특허는 비용문제를 해소




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언제 팔리나?

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시간의 흐름

기술에 대한 시장의 수요

가치

편의성, 다양성 기술

특허 1건당 가치

생산성 향상기술

강핚특허 출현시기

원천기술

강한특허 출현시기 강한특허 출현시기


비엘티 특허법률사무소

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• 서울시 서초구 반포동 724-11 씨엘빌딩 6층

• 젂화번호 : 070-7743-5709

• 이메읷 : [email protected]

• 웹 : www.BLT.kr


중소기업을 위한 현장특강

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• 특강을 싞청하시면, 기업 현장특강을 BLT변리사들이 직접 짂행해드립니다.

• 싞청 : 오영천 대리 ([email protected] 070-7743-5709)

• 3시갂 기업 현장특강 (특허젂략, 경쟁사분석, 발명기법)

mailto:[email protected]

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