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진공 이야기 Vacuum Magazine │2017 12 December34

*추장희 박사는 특허청 심사관으로서 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.

<저자 약력>

추장희 심사관은 1992년 연세대학교에서 물리학 박사학위를 받았으며, 1993년부터 한국표준과학연구원 Post-Doc, 1996년 한

국전력연구원 선임연구원을 거쳐 2003년부터 특허청 특허심사3국 디스플레이기기심사팀 심사관으로 재직 중이다. (jhchu@

korea.kr)

1. 관련 규정

특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사

람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를

받을 수 있는 권리를 가진다.

다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증

(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을

수 있는 권리를 공유한다.

특허법 제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ①

특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.

② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수

없다. ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각

공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을

양도할 수 있다.

특허법 제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특

허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계

는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수

있다.

② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를

특허법에서 정의하는 특허출원인에 대한 관련 규정(특허법 제33조, 37조, 38조, 44조)과 이에 대한 심사기준을 소개한다.

특허출원인추장희*

│지식재산 이야기│

(1) 발명자 또는 그 승계인이 특허받을 권리를 가지며, 공동으로 발명을 한 경우에는 특허받을 권리를 공유한다. 따라

서 공동 발명인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원을 하여야 한다.

(2) 발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작한 자를 의미한다. 공동발명자란 발명의 완성을 위하여 실질적

상호협력하는 관계가 있어야 하므로, 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 공동발명자가 될 수 있으

며, 단순한 보조자, 관리인, 자본주 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.

(3) 발명자도 아니고 특허받을 권리의 적법한 승계인이 아닌 자를 무권리자라고 한다.

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지식재산 이야기

승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같

은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협

의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를

받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리

를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여

같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허

출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에

게만 승계의 효력이 발생한다.

④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는

상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인

변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계

가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장

에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를

승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은

날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한

자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.

⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항

을 준용한다.

특허법 제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가

공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하

여야 한다.

2. 발명자

(1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에서부터 거

절결정의 확정 또는 특허권 설정등록 전까지 발명자가 가

지는 권리이다. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 함과

동시에 아무런 조치 없이 원시적으로 발명자에게 귀속된

다.[특법33(1)]

특허법 제33조제1항은 발명을 한 자 또는 승계인은 특허

를 받을 수 있다는 원칙을 규정하고 있으며, 제2항에서는

2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허 받을 수 있는

권리를 공유로 하도록 규정하고 있다.[특법33(2)]

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원하

거나 공동으로 발명한 자가 공동으로 출원을 하지 않은 경

우 거절이유 및 무효사유가 된다.[특법62, 133]

(2) 발명자란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 창작

한 자를 의미한다. 발명은 실행위로서 미성년자 등과 같이

행위능력이 없는 자도 발명자가 될 수 있으며, 법정대리인

을 통하여 절차를 밟기만 하면 특허를 받을 수 있다. 발명

자에 해당한다고 하기 위해서는 기술적 사상의 창작행위

에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.[2009다75178,

2011다67705]

① 발명자에 해당하는 경우의 예

(예1) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착

상을 새롭게 제시·부가·보완한 자

(예2) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자

(예3) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수

단과 방법을 제공한 자

(예4) 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게

한 자

② 발명자에 해당하지 않은 경우의 예

(예1) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만

을 제공한 자

(예2) 연구자를 일반적으로 관리하기만 한 자(예3) 연구

자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 자

(예4) 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·

위탁하기만 한 자

(3) 발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이

발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자 전

원에게 있다. 따라서 이 경우 그 중의 일부의 자만이 원하

여 특허를 받을 수는 없다.[특법44]

공동발명자가 되기 위해서는 발명이 완성되기까지의 과

정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상호 보

완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발

명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있

어야 한다.[99후468, 2009허6601]

(4) 출원인이 착오로 발명자 중 일부의 기재를 누락하

거나 잘못 적은 때에는 심사관이 특허여부를 결정하기 전

까지 필요에 따라 추가 또는 정정할 수 있다.[특칙28(1)]

심사관의 특허여부결정이 있은 후에는 발명자의 기재가

오기임이 명백한 경우 또는 출원과정을 통해 출원서에 적

은 바 있던 발명자를 누락했음이 명백한 경우 외에 새로이

발명자를 추가하는 등의 정정은 불가하다.

심사과정에서 발명자를 변경하는 보정서가 제출된 경

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진공 이야기 Vacuum Magazine │2017 12 December36

우 특별한 사정이 없는 한 착오로 인해 발명자의 누락이

나 오기재가 있었는지 여부만을 판단하면 충분하며 입증

서류를 따로 요구할 필요는 없다. 여기서 특별한 사정이

란 특허법 제29조제3항을 이유로 거절이유를 통지하였더

니 발명자의 변경을 통해 거절이유를 해소하려고 하는 등

착오가 아니라는 의심을 할 만한 합리적인 이유가 있는 경

우를 말한다.

(5) 출원서에 발명자로 기재된 자가 진정한 발명자가 아

니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 출원에 대하여 보

정을 요구할 수 있다. 진정한 발명자가 아니라는 합리적인

의심이 드는 경우로는 발명자가 자연인이 아닌 경우, 발명

을 하였을 것이라고 인정되지 않는 미성년자가 발명자로

기재되어 있는 경우 등이 있다.

3. 승계인

특허를 받을 수 있는 권리는 재산권이며 양도성이 있다.

이에 따라 특허법 제37조에서 특허를 받을 수 있는 권리를

이전할 수 있도록 규정하였다.[특법37(1)]

3.1 승계를 위한 절차

(1) 특허를 받을 수 있는 권리를 출원 전에 양도하는 경우

에는 특별한 절차를 필요로 하지 않으나, 특허출원 후

의 양도는 포괄승계를 제외하고는 출원인변경신고를

하여야 그 효력이 발생한다.[특법38(1), (4)]

한편, 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받

은 승계인이 제3자에게 대항하기 위해서는 출원을 하

여야 한다.

(2) 특허출원 후 양도받은 경우로서 출원인변경신고를 하

고자 하는 자는 특허법시행규칙 별지 제20호서식의

권리관계변경신고서에 출원인변경의 원인을 증명하는

서류, 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경

우에는 이를 받았음을 증명하는 서류 및 대리인에 의

하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서

류 각 1통을 첨부하여 그 출원의 설정등록 전까지 특허

청장에게 제출하여야 한다.[특칙26]

2이상의 특허출원에 대하여 출원인변경신고를 하고자

하는 경우에는 그 신고의 내용이 동일한 것을 전제로

하나의 신고서로 제출할 수 있다.

(3) 2인 이상이 공동으로 출원을 하거나 출원인변경신고를

하는 경우로서 출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하

여 지분을 정하고자 할 때 또는 민법제268조제1항 단

서의 규정에 의하여 5년 이내에 분할하지 않기로 한 계

약이 있는 때에는 그 출원서 또는 권리관계변경신고서

에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 제출하

면 된다.[특칙27]

(참고) 출원인의 지분을 변경하고자 하는 경우에도 특

허법시행규칙 별지 제20호서식의 권리관계변경신고

서에 지분변경원인을 증명하는 서류, 대리인에 의하여

절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각

1통을 첨부하여 특허청장에게 제출한다.

(4) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 사망하여 특허를 받을

수 있는 권리의 상속이 있는 경우에는 특허법 제20

조제1호에 따라서 절차는 중단되므로, 상속인은 ①피

상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적등본·

가족관계증명서), ②상속사실을 증명하는 서류(상속인

가족관계증명서 등) 등을 첨부하여 절차를 수계하여야

한다.[특법20, 21]

상속인이 2인 이상인 경우는 상속인 대표를 증명하는

서류(상속인 동의서 등)를 제출하여 절차를 수계할 수

있으며, 특허를 받을 수 있는 권리의 상속인 등은 민법

제5편의 상속에 관한 규정에 의한다.

(5) 특허를 받을 수 있는 권리를 유증에 의하여 승계한 경

우, ‘포괄적 유증’을 받은 자는 상속인과 마찬가지로

①피상속인의 사망확인 서류(사망진단서 또는 제적등

본·가족관계증명서), ②포괄적 유증사실을 증명하는

서류(유언서 등) 등을 첨부하여 절차를 수계할 수 있지

만, ‘특정유증’을 받은 자는 상속인에게 유증을 이행할

것을 청구하여 상속인으로부터 특허를 받을 권리를 양

도받아야 한다.[민법1078, 187]

(참고) 유증은 유언자가 유언에 의하여 자기의 재산을

자기가 죽은 후에 무상으로 주겠다는 것을 내용으로

하는 단독행위로서, 유언에 사용된 문언 및 제반사정

을 종합적으로 고려하여 탐구된 유언자의 의사에 따라

서 포괄적 유증과 특정유증으로 구별한다.

포괄적 유증을 받은 자는 민법 제1078조에 의하여 상속

인과 동일한 권리의무가 있으므로 민법 제187조에 의

하여 법률상 당연히 유증받은 권리를 취득하지만, 특

정유증을 받은 자는 유증의무자에게 유증을 이행할 것

을 청구할 수 있는 채권만을 취득할 뿐이다.

(6) 특허를 받을 수 있는 권리는 합유(合有)에 준하는 성질

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지식재산 이야기

도 가지고 있어 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경

우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하

면 그 지분을 양도할 수 없다.[특법37(3), 97다41298]

(참고) 공유란 재산권을 분할하여 갖는 것을 말한다. 일

반적으로 공유의 재산권은 지분의 비율에 따라 사용하

고 수익하며 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 지분을

처분할 수 있다. 그러나 이와 비교되는 것으로 합유는

수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태로서 합유자

가 자기의 지분을 다른 합유자의 동의를 얻지 않고 타

인에게 양도 할 수 없다. 즉 공유는 편의적으로 일시의

공동소유의 형식을 취하는데 비하여 합유는 공동의 목

적을 위하여 개인적인 입장을 구속한다는 점에서 차이

가 있다.[민법262, 271]

3.2 특수한 승계의 취급

(1) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는

권리에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때

에는 실제 승계의 선후를 가리지 아니하고 특허법 제

36조제1항에 따라 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수

있다.[특법36(1)]

(2) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는

권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때

에는 출원한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의

승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.[특법38(2), (7),

특법36(6)]

이 경우, 심사관은 특허법 제38조제7항에서 준용하는

같은 법 제36조제6항에 따라 특허청장 명의로 기간을

정하여 출원인들에게 협의결과를 신고할 것을 요구한

다. 협의요구에도 불구하고 협의가 성립하지 아니한

경우 그 승계는 효력이 발생하지 않으므로 모든 출원

은 무권리자에 의한 출원으로 보고 특허법 제33조 위

반으로 거절이유를 통지하고 거절결정한다.

협의결과신고는 경합자 전원이 기명날인한 특허법시

행규칙 별지 제20호서식의 권리관계변경신고서에 협

의사실을 증명하는 서류, 대리인에 의하여 절차를 밟

는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨부

하여 특허청장에게 제출하여야 하며 이때, 협의결과에

따라 일부 경합출원을 취하하는 등 필요한 조치를 취

하여야 한다.[특칙34]

(3) 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는

권리에 대하여 같은 날에 2이상의 출원인변경신고가

있는 때에는 신고한 자간의 협의에 의하여 정한 자 외

의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.[특법

38(6)]

이 경우, 심사관은 특허법 제38조제7항에서 준용하

는 같은 법 제36조제6항에 따라 특허청장 명의로 기

간을 정하여 신고자들에게 협의결과를 신고할 것을 요

구하고 그 기간 이내에 신고가 없는 때에는 협의는 성

립되지 아니한 것으로 본다. 협의가 성립되지 않은 경

우, 이를 이유로 거절이유를 통지하는 것이 아니라 출

원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다.

협의결과신고는 경합자 전원이 기명날인한 특허법시

행규칙 별지 제20호 서식의 권리관계변경신고서에 협

의사실을 증명하는 서류, 대리인에 의하여 절차를 밟

는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 각 1통을 첨

부하여 특허청장에게 제출하여야 하며 이때, 협의결과

에 따라 출원인변경신고의 취하등 필요한 조치를 취하

여야 한다.[특칙34]