TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 123-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 135 literal b), y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 556565-2013. Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. Marca denominativa: CÁMARA DE COMERCIO - LIMA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1083-2014/DSD-INDECOPI, de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que

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su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2014. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Consultante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes:

1. La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA es titular de la marca

denominativa CÁMARA DE COMERCIO - LIMA, registrada bajo el Certificado No. 50757 para amprar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y de trabajos de oficina”. Se otorgó mediante la resolución No. 8088-2008/OSD-INDECOPI de 13 de mayo de 2008.

2. El 26 de enero de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-CHILENA, de PERÚ, solicitó el registro de la marca denominativa CÁMARA PERUANO-CHILENA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de información comercial bilateral”.

3. El 27 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del

INDECOPI, mediante la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI, denegó el registro solicitado, señalando que se incurrió en el supuesto establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

4. El 26 de octubre de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-

CHILENA, de PERÚ, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

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5. El 27 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad

Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 3379-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI, y ordenando que se inicie de oficio la Acción de Nulidad de los registros de las siguientes marcas denominativas: a) CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (Certificado No. 50757), otorgada a favor de la Cámara de Comercio de Lima; y b) CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (Certificado No. 34792), otorgada a favor de la Cámara de Comercio Americana del Perú – American Chamber of Commerce of Peru.

6. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante providencia de 29 de noviembre de 2013, de conformidad con el anterior acto administrativo, dispuso iniciar de oficio el trámite de nulidad del registro de la marca denominativa CÁMARA DE COMERCIO - LIMA.

7. El 22 de agosto de 2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002573-2014/CSD-INDECOPI, ordenó suspender el trámite del Expediente No. 556565-2013, hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita pronunciamiento expreso sobre la solicitud de interpretación prejudicial efectuada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

8. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante oficio No. 1083-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos del escrito de la acción de nulidad.

El INDECOPI soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Manifiesta, que la palabra CÁMARA es compartida con distintos competidores en relación con el comercio de bienes y servicios.

10. Sostiene, que el signo registrado carece de distintividad de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

b. Argumentos de la contestación.

La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA contestó la Acción de Nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

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11. Indica, que el acto mediante el cual se inició la acción de nulidad no fue debidamente motivado. Por lo tanto, se violó el derecho de defensa y el principio al debido proceso.

12. Manifiesta, que el signo en cuestión goza de la suficiente distintividad. Se debe analizar en conjunto.

13. Señala, que el signo registrado ampara una diversidad de servicios incluidos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional, que van más allá del comercio entre países.

14. Agrega, que el uso que se ha dado del signo registrado en el mercado ha generado distintividad adquirida o secondary meaning. Dicho uso se presentó incluso antes de que el registro fuera otorgado, tal y como lo demuestran las pruebas adjuntadas. Dicha posición, ha sido reiterada por el INDECOPI en varios de sus pronunciamientos.

15. Arguye, que en la Clase 35 de la Clasificación Internacional existen varias marcas que utilizan la denominación CÁMARA dentro de su conformación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

16. La consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del artículo 1351 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“En efecto, el último párrafo del artículo 135 de la acotada norma supranacional dispone ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca que carecía de aptitud distintiva inicialmente, puede adquirir en virtud de dicho uso, un ‘significado secundario’ para el público consumidor; es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene dicho signo, habiendo adquirido la capacidad de indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata, en relación con otros productos o servicios de la misma categoría. Ahora bien, la acción de nulidad señalada al inicio se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO – LIMA, (…). En ese sentido, la emplazada en el referido procedimiento de nulidad ha señalado que la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por un uso constante en el mercado.

1 “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si

quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

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En el presente caso, conforme lo expuesto por la emplazada (…), puede advertirse que el argumento referido a la aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (distintividad adquirida) no está expresamente previsto para el procedimiento de nulidad de registro de marca a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486. Bajo este contexto, es que solicitamos (…) se sirva interpretar la disposición normativa, (…) a efectos de determinar si el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida que la normativa no hace una mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

17. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las

siguientes normas: artículos 134 literal a)2, 135 literal b)3 y 1724 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

(…)”. 3 Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…)”. 4 Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.

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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

18. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. B. La acción de nulidad de oficio en el marco de la Decisión 486.

Presupuestos básicos para la realización del debido proceso y el derecho de defensa.

C. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La falta de distintividad como como causal de nulidad absoluta.

D. Palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas.

E. La distintividad adquirida o sobrevenida en el marco de la Decisión 486.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA FINALIDAD Y EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA.

19. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121-IP-2014, de 20 de noviembre de 2014: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

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Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de

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Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la

aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.”

B. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE OFICIO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. PRESUPUESTOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DEFENSA.

20. La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA sostuvo que el acto mediante el cual se inició la acción de nulidad no fue debidamente motivado. Por lo tanto, se violó el derecho defensa y el debido proceso.

21. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto, primero estableciendo un marco general de la figura de la acción de nulidad y, posteriormente, aclarando ciertos aspectos del debido proceso en las acciones de nulidad de oficio. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010:

“El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro5:

5 El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del

proceso 10-IP-2009.

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Artículo 102

de la Decisión 313

Artículo 113 de la Decisión 344

Inciso primero y segundo del

artículo 172 de la Decisión 486

Clases de nulidad

Hace referencia a una sola clase de nulidad

Hace referencia a una sola clase de nulidad

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

La parte interesada. De oficio por la Autoridad Nacional.

La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción.

No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala una causal general : “si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”.

La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo6, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en

6 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de

representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

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solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

22. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

23. Lo expuesto quiere decir que en los procesos iniciados de oficio se

deben respetar las formas propias y jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por su puesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

C. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA.

24. El INDECOPI concedió el registro como marca del signo denominativo CÁMARA DE COMERCIO - LIMA. En el caso bajo estudio se pretende, de oficio, declarar su nulidad por falta de distintividad. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro, haciendo énfasis en la falta de distintividad como causal de nulidad absoluta.

25. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial

de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

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“Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

− Diferencia los productos o servicios que se ofertan. − Es indicadora de la procedencia empresarial. − Indica la calidad del producto o servicio que identifica. − Concentra el goodwill del titular de la marca. − Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta

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Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).7

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de

7 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales

emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

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los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”

26. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha

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solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009).

27. La Consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a

registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS.

28. El INDECOPI argumentó que la palabra CÁMARA es compartida con distintos competidores en relación con el comercio de bienes y servicios. En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común y genéricas en la conformación de los signos.

29. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de

abril de 2013, expedida en el proceso 129-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como

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expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas8. (…) El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una

8 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

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posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

30. La corte consultante debe determinar si las palabras CÁMARA DE

COMERCIO son de uso común o genéricas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue servicios: “publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y; de trabajos de oficina”, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el análisis de registrabilidad estableciendo si los demás elementos generan distintividad en el conjunto de la marca.

E. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

31. La Cámara de Comercio de Lima sostuvo que el signo registrado ha generado distintividad adquirida o secondary meaning en el mercado. El INDECOPI plantea la siguiente cuestión:

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“(…)

Bajo este contexto, es que solicitamos (…) se sirva interpretar la disposición normativa, (…) a efectos de determinar si el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida que la normativa no hace una mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

32. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado por el

Tribunal en la Interpretación de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de agosto de 2007:

“En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 en el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”. La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: 1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad

adquirida. Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la “distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial9 y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo

9 Sobre el tema el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente:

“Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.”

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ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial. En consecuencia, se evita que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la operatividad de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas. En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471).” (Proceso 92-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

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2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida. La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo.

3. De la prueba del uso constante, real y efectivo en el mercado. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 10010, en la Decisión 313 en el artículo 9911, en la Decisión 344 en el artículo 11012 y en la Decisión 486 en el artículo 16613.

10 Decisión 311, artículo 100.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 11 Decisión 313, Artículo 99.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

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El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios comercializados, los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado:

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 12 Decisión 344, artículo 110.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. 13 Decisión 486, artículo 166.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

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“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996), (lo subrayado es nuestro). En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina” de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Juez deberá determinar si se trata de servicios de consumo masivo o especializados y analizar las pruebas en consecuencia.

c. En el supuesto que el Juez considere que se trata de servicios de

naturaleza masiva se ha de considerar el elemento temporal del uso constante en el mercado, a lo que este Tribunal en el Proceso 105-IP-2014, ha expresado: “Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y continuamente reiterado con firmeza y perseverancia. Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que

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en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos”.

4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no

distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 14 Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca en el mercado, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial”.

33. De conformidad con todo lo expresado, el Tribunal absolverá el

cuestionamiento de la Consultante. Si la distintividad adquirida puede darse después del registro, también puede ser un argumento a esgrimirse ante una acción de nulidad. Si bien el último párrafo del artículo 135 se refiere al momento de solicitar el registro, la interpretación plasmada líneas arriba permite claramente que la

14 A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber:

(…) “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas. Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).

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distintividad pueda ser adquirida y alegada después del registro, lo que precisamente puede ser usado como defensa ante una acción que persiga la nulidad del mismo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En principio, la interpretación prejudicial emitida por este

Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes

normas del ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos

sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO: Se podrá realizar una nueva consulta especificando

claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO: En los procesos iniciados de oficio se deben respetar las

formas propias y jurídicamente definidas, el derecho de defensa y contradicción y, por su puesto, cumpliendo los mecanismos de imparcialidad para tomar la decisión. En este sentido, es vital que la entidad establezca instancias que guarden autonomía decisoria.

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CUARTO: Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.

QUINTO: La Consultante debe determinar si las palabras CÁMARA DE COMERCIO son de uso común o genéricas en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el análisis de registrabilidad estableciendo si los demás elementos generan distintividad en el conjunto de la marca.

SEXTO: Una de las características esenciales para que opere la figura

estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado.

SÉPTIMO: Si la distintividad adquirida puede darse después del registro, también puede ser un argumento a esgrimirse ante una acción de nulidad. Si bien el último párrafo del artículo 135 se refiere al momento de solicitar el registro, la interpretación plasmada líneas arriba permite claramente que la distintividad pueda ser adquirida y alegada después del registro, lo que precisamente puede ser usado como defensa ante una acción que persiga la nulidad del mismo.

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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir la resolución administrativa en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 123-IP-2014