글로벌 특허전쟁의 현황 시사점 -...

글로벌 특허전쟁의 현황 및 시사점

2012-12-10 변리사 정우성

제1부 글로벌 특허전쟁의 현황

왜 하필 지금 특허전쟁이?

시장 안정기에는 심하게 싸우지 않습니다

• 특허의 위험이 분산되어 있음

• 특허협약(크로스 라이선스)의 효력도 분산

– LG전자-오스람 화해

– 퀄컴과 삼성전자의 크로스 라이선스

후발주자가 시장을 주도하는 상황 선두기업이 곤두박질을 하는 상황

2007년 아이폰의 공습

구글이 세상을 점령하다

2008년 글로벌 경제위기

제조사들은 선택을 강요받았습니다

삼성전자의 선택

특허전쟁?

Global Patent War!

2009년 노키아가 애플을 상대로 전격적으로 특허소송 개시

글로벌 특허전쟁의 서막

노키아는 MS에 구원을 요청 2011

구글은 모토로라를 인수합니다 2011

Apple Acquires 1,024 Patents from

Rockstar Bidco

Nokia sues Blackberry-maker RIM

패자들의 전쟁?

Ericsson starts new patent war on Samsung

스웨덴기업 에릭슨은 3만건의 특허 포트폴리오, FRAND 이슈

특허전쟁

Relax Ourselves

애플이 개전하고 삼성전자가 확전하다

구글동맹과 애플과의 싸움

2010-04 2010-10 2011-04

모바일 산업에서의 특허권자 분포

David & Goliath

특허는 언어에 묶여있습니다

Change Legal Issue!

애플이 소송을 주도하게 된 까닭

Patent Exhaustion Doctrine

특허소진론: 특허는 시장에서 정당하게 소진된다

Buying Components

상당수의 특허기술은 부품과 소재에 구현된다

Standard Essential Patents

1. 감추지 말 것 2. FRAND 라이선스 의무 3. 각 나라의 판결

Samsung gets antitrust investigation

쓸모 없는 특허들

우리나라 재판(2011가합39552)

특허 번호 발명 명칭 또는 기술 내용 미국소송에서 침해주장여부

900 특허 무선 자원의 효율적 사용 기술 O

144 특허 상향 링크 서비스를 지원하는 시스템 파워설정방법 O

975 특허 코드분할다중 접속 (CDMA) 관련 기술 X

234 특허 정보비트를 그룹별로 구분하여 저장 위치 변경 기술 X

973 특허 무선단말기 데이터 서비스 제공방법 X

※ 973 특허만 비표준특허, 나머지 4건 3GPP통신 표준특허임

삼성전자의 공격


재판결과

특허 번호 발명 명칭 또는 기술 내용 법원 판단 비고

900 특허 무선 자원의 효율적 사용 기술 침해 -

144 특허 상향 링크 서비스를 지원하는 시스템 파워설정방법

비침해 전부 무효

975 특허 코드분할다중 접속 (CDMA) 관련 기술 침해 일부 무효

234 특허 정보비트를 그룹별로 구분하여 저장 위치 변경 기술

비침해 전부 무효

973 특허 무선단말기 데이터 서비스 제공방법 비침해 권리범위에 속하지 않음

• 특허권 소진 불인정

• FRAND 불인정

• 권리남용 불인정, 경쟁법위반 아니다


Apple의 공격

특허 번호 기술 요지 미국소송에서는

120 특허 바운스 백 (bounce back) – O

459 특허 밀어서 잠금해제 X

123 특허 아이콘 재구성 X

831 특허 휴리스틱스(Hewristics) X

디자인 번호 디자인 요지 미국소송에서 주장여부

’568D 아이폰 정면 / 배면 디자인 O

’’156D 아이콘 배열 O

’164D 메모 아이콘 X

’166D 전화 아이콘 X

M10D 양쪽 책넘김 X

M12D 한쪽 책넘김 X

미국에서의 재판

Apple의 공격

Utility 기술 요지 한국소송에서는

‘381 특허 바운스백 (bounce back) O

‘915 특허 멀티터치 확대 (pinch to zoom) X

‘163 특허 두드려 확대 (tap to zoom) X

Design 디자인 요지 한국소송에서는

D’677 아이폰 디자인 O

D’087 아이폰 디자인 O

D’305 아이폰 홈스크린 디자인 - 아이콘 배열 (iPhone home screen)

O

D’889 아이패드 형태 X


삼성전자의 공격

특허번호 기술 요지 한국소송에서는

‘516 상향 링크 서비스를 지원하는 시스템 파워 설정방법

O

‘941 무선자원의 효율적 사용 기술 O

‘711 모바일 기기에서 MP3 음악 재생 X

’893 갤러리에서 사용자 위치 기억 X

‘460 이미지를 전송하면서 표시 X


재판결과: 애플의 승리

Utility 기술 요지 배심원 평결 비고

‘381 특허 바운스백 (bounce back) 침해 한국: 침해

‘915 특허 멀티터치 확대 (pinch to zoom) 침해 -

‘163 특허 두드려 확대 (tap to zoom) 침해 -

Design 디자인 요지 배심원 평결 비고

D’677 아이폰 정면 디자인 침해 한국: 비침해

D’087 아이폰 배면 디자인 침해 한국: 비침해

D’305 아이폰 홈스크린 디자인 - 아이콘 배열 침해 한국: 비침해

D’889 아이패드 디자인 비침해 한국: 비침해


재판결과: 삼성전자의 패배

Patent No.

기술 요지 배심원 평결 비고

‘516 상향 링크 서비스를 지원하는 시스템 파워 설정방법

비침해(소진) 한국: 침해

‘941 무선자원의 효율적 사용 기술 비침해(소진) 한국: 비침해

‘711 모바일 기기에서 MP3 음악 재생 비침해 -

’893 갤러리에서 사용자 위치 기억 비침해 -

‘460 이미지를 전송하면서 표시 비침해 -

• 516, 941 표준특허에 대해 소진론으로 판단

• FRAND 위반 하지 않았다

War Makes It Better

이것은 재판입니다 소비자는 안전합니다 제조사도 잘 팝니다 No Problem!

신보호무역주의?

애국심?

윈도우는 거대한 출구

Boundary Lines

어떻게 영향을 최소화하고 비즈니스를 옹호할 것인가?

제2부 글로벌 특허전쟁의 시사점

원천특허? 핵심특허?

기술경쟁력?

기술 너머의 기술

OS는 국적이 없습니다

하드웨어가 권좌에서 물러나고 있습니다

원천 특허가 제일 중요해?

노키아가 심비안을 버린 이유

삼성전자 “바다”가 폐기될 수밖에 없는 이유

Ecosystem (생태계)

소프트웨어는 OS만 있는 게 아니에요

Contents는 매우 중요한 자원입니다

제조사에서 사용자로 권력이 이동합니다

UI, UX는 기술이 아니다?

디자인 이노베이션 디자인과 기술의 융합

그까짓 디자인?

특허의 3요소

Technology Law

Business

비즈니스 관점을 지키는 전략 산업발전을 이바지하는 전략

LIM & JEONG

2

Issue #: [Date] Dolor Sit Amet

세상이 바뀌고 있습니다

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임승섭 변리사 ([email protected], 010 3784 1978/ 02 585 4675)

1991년 양정고 졸업/ 한양대학교 자원공학과 졸업

2002년부터 변리사. 새로움을 잃어버리는 순간 우리는 권태에

빠집니다. 진정한 전문가는 귀를 기울이는 사람입니다.

경청하면 모든 것이 새로워집니다.

특허사무소 임앤정 서울시 종로구 수송동 85번지 서머셋팰리스 303호

정우성 변리사 ([email protected], 010 7700 9127)

1990년 낙생고 졸업/ 고려대학교 전기공학과 졸업

2002년부터 변리사. 인재는 많으나 장인이 드물며, 머리는

명석하나 멀리 보지 못합니다. 우리는 장인입니다. 고객을 위해

먼 곳까지 바라봅니다

사무소를 광화문으로 옮기고, “특허사무소 임앤정”으로 이름을 바꿨어요.

감사합니다

[email protected]

Ⅰ

목 차

II

Ⅲ

우리기업의 국제특허분쟁 현황

Ⅰ 국제 지재권 분쟁 현황 및 전망

우리기업의 국제 지재권 분쟁 증가

우리기업의 국제 지재권 분쟁 증가

- (’09)154건 → (’11)278건으로 증가(80.5%)

1. 분쟁 현황

2


국제 지재권 분쟁에 따른 피해 심각

막대한 소송비용, 기업이미지 하락 → 매출하락, 공장폐쇄 → 일자리 감소, 지역경제 침체 등 악순환

분쟁기업 대상권리 소송결과 경제적 영향

삼성 vs 애플(’12) 특허, 디자인,

트레이드 드레스

10.5억달러 배상 및

판매금지 심의중

판매금지 확정시

미국시장 진입불가

코오롱 vs 듀폰(’12) 영업비밀 1조원 배상 및 20년

생산․판매금지

판결집행시 1조 8000억원 피해

및 100여개 일자리 위협

엠피맨닷컴 vs

MP3 기업군(’04) 특허 무효심판 승소 분쟁 자금난으로 매각

코닥 vs

폴라로이드(’90) 특허 8억 7300만달러 배상

총손실 30억달러

근로자 700여명 해고

< 주요 지재권 분쟁 사례와 경제적 영향 >

1. 분쟁 현황

3


2. 분쟁 현황 분석

기업 형태별: 대기업 > 중소기업

기업 형태별 국제특허분쟁 현황

4



기업 국적별: 미국 〉일본 〉독일 順

기업 국적별 국제특허분쟁 현황(‘07~’12.7.)

5



기술 분야별 (IT분야) : 전체분쟁의 약 66% 차지

기업 분야별 국제특허분쟁 현황(‘07~’12.7.)

권리 분야별

최근 디자인‧트레이드 드레스 등 복합분쟁 발생

ex) 삼성 · 애플 사건

6


3. 분쟁 증가 원인

우리기업의 시장진입 견제

- 삼성 vs. 애플 ≫ iOS vs 안드로이드 OS

NPEs 증가 : 새로운 수익창출 모델

* 최근 5년간 NPEs 특허소송 피소 10대 기업에 우리 기업 포함

무역 분쟁의 새로운 요인

NPEs 관련 특허소송 건수

* 출처 : 美 Patent Freedom LLC

7


4. 향후 전망

분쟁유형 현 재 미 래

기술분야 IT 분야 타 산업분야로 확대

기업형태 대기업 중소기업으로 확대

분쟁지역 미국, 일본 중국, 유럽 등으로 확산

권리분야 특허 신지식재산권으로 다양화

8

II 우리 기업의 분쟁 대응 여건

강한 지재권 보유 부족

우수특허, 디자인, 지재권 포트폴리오 구축 미비

우리기업의 해외 특허등록비율

- 우리나라 해외특허등록 규모(’05～’09) : 일본(세계1위)의 1/5.2, 독일(3위)의 1/1.9 (WIPO)

- 표준특허(’12.6) : 한국(365건 3.9% 6위), 미국(3,256건 35.2% 1위), 일본(1,754건 18.9% 2위)

9

II 우리 기업의 분쟁 대응 여건

전문 인력 및 지재권 관리 미흡

담당인력

- 중소기업의 지재권 전담인력 보유율 14.3%, 평균 0.4명('11, 한국지식재산연구원)

전문성

분쟁 대응 노력

지재권 보호 환경 미숙

CEO의 인식 부족

소리상표, 감성디자인 등 글로벌 트렌드 변화

- 지재권 보호를 위해 어떤 예방활동도 하지 않는 기업 37.9%, 해외 수출시 지재권 관련 조사 미실시 63.1% (’09 국내외 지식재산권 피침해‧침해실태조사, 특허청)

- 겸임인력의 업무배분비율 : 분쟁대응 1.3%, 출원‧등록지원 10.1%, 타업무 88.6%('11, 한국지식재산연구원)

10

Ⅲ 분쟁예방을 위한 지원사업

1. 국제분쟁 컨설팅 지원

한국지식재산보호협회의 국제분쟁 예방 컨설팅

대상 : 중소기업

- 컨설팅 수혜기업 : (’12) 113개사 → (’13) 175개사

- 분쟁 컨설팅의 경제적 효과(‘11) : 예산 대비 13배, 직접적 경제효과 391억원 (국제 지재권분쟁 컨설팅 성과분석 연구, ’11, (주)기술과 가치)

사업추진 체계도

11



13

국제 지재권 분쟁 컨설팅 프로세스

12



14

구분 컨설팅 유형 세부 내용

예방

컨설팅

수출 전 사전분석 경쟁기업과의 분쟁발생 위험성 사전분석 및 회피설계 제공

수출기업 특허보증 대응 분쟁위험성 분석, 회피설계, 특허보증조항 검토 제공

전시회 참가 전 침해여부 분석 지원 해외 전시회 참가시 분쟁예방을 위한 문제특허 분석

권리

행사

상표권 권리행사 지원 피침해여부 판단, 경고장 발송, 사용권 협상, 침해소송 제기

전략제공

특허권, 디자인권 권리행사 지원 경쟁기업의 피침해 여부 분석, 자사특허의 권리안정성 분석,

라이센스 협상

복수

기업

지원

기업협의체 지원 다수기업과 분쟁예상시 무효조사, 비침해자료, 라이센스

전략 제공

특허보증 컨설팅지원 분쟁위험성 분석, 회피설계, 특허보증조항 검토 제공

사업 내용

13



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분쟁 컨설팅 성공 사례

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2. 분쟁예방을 위한 정보 제공

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사용자지향 고품질 정보 확충

국제 지재권 분쟁정보

- (분쟁동향) 국제 지재권 분쟁정보를 산업·기술별로 분류하여 데일리 분쟁속보로 발송하고 심층이슈 분석보고서, 분기별·연차별 분쟁동향 연구보고서 제공

- (NPEs 동향) 신규 NPEs 업체, NPEs 소송 현황 및 통계 등을 수집하여 월간 뉴스레터로 발송하고 NPEs 활동현황을 조사·분석한 분기별·연차별 연구보고서 제공

지재권 판례정보

해외 지식재산권 보호 가이드북

- 21개국 지재권 법률제도, 분쟁대응 관련 정보를 가이드북으로 제공 → (‘12) 호주, 인도네시아, EU 발간 예정

- IP5 국가의 주요 지재권 판례 정보를 권리별, 법률쟁점별로 분류하여 한글 판례 요약문 및 원문 제공

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고품질정보 활용 촉진

국내·외 세미나

- 주요 FTA 이슈 및 우리기업의 현지 분쟁대응 실사례 중심으로 세미나 컨텐츠를 다양화하여 제공

국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI)

IP 피해 실태조사

- 주요 수출국가(중국)의 우리기업 지재권 피해규모·형태·대응방식·애로사항 등을 종합적으로 조사·분석하여, 관련 대책 마련을 위한 기초 정책 자료 제공

- 온·오프라인으로 산재된 지재권 분쟁정보 등을 통합하여 기업 상황에 맞는 맞춤형 정보 검색 서비스 제공

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LexisNexis 등과 제휴하여 주요국의 권리별 분쟁속보 제공

4,762 3,520 1,182 682 710 144

각국의 IP 법률제도, 분쟁대응방안, 현지 전문가 정보 등

업체현황, 특허이전현황, 분쟁/라이센스 동향

국제 IP분쟁동향 보고서, NPEs 활동현황 보고서 등

지재권보호 가이드북

주요 21개국

데일리 분쟁속보

1,804건

주요국 분쟁 판례

11,000건

테마별 심층 연구보고서

50권

32호

NPEs 뉴스레터

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해외 분쟁정보 수집 및 현지 지원

해외지식재산센터(IP-DESK) 주요 업무

- 지재권 전 분야 현지 상담‧설명회 개최 - 모조품 유통방지를 위한 현지 상표‧디자인 권리 확보, 침해조사 지원 - 현지 지재권 단속 정부 기관과 협력채널 구축

IP-DESK 설치 현황(총 8개소)

- 중국(북경, 상해, 광주, 청도, 심양), 태국(방콕), 베트남(호치민), 미국(LA)

해외지식재산센터(IP-DESK) 확대

- IP-DESK 거점을 지재권 분쟁 다발지역(일본·유럽)으로 확대 추진

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3. 기업의 영업비밀 보호역량 강화

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영업비밀의 보호 강화의 필요성

영업비밀 유출로 인한 기업의 피해 증대 및 국가 경쟁력 저해

- 기술유출 범죄 사건에 대한 검찰의 처리건수 : (’99)39건 → (’10)356건 - 최근 3년(’07-’09)간 산업기밀 유출로 인해 대기업 5,581억원, 중소․벤처기업 5조 755억원의 피해 추정(’10, 산업기술진흥협회)

기업 등이 시장에서 경쟁 우위 확보를 위해 개발한 것으로, 공지되지 않고 비밀로 관리하는 ‘기술정보(R&D 자료 등)’ 또는 ‘경영정보(원가정보 등)’

영업비밀이란?

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국내 기술을 해외로 불법 유출하려는 사건 증가

- 해외 불법유출 적발 사례 : (’04)26건 → (’10)41건 (’10, 산업기밀보호센터) - 영업비밀 유출로 최근 3년간 약 5.6조원의 기업 피해 추정

해외 기술불법유출 적발건수 기술유출 범죄 사건 처리건수



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20


중소기업의 영업비밀 보호 인식 및 영업비밀 관리 취약

- 기술유출 발생 원인의 48.3%는 임직원들의 보안의식 부족(중기청, ‘10.)기업 담당자의 58%가 영업비밀 보호 요건에 대해 무지(특허청, ’11.)



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- 중소기업의 보안역량 수준은 대기업의 60% 정도에 불과(’10, 중기청)

기업의 영업비밀 관리활동 지원을 위한 전문화된 조직의 형성

영업비밀보호센터 개소(2012. 6. 22)

⇒ 영업비밀 보호를 위한 지원사업 수행, 정책연구, 정보수집․제공 등을 통해 영업비밀 보호 생태계 조성의 추진동력으로 활용

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영업비밀보호센터 개소(2012. 6. 22)

운영 방향

22



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지원사업 내용

보호제도

개선

영업비밀 원본증명제도의 법적 근거 마련

영업비밀 침해에 대한 벌칙규정 개선

- 영업비밀 벌칙규정의 보유주체 확대* 및 법정형 체계 개선**

* ‘기업’→‘영업비밀 보유자’로 확대하여, 개인․공공연구기관의 영업비밀 보호 강화 ** 재산상 이득이 없는 영업비밀 침해죄에도 징역형과 벌금형의 선택적 규정

관리인식

제고

인식 제고를 위한 홍보 교육 상담 실시

- (홍보) 브로슈어(국문, 영문), 배너, 광고용․교육용 동영상 제작․배포

- (교육) 홈페이지를 통해 교육콘텐츠, 해외 제도, 가이드라인 등 제공, 지역설명회:국가산업단지(41개소)․지역지식재산센터(31개소) 등에서 실시

- (상담) 센터 전문인력의 유선․방문 상담 및 네이버 지식파트너 협력(’12.3.)

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지원사업 내용



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<유관기관과의 협력으로 사업 효과 제고>

유관기관 협력 방안

수사기관 - 신속한 초동 대응을 위한 상담과 경찰청 등의 수사 연계

- 경찰청과 함께 피해기업 간담회를 개최하여 애로사항․의견 수렴

정부기관 - 중기청과 협력하여 중소기업 기술 보호 사업의 공동 홍보 추진

*(예)중기청 기술자료 임치제도와 원본증명제도의 공동 홍보

산하기관 - 정부 IP-R&D 특허전략지원사업 담당자에게 교육 실시

- 지역지식재산센터와 지역의 영업비밀 보호 교육․상담 채널 구축

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지원사업 내용

관리체계

구축

표준관리시스템 개발․보급으로 기업의 관리체계 구축 지원

- 우수사례 발굴․전파로 시스템 확산 도모 및 민간 이양 추진

* 표준관리시스템 : 영업비밀 취급관리, 인적자원 관리, 데이터 로그 관리 등 중소기업의 여건에 표준화하여 영업비밀 유출을 차단하기 위한 관리시스템

* (’12) 개발․3개社 보급 → (’13~’14) 홍보․확산 → (’15) 시스템 민간 이양

원본증명제도 활성화를 통해 기업의 분쟁 대응능력 제고

* 실적(’12.6. 기준):총 6,850건 [(’10.11.~12.)233건 (’11)910건 (’12.1.~6.)5,707건]

- (필요성) 침해된 영업비밀의 보유사실을 입증하기 위해 영업비밀의 존재시점 및 원본 여부에 대한 공신력 있는 기관에서의 증명 필요

- (내용) 영업비밀 실체정보의 제출없이 전자지문을 기관에 등록하여 등록시점의 영업비밀 보유사실을 증명(‘10.11월 도입)

25



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지원사업 내용

제도 이용 절차

이용 실적 (‘10.11~’12.8) : 12,282건

- 요금:등록료 10,000원/건․년(건수에 따라 차등 할인), 유지료 3,000원/건․년 26

표준특허 창출 및 관리 전략 최민서 / ETRI 2012.12.10

Chapter 01 표준특허 창출

2

Copyright ⓒ 2010 ETRI All rights reserved.

표준특허 확보 현황

기술분야

표준화 단체

표준명칭/ 표준번호

(정식/임시)

표준화 진행 단계

표준완성 예상시기

참여기관 원내 참여자

특허확보 현황/계획

비고

멀티미디어

MPEG Spatial Audio Object Coding/ ISO/IEC23000-3

FDIS 2008년 Philips, Fraunhofer

홍길동 DP2007XXXX, DP2006YYYY,

….

……

……

Standardization Body (ISO, ITU, IEEE,…)

표준화맵, 표준특허맵, …

Research Dept. IPR Dept.

Standardization Control Dept.

기술분야

표준화 단체


(정식/임시)



참여기관 원내 참여자


비고

멀티미디어



홍길동 DP2007XXXX, DP2006YYYY,

….

……

……

기술분야

표준화 단체


(정식/임시)



참여기관 내부 참여자


비고

멀티미디어



홍길동 DP2007XXXX, DP2006YYYY, ….

……

……

4

표준특허 확보 체계

표준화 연계 표준특허 확보

표준화와 연계한 특허출원

주요 내용

– 표준 기고서 제출 前 특허출원 진행

• 국내 출원(심사청구:無) 또는 미국 가출원 (US provisional application)

– 표준내용 변경時 마다 추가 특허출원 진행

• 최초 출원일로부터 1년 경과 전까지 추가 가출원 진행

• 우선권주장마감일에 최종적인 국내우선권주장출원 및 해외출원 진행

5

6

표준화 연계 표준특허 확보

Standardization Process

– ISO: Preliminary Stage (optional) Proposal Stage Preparation Stage

Committee Stage Inquiry Stage Approval Stage Publication Stage

– ISO/IEC JTC1: Preliminary Stage (optional) Proposal Stage Preparatory

Stage Committee Stage Approval Stage Publication Stage

• MPEG: Call for Proposal Core Experiment Test Model Working

Draft (WD) Committee Draft (CD) Final Committee Draft (FCD)

Final Draft International Standard (FDIS) International Standard (IS)

– IEEE: Project Approval Development of Draft Standard Sponsor Ballot

Approval Publication

Proposal Approval Competition

개요

– 표준화 활동과 무관하게 특허 포트폴리오 분석 통해 표준특허 발굴

주요내용

– 관심 표준분야에 대응하는 기술분야의 특허보유 정도 예비조사

– 특허보유상황 및 분석대상표준의 특성 등에 따라 분석작업 수행 주체 결정 후 분석 추진

• 특허부서(or TFT) 자체 분석 또는 외부 전문가 활용

– 발굴된 표준특허에 대한 활용 추진

7

Selecting Standard & Technology field

Licensing Identifying Essential Patents

Analyzing Portfolio & Standard

특허포트폴리오 분석 통한 표준특허 발굴

Preparation Stage: 사전 지식 습득 – 준비1 단계: 특허풀의 표준범위 확인, 표준문서 입수

– 준비 2 단계: 특허풀에 제공 특허 리스트 및 필수성 분석 자료 등 확인

– 준비 3 단계: 표준문서 개략적 분석, 발굴 대상 특허 분야 선정

Portfolio Analysis Stage: 후보 특허 발굴 (포트폴리오 분석) – 기술분류, 요약, 청구범위 등 내용 검토 후 예비 분류

– 상세내용 검토 통한 후보 특허 발굴

Essentiality Confirming Stage: 표준 일치 여부 정밀 확인 – 표준문서 중 특허관련부분 상세 분석

– 클레임 차트 작성

Post-Discovery Stage: 라이센싱 (필요시 특허보완 선행) – 특허평가신청 통한 특허풀 가입/등재

– 분할/계속/Reissue 출원 진행 (청구범위 보완)

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특허포트폴리오 분석 통한 표준특허 발굴

Chapter 02 표준특허 관리

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표준특허 담당 인력 전문화

• 개요 • 특허사무소 담당인력의 전문화 통해 표준특허 품질 제고

• 주요 내용 • 표준분야별 담당 사무소 및 담당 인력 지정 및 관리

• 특허사무소 內 우수인력 우선 배정

• 주기적인 점검 통한 담당 사무소/인력 관리

• 표준특허 담당인력에 대한 표준화 관련 교육 실시

• 표준분야별 기술교육 실시

• 원내 표준화 담당자가 사무소 담당자 대상으로 실시

• 표준분야별 정기 교육 또는 사안별 발명자(표준화 담당자) 면담

• 표준화 절차 일반에 관한 교육 실시

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US Provisional Application

• 개요

– 마감일에 임박하여 영문으로 작성되는 표준기고서

– 기고서 제출 전 국문번역 거쳐 국내출원 진행 곤란

– 영문 기고서“그대로”미국 가출원 진행

• 주요 내용

– “기고 前 특허출원”원칙 및 미국 가출원 제도에 대한 원내 교육 강화

• 원내 표준화 담당자가 숙지해야 할 가장 중요한 원칙

• 기고서 작성이 지연되는 경우라도 “기고 前 특허출원”가능

– “표준화 담당자 – 특허부서 (국내 대리인) – 미국 대리인”간 Hot-Line 운영

• 언제든지 긴급 출원 가능

– Provisional Application 출원일로부터 1년 이내에 정규 출원으로 전환

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PCT 출원

• 개요 – 표준기고중인 기술은 일반적으로 표준채택 여부에 따라 그 가치의 변동

폭이 매우 큼 → 해외출원 진행여부에 대한 판단 유보 위해, 개별국 직접출원 보다 PCT출원 주로 이용

• 주요 내용 – “기고 前”산발적으로 진행된 특허출원을 통합하여 정규 출원 진행

• 우선권주장마감일 전까지는 표준 내용의 사소한 변경이 발생한 경우라도 추가 가출원 진행

• 우선권주장마감시에 그간의 기고내용을 총망라하여 정식 특허출원 진행 (PCT 출원 진행)

– 국내단계 진입시 표준반영 여부에 따른 결정

• 표준 채택건: US, EP, CN, JP 등 주요 국가에 대한 국내단계 진입

• 표준 미채택건: 진행 포기 또는 1개국 진입

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심사청구 지연

• 개요

출원과 동시에 심사청구를 하면 표준확정 전에 특허가 등록되어 특허가 표준을 커버하지 못하는 경우 발생 표준화 소요기간을 고려하여 심사청구 시기를 적절히 조절할 필요 있음

• 주요 내용

표준화와 연계하여 출원된 특허의 심사청구 시기

○ 표준확정 후 클레임 차트를 통해 해당 특허출원에 대한 필수성 확인이 완료된 이후 (필요한 경우, 심사청구와 동시에 클레임 보정)

일반 특허의 경우 (즉, 당초 표준화와 무관하게 출원되었으나, 추후 특허분석 등을 통해 표준특허로 인정될 가능성이 있는 특허)

○ 신속한 특허등록이 명백히 요구되는 사정이 없다면, 심사청구시기를 다소 늦추는 것이 바람직함

(타기관 사례) 심사청구 없이 自國에서만 진행중인 특허출원 1건을 발굴하여 다수의 분할출원을 진행하고, 특허등록 후 모두 특허풀에 등재함

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Divisional, Continuation, Reissue Application

• 개요

– (일반적인) 특허풀의 경우, 특허권자에게 분배되는 로열티 수입은 당해 특허권자가 보유하고 있는 필수특허의 수에 비례 → 비록 클레임이 실질적으로 유사하더라도 가능한 많은 수의 필수특허를 확보하는 것이 유리

– 공격적 라이센싱 위한 경우, 분할, CA, CIP, Reissue출원 등 통해 클레임 강화

• 주요 내용

– 특허풀內 지분확대 위한 경우

• 카테고리, 구성상의 특징 등에 기초하여 분할 출원 진행

– 특허결정을 통해 확보한 클레임의 필수성을 장담하기 어려운 경우

• 필수성을 인정받기 용이한 다른 형태의 클레임에 대해 계속출원 진행

• 이미 특허등록이 완료된 경우라면, Reissue출원 진행

– 특허풀 이외의 용도(예: 공격적 라이센싱)로 활용하고자 하는 경우

• 클레임 보완을 위해 분할, CA, CIP, Reissue출원 등 진행

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Claim Chart

• 개요

– 표준에 채택된 것으로 여겨지는 특허의 표준에 대한 필수성(essentiality)을 확인하기 위해 특허 클레임과 표준을 대비하여 분석한 차트 → 표준채택여부의 자체 확인 또는 특허풀 등에 가입하기 위해 작성

• 주요 용도

– 표준채택여부의 확인

• 표준에 채택된 기술에 관한 특허/특허출원의 필수성 확인 위해 작성

– OA 대응 및 특허 확보 전략의 기준

• OA 대응 時 부주의한 클레임 보정으로 인해 필수성이 상실되지 않도록 클레임 차트를 참조하여 대응

• 분할, 계속, Reissue출원 진행 時 클레임 설계 방향 제시

– 특허풀 가입 時 필요

• 특허풀 가입 위해서는 클레임 차트 포함한“필수성평가신청서”제출 필요

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• 작성법

– Claim vs. Standard

– “Element by Element” mapping

– “Step By Step”, “Word By Word” mapping

• 클레임 차트 작성을 통한 Feedback

– 청구항의 모든 구성요소는 표준문서에 기재된 내용과 대응되어야 함

• 이러한 기준을 충족하지 못하는 구성요소는 청구항에서 모두 제거

• 다만, 이러한 기준을 명시적으로 충족하지 못하더라도, 표준문서에 기재된 내용이 그러한 구성요소를 당연히 전제하고 있는 경우는 예외로 함.

• (적어도 일부의 실시예와 청구항에서는) 가급적 표준문서의 용어와 동일한 용어를 사용

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Claim Chart

•클레임 차트 작성예

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Claim Chart

•클레임 차트 작성예 (계속)

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Claim Chart

표준특허 명세서 작성시 유의사항

• 특정 표준을 목표로 청구항 작성

– 표준문서에 명시적으로 기재된 내용 이외의 단계/요소 가급적 제거

– 한정사항이더라도 표준에 명시적으로 기재되어 있으면 무방 (특허등록가능성↑)

– 가능하다면 표준과 동일한 용어 사용

– 특정 스텝을 반복하는 구성 기재 시 유의 (많은 경우 반복 행위는 선택적 사항)

• 특정 표준/실시예에 국한되지 않는 상위개념의 청구항도 포함

– 불필요한 구성요소나 단계를 모두 제거한 상위개념의 독립 청구항 작성 (특히, 종래기술과의 차별성이 뚜렷한 발명의 경우)

• 특정 표준에 한정적인 용어의 단독 사용 지양

– 특정 표준에서만 특별히 사용하는 용어 외에 일반적 용어도 명세서에 기재

• 불필요한 처리순서 한정 금지

– “제1단계, 제2단계, …”와 같이 처리 순서를 한정하는 기재 금지

– 특정 단계의 결과물을 지칭하여 처리하는 경우에도 그로 인한 처리순서의 한정이 반드시 필요한지 검토 필요

• 클레임 다양화

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• 복수 당사자 침해 문제 (Multiple Party Infringement Issue) 해소

– 문제점: 복수의 entity를 하나의 청구항에 기재하면 특허침해가 불가능하게 됨

• 인코딩 및 디코딩 동작을 일련의 프로세스로 하나의 청구항에 함께 기재

• 단말(entity 1)과 서버/기지국(entity 2)의 상호 동작을 일련의 프로세스 또는

하나의 시스템으로 기재

– 해결책

• 하나의 청구항에서는 하나의 entity만이 주체로 기재되도록 작성 (예컨대, 단말에 관한 청구항과 기지국에 관한 청구항은 독립적으로 작성)

• Tips: 하나의 entity의 “내부 동작” 및 “외부와의 인터페이싱 동작”만을 청구항에 기재

• Need to draft claim steps to cover steps performed by a single party, not

multiple parties (multiple parties may never infringe if no “mastermind” is

involved)

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• 복수 당사자 침해 문제 (Multiple Party Infringement Issue) 해소

– Bad Claims

– Good Claims

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ITU-T Rec. G.729.1

Claim 1 Comments

A method for searching a fixed

codebook in a speech encoder

based on a global pulse

replacement, comprising:

The ITU-T G.729.1 standard defines a method for searching a fixed codebook based on a global pulse replacement.

See ITU-T Rec. G.729.1 (05/2006)

표준특허 사례 (1)

Claim 1 Comments

initially determining a codebook

vector;

The ITU-T G.729.1 standard defines determining an initial codebook vector in the fast search procedure.

See ITU-T Rec. G.729.1 (05/2006)


Claim 1 Comments

computing decision values (Qk)

for each of a plurality of codebook

vectors which are respectively

obtained by replacing a pulse of

each track in the determined

codebook vector with a new pulse,

wherein the decision value (Qk) is

a value used for searching the

fixed codebook in an algebraic

code excited linear prediction

(ACELP) speech encoding

method;

The ITU-T G.729.1 standard defines computing a decision value (CK2/EK) for each codebook vector using pulse replacement where

the decision value is used for searching a fixed codebook in an ACELP speech encoder.

See ITU-T Rec. G.729.1 (05/2006)

(continued)


Claim 1 Comments

The ITU-T G.729 standard defines searching the fixed codebook of an ACELP speech encoder using the term CK2/EK.

See ITU-T Rec. G.729 (01/2007)


Claim 1 Comments

if a maximum value among the

computed decision value is

greater than the decision value of

the determined codebook vector,

determining the codebook vector

having the maximum value among

the plurality of codebook vectors

as a new codebook vector; and

The ITU-T G.729.1 standard defines that when CK2/EK is maximized at a codevector and greater than an initial codevector that the

codevector that maximized CK2/EK becomes the new codevector.

See ITU-T Rec. G.729.1 (05/2006)


Claim 1 Comments

computing decision values (Qk)

for each of a plurality codebook

vectors which are respectively

obtained by replacing a pulse of

each track in the new codebook

vector with a new pulse, wherein

the decision values (Qk) for the

track corresponding to the

previously replaced pulse in the

new codebook vector are not

computed to remove computation

redundancy, and repeating the

determining the codebook vector.

The ITU-T G.729.1 standard defines that the process is repeated for the codevectors except for the selected codevector from the

previous iteration.

See ITU-T Rec. G.729.1 (05/2006)


매칭 전 매칭 후

청구항 1항

음성 부호화기에서 전역 펄스 교체를 통한 고정 코드북 검색 방법에 있어서,

트랙별 각 펄스 위치에 대한 펄스 위치 가능성 추정 벡터내 인자의 절대값을 연산하여 획득하는 제 1 단계;

트랙별 상기 추정 벡터내 인자의 절대값이 큰 위치부터 펄스 위치를 선택하여 코드북 벡터를 잠정 결정하는 제 2 단계;

상기 잠정 결정된 코드북 벡터에 대하여 각 트랙별로 한 펄스씩 펄스를 교체하여 얻어진 코드북 벡터 각각에 대하여 에이켈프(ACELP) 음성 코딩 방식에서 고정코드북을 검색하기 위해 사용되는 판별값(Qk)을 구하는 제 3 단계; 모든 트랙에 대해 펄스 교체에 의해 얻어지는 상기 판별값 중 최대값을 구하는 제 4 단계;

상기 최대값과 펄스를 교체하기 전의 코드북 벡터에 의한 판별값을 비교하는 제 5 단계;

상기 최대값이 상기 펄스를 교체하기 전의 코드북 벡터에 의한 판별값 보다 큰 경우, 상기 최대값을 생성하는 펄스 위치로 펄스를 교체하여 새로운 코드북 벡터를 결정하는 제 6 단계;

및 상기 최대값이 상기 펄스를 교체하기 전의 코드북 벡터에 의한 판별값 보다 작은 경우, 펄스 교체 이전의 상기 코드북 벡터를 유지하는 제 7 단계

를 포함하는 전역 펄스 교체를 통한 고정 코드북 검색 방법.

청구항 8항 (신설)

음성 부호화기에서 전역 펄스 교체를 통한 고정 코드북 검색 방법에 있어서,

펄스 위치 추정을 통해 코드북 벡터를 획득하는 제 1 단계;

상기 획득된 코드북 벡터에 대하여 각 트랙별로 한 펄스씩 펄스를 교체하여 얻어진 복수의 코드북 벡터 각각에 대하여 에이켈프(ACELP) 음성 코딩 방식에서 고정코드북을 검색하기 위해 사용되는 판별값(Qk)을 구하는 제 2 단계;

상기 제 2단계에서 얻어진 복수의 판별값들의 최대값과 펄스를 교체하기 전의 코드북 벡터에 대한 판별값을 비교하는 제 3 단계; 및

상기 비교결과 상기 최대값이 상기 펄스를 교체하기 전의 코드북 벡터에 대한 판별값 보다 큰 경우 상기 최대값에 대응하는 코드북 벡터를 새로운 코드북 벡터로 결정하고, 그렇지 않은 경우에는 펄스 교체 이전의 상기 코드북 벡터를 유지하는 제 4 단계

를 포함하는 전역 펄스 교체를 통한 고정 코드북 검색 방법.



ISO/IEC 14496-10 (MPEG-4 AVC)

[청구항]

파문 스캔 장치에 있어서,

우선적으로 파문 스캔을 수행하여야 할 시각적으로 중요한 특정 영상 부분인 파문 발생 위치(파문(0))부터 파문 스캔을 시작하기 위한 파문 스캔 시작 수단;

상기 파문 발생 위치에 사각형 모양의 링을 둘러싸는 형태로 다음 파문 스캔 위치(파문(1))를 결정한 후에, 사각형 모양의 링을 그 전에 처리한 사각형 모양의 링에 둘러싸는 형태로 다음 파문 스캔 위치(파문(i))를 결정하기 위한 파문 스캔 위치 결정 수단; 및

상기 파문 스캔 위치 결정 수단에서 결정된 파문 스캔 위치에 따라 파문 스캔을 수행하기 위한 파문 스캔 수단

을 포함하는 파문 스캔 장치.


ISO/IEC 14496-10

Claim 1 Comments

A water ring scanning apparatus, comprising:


Claim 1 Comments

a water ring scan starting means for initiating a water ring scan procedure on at least one origin point of water rings(water ring (0)), in an image frame;


Claim 1 Comments

a water ring scan location determination means for determining a location of a water ring (water ring (1)) which is a rectangular-shaped water ring surrounding the origin point wherein a next water ring is determined as a location of a rectangular-shaped water ring (water ring (i)) surrounding the water ring which is previously processed; and

a water ring scanning means for scanning the image frame sequentially based on the water rings determined by the water ring scan location determination means.


ISO/IEC 14496-10 Claim 1 Comments

동영상 전송을 위한 동영상 부호화 방법에 있어서, 입력 영상의 화면 영역을 화면의 중요도에 따라 주화면 영역과 부화면 영역으로 임의적으로 구분하는 제 1 단계; 부호화 효율을 높이기 위하여, 상기 주화면 영역에 해당하는 입력 영상과 상기 부화면 영역에 해당하는 입력 영상을 서로 다른 영상 품질을 갖도록 부호화하는 제 2 단계;


Claim 1 Comments

상기 주화면 영역에 해당하는 입력 영상의 부호화 결과 데이터와, 상기 부화면 영역에 해당하는 입력 영상의 부호화 결과 데이터를 조합하는 제 3 단계; 및 입력 영상 시퀀스의 부호화가 완료될 때까지, 상기 제 2 및 제 3 단계를 1을 포함하는 임의의 프레임 단위로 반복 수행하는 제 4 단계 를 포함하는 분할 영역 기반 동영상 부호화 방법.


Chapter 03 표준화 기구 정책 준수

36

IPR Policy

• 개요

• 표준화에 참여하는 자는 자신이 보유하고 있거나 자신이 알고 있는 타인의 특허 또는 특허출원이 표준에 관련되는 경우 그 사실을 표준화 기구에 고지해야 하고 (인지통보의무), 해당 특허의 라이센싱에 관하여 선언서를 제출해야 함 (확약서 제출 의무)

• Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (1 March 2007)

• any party participating in the work … should, from the outset, draw the attention

… to any known patent or to any known pending patent application, either their

own or of other organizations, …

• the patent holder has to provide a written statement …, using the appropriate

"Patent Statement and Licensing Declaration" Form

• IPR 확약서 양식

• ITU-T/ITU-R/ISO/IEC: “Patent Statement and Licensing Declaration” 또는 “General Patent Statement and Licensing Declaration”

• IEEE: Letter of Assurance

• ETSI: IPR Information Statement and Licensing Declaration

• TTA: “표준관련 지적재산권 취급 확약서”

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• Declaration (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)

– Licensing Option (mandatory to declare)

• Option 1: Royalty Free w/ or w/o Reciprocity

• Option 2: RAND (Reasonable and Non-discriminatory ) Terms w/ or w/o

Reciprocity

• Option 3: Unwillingness to Grant License

If the option 3 is selected, the standard may be discarded.

(☞ cf. W3C의 경우, 표준화 참여 행위로 인해 Royalty Free 조건의 라이센스 의무 자동 발생)

– Patent List (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC의 경우)

• When the licensing option 1 or 2 is selected: not required

• When the option 3 is selected: required

• General Patent Statement and Licensing Declaration: not required

☞ ETSI, TTA 등은 Patent List도 반드시 제출되어야 함 (붙임 form 참조)

☞ IEEE는 특허를 특정하거나 포괄적(Blanket) 선언 중 택일 (붙임 form 참조)

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IPR Policy

• Affirmative Disclosure v. Negative Disclosure

– DVB: Negative Disclosure

☞ 즉, 명시적 통지 없으면, Fair, Reasonable and Non-discriminatory (FRAND) 라

이선스를 허락한 것으로 간주

– 다른 대부분의 표준화 기구/단체: Affirmative Disclosure

• 확약서 미제출의 효과 (Affirmative Disclosure의 경우)

– 특허권 행사 불가 위험

• (예) Qualcomm v. Broadcom 특허침해소송에서 미국법원(District Court 및

CAFC)은 IPR 통지의무 위반을 이유로 Qualcomm의 AVC 특허 2건이

“unenforceable”하다고 판단

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IPR Policy

• Fair, Reasonable and Non-discriminatory (FRAND)

• Reasonable and Non-discriminatory (RAND) ☞ Either RAND or FRAND, practically interchangeable, is used depending upon

Standard Setting Organizations (SSOs).

• “Fair”

• Pro-competitive Terms

• “Reasonable”

• Reasonable Royalty Rate (Cumulative Royalty Rate Concerned)

• “Non-discriminatory”

• No Discrimination on Licensees in a Similar Situation

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FRAND or RAND

Chapter 04 표준특허 활용·분쟁 사례

41

• CSIRO, Wi-Fi (IEEE 802.11 a/g/n)

– 1996, US Patent 5,487,069 Granted

– 2005, Complaint filed against 13

companies

– 2007, Permanent Injunction Granted

against Buffalo Technologies (JP)

– 2007~2009, $200 million Paid-up

from Settlement with 14 companies

including Dell, Intel, Microsoft, Asus,

Fujitsu, HP

– 2010, Complaint filed against Verizon,

AT&T, T-mobile, Lenovo, Sony and

Acer

– 2012, CISIRO won additional $220

million settlement

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표준특허 활용 사례

• Interdigital, 2G (GSM, GPRS, EDGE) / 3G (WCDMA, cdma2000)

– Collects royalties from about 50% of all 3G products worldwide

– Nokia paid $253million for perpetual license on 2G units (2006)

– LG paid $285million on 2G & 3G units for 5 yrs (2006)

– Apple paid $20million, subject to ongoing royalties of 40 cents per 3G unit (2007)

– RIM paid $?00million for 5 yrs (2007)

– Samsung paid $500million on 2G & 3G units for 5 yrs (2008)

• Interdigital in 2nd Round

– In October 2009, Interdigital became the top percentage loser on NASDAQ.

– On 16 October 2009, US ITC denied Interdigital’s claim that Nokia violates its

four 3G patents; the patents are valid and enforceable, but not infringed.

– On 30 November 2009, Interdigital filed an appeal with the US Court of Appeals

for the Federal Circuits (CAFC).

– Some people started to believe that Interdigital’s patents have been overestimated.

– In August 2012, however, the CAFC reversed the ruling by the ITC siding with

Nokia, finding the ITC erred in claim construction.

표준특허 활용 사례

43

• Qualcomm v. Broadcom

– US CAFC answered the following questions (December 1, 2008):

(1) Existence of Disclosure Duty: Did Qualcomm, as a participant in the JVT,

have a duty to disclose patents to the JVT prior to the release of the H.264

standard in May 2003? (Yes);

(2) Scope of Disclosure Duty: If so, what was the scope of its disclosure duty?

(“reasonably might be necessary”);

(3) Breach: Did Qualcomm breach its disclosure duty by failing to disclose the ′

104 and ′767 Patents? (Yes); and

(4) Remedy: If so, was it within the district court's equitable authority to enter an

unenforceability remedy based on the equitable defense of waiver in the

Standard Setting Organization context? (Yes)

표준특허 분쟁사례

44

• IPCom v. Nokia

– The UK high court denied the injunctive relief against Nokia based upon a FRAND

commitment, which had been made in 2009 by IPCom only to avoid a formal EU

antitrust investigation.

– In April 2012, The German’s Mannheim court barred Nokia from selling all 3G

phones in Germany. Subsequently, however, EPO invalidate IPCom’s patent that

was basis for German ruling.

• Samsung v. Apple

– More than 50 suits have been filed between Samsung and Apple in 10 countries:

US, Germany, UK, France, Netherlands, Spain, Korea, Japan, Australia.

– Regarding Samsung’s standard essential patents, it matters how the FRAND

licensing obligation is applied and how the patent exhaustion is construed in each

jurisdiction.


45

• Motorola v. Apple

– In July 2012, the Office of Unfair Import Investigations under ITC supported the

fact that owners of standard-essential patents commit to license them on FRAND

terms does not mean that they should not be able to obtain ITC exclusion orders.

– In August 2012, however, ITC found Apple not infringing Motorola’s patents by

partly reversing ALJ’s initial determination in April.

• Motorola v. Microsoft

– Motorola asked Microsoft for 2.25% royalty for the license of its standard essential

patents for various Microsoft products including the Xbox.

– As a counter-complaint, Microsoft asserted a breach of contract claim against

Motorola as a third party beneficiary of Motorola’s contractual commitment to IEEE

patent policy (i.e., RAND terms)


46

Q&A

47

감사합니다.

48

글로벌 특허전쟁의 현황 시사점 -...

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